Обзор новостей в сфере интеллектуальной собственности (Россия, СНГ) (сентябрь 2022 – февраль 2023)

Законы и законопроекты

Акты правительства и ведомственные акты

Споры о предоставлении и прекращении охраны

Споры о нарушении исключительного права

Иные споры

Практика Роспатента

1. Общеизвестные товарные знаки
2. Наименования мест происхождения товаров (НМПТ) и Географические указания (ГУ)

Новости интеллектуальной собственности Евразийского экономического союза и соседних стран

1. ЕАПО и ЕАЭС
2. Беларусь
3. Киргизия

Законы и законопроекты

Дополнительное основание для оспаривания продления срока действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату

7 октября 2022 года издан закон «О внесении изменений в статью 1363 части четвертой Гражданского кодекса» (№ 386-ФЗ).

Пункт 2 статьи 1363 ГК РФ предусматривает возможность и условия продления срока дейcтвия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, а также выдачу дополнительно патента на продлённый срок.

Принятый закон предусматривает введение дополнительного основания для оспаривания продления срока действия патента и для оспаривания действия дополнительного патента, выданного при таком продлении. Согласно новой редакции пункта 5 статьи 1363 ГК РФ продление срока действия патента и действие соответствующего дополнительного патента может быть признано недействительным в случае нарушения условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1363 ГК РФ.

Оспаривание продления срока и дополнительного патента осуществляется путём подачи возражение в Роспатент. В течение всего продлённого срока действия, возражение может быть подано любым лицом, а по истечении этого срока — заинтересованным лицом.

Положения нового закона применяются к дополнительным патентам, выданным как до, так и после вступления закона в силу, а также к продлению срока действия патентов, осуществленному до 1 января 2015 года, когда продление срока действия патентов осуществлялось без выдачи дополнительного патента.

Закон вступил в силу 18 октября 2022 года.

Закон о таможенном регулировании внесены изменения, позволяющие вносить географические указания в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности

5 декабря опубликован Федеральный закон от 05.12.2022 № 488-ФЗ «О внесении изменений в статьи 327 и 334 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с внесенными изменениями, охраняемые в России географические указания, по заявлению правообладателя могут быть включены в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). До внесения изменений в закон такая процедура осуществлялась только в отношении объектов авторского права и смежных прав, товарных знаков и наименований мест происхождения товара.

В отношении помещаемых под таможенные процедуры товаров, содержащих внесённые в ТРОИС географические указания, таможенные органы будут принимать меры по защите прав интеллектуальной собственности, связанные с приостановлением срока выпуска товара.

В частности, правообладатель будет уведомляться о поступившем товаре, в отношении которого имеются подозрения в его контрафактности, и сможет принять меры по защите своих прав.

Дата начала действия изменений — 6 марта 2023 года.

В Гражданский кодекс внесены изменения, связанные с процедурой предоставления охраны изобретениям, промышленным образцами, наименованиям мест происхождения товара и географическим указаниям, в соответствии с международными договорами

5 декабря 2022 года опубликован Федеральный закон от 05.12.2022 № 503-ФЗ «О внесении изменений в часть четвёртую Гражданского кодекса Российской Федерации».

Закон уточняет процедуры, связанные с предоставлением на территории Российской Федерации правовой охраны изобретений, промышленных образцом, географических указаний и наименований мест происхождения товаров в соответствии с международными договорами — Договором о патентной кооперации, Женевским актом Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов и Женевским актом Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях.

В частности, изменение статьи 1391 ГК РФ предусматривает, что правовая охрана промышленному образцу, зарегистрированному в соответствии с международным договором, предоставляется в России в случае его соответствия условиям предоставления охраны промышленным образцам, предусмотренным Гражданским кодексом. Аналогичные положения предусмотрены в статье 1517 ГК РФ в отношении географических указаний и наименований мест происхождения товаров, охраняемых в России в соответствии с международным договором Российской Федерации.

Статьи 1398 и 1535 ГК РФ дополнены положениями об оспаривании предоставления в России правовой охраны объектам, зарегистрированным в соответствии с международными договорами. Процедура их оспаривания такая же, как и для российских патентов и регистраций.

Кроме того, изменение статьи 1385 ГК РФ предусматривает публикацию сведений о поступлении международных заявок (PCT) на рассмотрение в Роспатент. Это ускорит появление информации о таких заявках и сделает более реальной возможность любым лицам представлять замечания в отношении соответствия заявленных в них изобретений требованиям российского законодательства.

В силу изменения внесённого в статью 1517 ГК РФ, Роспатент будет публиковать в официальном бюллетене информацию об иностранных НМПТ и ГУ, для которых в рамках Лиссабонской системы испрошена правовая охрана в России. Это позволит заинтересован ным лицам подать в Роспатент свои замечания и возражения против предоставления охраны.

Дата начала действия изменений — 31 декабря 2022 года.

Законопроект об изменении статьи 1260 ГК РФ, направленных на защиту авторов составных и производных произведений

9 декабря 2022 года Правительство внесло в Госдуму проект закона «О внесении изменений в статью 1260 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (законопроект 254532-8), подготовленный во исполнение указания Конституционного Суда, содержащегося в постановлении КС РФ от 16.06.2022 № 25-П. Конституционный суд при рассмотрении жалобы программиста Антона Мамичева признал пункт 3 статьи 1260 ГК РФ не соответствующим Конституции, поскольку он допускает отказ в защите авторских прав создателя программы для ЭВМ только на том основании, что при создании собственной программы он не выполнил условие о соблюдении прав создателей других программ для ЭВМ, использованных им в своей программе.

Правительство предлагает дополнить пункт 4 статьи 1260 ГК РФ новым абзацем, согласно которому в случае неправомерного использования производного или составного произведения подлежат защите как авторские права автора производного или составного произведения, так и права авторов произведений, на которых основано производное или составное произведение.

Таким образом, принятие предложения Правительства обеспечит соблюдение единого подхода к вопросу защиты интеллектуальных прав, согласно которому авторские права на произведение (в том числе и на производное или составное) возникают в момент его создания и должны пользоваться юридической защитой с момента их возникновения.

Предлагаемый подход будет применяться в отношении всех видов производных и составных произведений, а не только в отношении программ для ЭВМ, отказ в защите прав на которые был предметом рассмотрения в Конституционном Суде.

8 февраля 2023 года законопроект был принят в первом чтении.

Законопроект о налоговых льготах при использовании объектов интеллектуальной собственности

16 февраля 2023 года Правительство внесло в Госдуму проект закона «О внесении изменений в статью 284 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации» (законопроект № 297906-8), которым предлагается расширить перечень результатов интеллектуальной деятельности (РИД), на которые будет распространяться право субъектов Российской Федерации снижать ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет субъекта, в диапазоне от 0 до 17 процентов.

Льгота будет предоставляться только российским организациям, которые лицензируют принадлежащую им интеллектуальную собственность в России и за рубежом.

Законопроектом расширяется перечень объектов интеллектуальной собственности, на которые распространяется указанная льгота. В настоящее время она может предоставляться только в отношении объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных в Роспатенте, то есть изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, охраняемых патентом РФ, и программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в Роспатенте. Проектом предлагается распространить действие льготы на селекционные достижения, зарегистрированные в Минсельхозе России, а также на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, охраняемые патентами, выданными иностранными национальными и региональными патентными ведомствами, перечень которых установит Правительство РФ, и также на промышленные образцы, охраняемые в соответствии с международным договором Российской Федерации.

Акты правительства и ведомственные акты

Установлены пошлины за предоставление охраны иностранным НМПТ и ГУ в рамках Женевского акта Лиссабонского соглашения и внесены изменения в Положение о патентных и иных пошлинах (постановление Правительства РФ от 19.09.2022 № 1652)

В связи с предстоящим присоединением России к Лиссабонской системе международной охраны наименований мест происхождения товаров (НМПТ) и географических указаний (ГУ) (закон о присоединении от 30.12.2021 № 450-ФЗ), Правительство установило так называемые «индивидуальные пошлины» за экспертизу в Роспатенте международных регистраций (10800 рублей), а также «административные пошлины» за предоставление исключительного права на НМПТ и ГУ на территории России (16000 рублей) и продление срока его действия (20000 рублей). В части указанных пошлин, постановление вступило в силу 31 декабря 2022 года, когда вступил в силу закон № 450-ФЗ, но на практике начнёт применяться только после того, как завершатся все необходимые процедуры вступления Женевского акта в силу в отношении России.

Кроме того, в связи с предстоящим вступлением в силу поправок к ГК РФ, позволяющим регистрировать товарные знаки любым гражданам, а не только индивидуальным предпринимателям (закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ), соответствующие изменения внесены в Положение о патентных пошлинах и вступят в силу 29 июня 2023 года вместе с законом № 193-ФЗ.

Внесены изменения в правила регистрации распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права без договора (постановление Правительства РФ от 09.02.2023 № 189)

В связи с предстоящим вступлением в силу поправок к части четвёртой Гражданского Кодекса — законы от 28.05.2022 № 143-ФЗ (вступает в силу 29.05.2023) и от 28.06.2022 № 193-ФЗ (вступает в силу 29.06.2023), Правительство внесло изменения в «Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору, и перехода исключительного права на них без договора», утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416 (далее — Правила).

Закон № 143-ФЗ предусматривает новые условия распоряжения товарным знаком, содержащим географические элементы, а закон № 193-ФЗ — обязательную регистрацию залога исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ и базу данных. В связи с этим, Правительством внесены необходимые изменения в пункты 1, 3, 8 и 15 Правил.

Кроме того, одно из изменений Правил предусматривает, что Роспатент при рассмотрении заявлений о регистрации распоряжения или перехода прав может получать необходимые объяснения заявителя посредством видео-конференцсвязи.

Изменения вступят в силу 29 мая 2023 года (в части изменений, связанных с регистрацией залога программ для ЭВМ и баз данных и получения объяснений по видео-конференцсвязи) и 29 июня 2023 года (в части изменений, связанных с регистрацией распоряжения правом на товарный знак).

Минэкономразвития и Роспатент издали ведомственные акты в связи с изменениями закона «О патентных поверенных»

22 декабря 2022 года вступили в силу поправки к закону «О патентных поверенных» (далее — Закон), внесенные законом от 21.12.2021 № 416-ФЗ.

Одна из поправок предусматривает назначение заявителем или правообладателем так называемого «ответственного патентного поверенного», к которому могут обращаться федеральные органы исполнительной власти, включая Роспатент, если они ведут дела в отношении объекта интеллектуальной собственности, зарегистрированного в Роспатенте на имя доверителя (пункт 4 статьи 13 Закона).

В преддверии вступления в силу данных поправок, приказами Минэкономразвития утвержден порядок внесения в государственные реестры сведений об ответственном патентном поверенном, изменения и исключения таких сведений, а также формы соответствующих заявлений (приказы Минэкономразвития от 07.10.2022 № 551 и 552).

Ранее приказом Минэкономразвития от 03.08.2022 № 418, опубликованным 12.10.2022, утверждены Требования к форме, порядку оформления и направления в государственные органы, органы местного самоуправления и организации запроса патентного поверенного, предусмотренного пунктами 6–8 статьи 4 Закона).

Также, в связи с изменениями указанного закона Роспатент утвердил Перечень информационных систем Роспатента и подведомственных ему организаций, которым вправе пользоваться патентные поверенные, а также Порядок предоставления к ним доступа (приказ Роспатента от 19.09.2022 № 143) и Требования к проведению стажировки в качестве кандидата в патентные поверенные и к выдаче по ее результатам рекомендации (приказ Роспатента от 19.09.2022 № 144).

Минпромторг внёс изменения в перечень товаров, в отношении которых не применяются некоторые положения ГК РФ о защите исключительных прав (приказ Минпромторга от 21.10.2022 № 4456)

Приказом Минпромторга внесены изменения в отдельные позиции перечня товаров (групп товаров) в отношении которых не применяются пп. 6 статьи 1359 и статья 1487 ГК РФ, при условии введения этих товаров в оборот за пределами Российской Федерации правообладателями (патентообладателями) или с их согласия.

В частности, в Перечень включена дополнительная группа товаров — алкогольные напитки, которые разрешены к параллельному импорту начиная с 3 ноября 2022 года. Существенно расширен перечень спортивных товаров, игр и игрушек, которые со 2 февраля 2023 года можно будет ввозить без согласия правообладателей. В тоже время, ряд марок товаров исключены из Перечня. В частности, из числа разрешённых к ввозу товаров исключаются товары марки KYOCERA, SHARP, Legrand.

Внесены изменения в Правила рассмотрения в административном порядке споров о предоставлении и оспаривании предоставления правовой охраны объектам патентного права и средствам индивидуализации (совместный приказ Минобрнауки и Минэкономразвития от 23.11.2022 № 1140/646)

В связи с участием России в Протоколе об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции (закон о ратификации от 23 ноября 2020 г. № 377-ФЗ), а также учитывая перспективы участия России в Женевском акте Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях (закон о присоединении от 30.12.2021 № 450-ФЗ) и в Договоре о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (закон о ратификации от 9 ноября 2020 г. № 360-ФЗ), Минобрнауки и Минэкономразвития издали совместный приказ о внесении изменений в Правила рассмотрения и разрешения Роспатентом споров в административном порядке.

Правила дополнены видами возражений, подаваемыми в Роспатент в связи с оспариванием решений, принимаемых Роспатентом в отношении международных и региональных заявок, патентов и регистраций.

Также Правила дополнены указанием на возможность подачи в Роспатент возражений против продления срока действия исключительного права на изобретение и срока действия дополнительного патента.

В соответствии с внесенными в Правила изменениями при переносе даты заседания, а также при приостановлении или прекращении рассмотрения спора, информация об этом должна содержать указание оснований и причин переноса, приостановления или прекращения.

Кроме того, из оснований для отказа в принятии возражения к рассмотрению исключены регистрация и предоставление охраны при оспаривании решений о выдаче патента, о регистрации и предоставлении правовой охраны. Ранее Правила допускали отказ в принятии возражения против таких решений, если возражение подается уже после того как по заявке осуществлена регистрация; но такой отказ неоднократно признавался Судом по интеллектуальным правам не соответствующим закону.

Споры о предоставлении и прекращении охраны

Суд по интеллектуальным правам рассмотрел спор между компанией Deer & Company (US) и Роспатентом по поводу отказа Роспатента предоставить охрану в качестве товарного знака цветового обозначения (решение суда от 11 ноября 2022 года по делу № СИП-652/2022)

Компания обратилась в Роспатент с заявкой № 2020726541 на регистрацию в качестве товарного знака цветового обозначения в отношении товаров 7, 12 и 28 классов МКТУ.

Роспатент отказал в регистрации в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а именно — отсутствием у обозначения различительной способности.

При этом Роспатент критически отнесся к материалам, представленным компанией в подтверждение приобретённой различительной способности.

Компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам (далее — СИП) с заявлением, в котором просила отменить решения Роспатента и обязать Роспатент повторно рассмотреть вопрос об охраноспособности заявленного обозначения.

В решении, принятом 11 ноября 2022 года, СИП отметил, что, по общему правилу, само по себе цветовое исполнение не является достаточным признаком, который позволяет обозначению осуществлять индивидуализирующую функцию.

Использование заявленного сочетания цветов или отдельных цветов иными известными производителями идентичных товаров свидетельствует о низкой вероятности возникновения у потребителей ассоциативной связи с товарами одного производителя.

Регистрация цвета на имя конкретного лица ведет к монополизации прав на него в соответствующем сегменте рынка. При этом суд исходит из того, что количество цветов ограничено и частая практика регистрации цвета на имя отдельных хозяйствующих субъектов может привести к быстрому исчерпанию всех доступных цветов в определенной сфере и, как следствие, к созданию препятствий для доступа на рынок других хозяйствующих субъектов.

Суд по интеллектуальным правам отметил, что изначально не обладающее различительной способностью обозначение может приобрести ее только в результате длительного использования. При этом, заявителю необходимо доказать, что такое обозначение в сознании потребителя ассоциируется исключительно с заявителем и его конкретными товарами или услугами.

Коллегия судей СИП согласилась с Роспатентом в том, что оба цвета из заявленного сочетания часто используются именно на сельскохозяйственной и лесозаготовительной технике, в том числе в заявленном сочетании.

Широкое использование зеленого и желтого цвета в сфере сельскохозяйственного оборудования обусловлено, в том числе, тем, что данные цвета ассоциируются с природой, растительностью и солнцем. Например, помимо заявителя в зелено-желтом сочетании сельскохозяйственное оборудование производит всемирно известная немецкая марка Krone, в зеленом цвете сельскохозяйственные машины производят такие мировые марки как AGCO, Same-Deutz-Fahr (SDF), Amazone и т. д., в желтом цвете сельскохозяйственную технику производит, например, марки Caterpillar, ROPA.

Суд указал, что следует различать порядок установления приобретенной различительной способности в том случае, когда обозначение лишено само по себе отличительных черт, но при этом не установлен факт его широкого использования иными производителями, от того случая, когда, как в рассматриваемом случае, обозначение не обладает различительной способностью и при этом часто используется иными производителями для маркировки производимых и реализуемых товаров.

В первом случае доказательства интенсивного использования действительно служат основанием для вывода о том, что потребитель воспринимает обозначение именно как средство индивидуализации товаров и услуг заявителя.

Во втором случае даже при представлении заявителем доказательств интенсивного использования вывод о восприятии потребителем обозначения в качестве средства индивидуализации заявителя является затруднительным с учетом того, что иные лица также используют данное обозначение.

Коллегия судей проанализировала доводы заявителя о приобретенной различительной способности спорного обозначения и оценила документы, представленные в подтверждение данного довода.

По результатам такого анализа СИП согласился с мнением Роспатента о том, что представленные заявителем документы не подтверждают наличие у заявленного обозначения приобретенной различительной способности на дату подачи заявки.

Приобретение определенным сочетанием цветов различительной способности можно признавать, если данное сочетание цветов в глазах потребителя само по себе указывает на производителя вне зависимости от присутствия или отсутствия других элементов.

Однако на всех имеющихся в деле фотографиях сельскохозяйственная и лесозаготовительная техника, помимо окраски в определенные цвета, имеет и иные индивидуализирующие элементы, в частности, 

Из представленных материалов о поставляемых на территорию Российской Федерации товарах 7 и 12‑го классов МКТУ невозможно понять, по каким признакам потребители индивидуализируют продукцию компании: являются ли этими признаками сочетание цветов, либо словесные и изобразительные элементы. Доказательств введения компанией в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 28‑го класса МКТУ (игрушки), маркируемые заявленным обозначением, представлено не было.

Представленные сведения об истории начала работы компании в России, создании производственных мощностей, участии в выставках, географии поставок, публикации в СМИ, распечатки из сети Интернет, счета-фактуры и товарные накладные, лицензионные соглашения о предоставлении права использования иных товарных знаков непосредственно не подтверждают широкую известность потребителях техники компании, окрашенной в зелено-желтой цветовой гамме, и, соответственно, не свидетельствуют о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

Таким образом, представленные заявителем документы не свидетельствуют о том, что на дату подачи заявки сочетание зеленого и желтого цвета стало восприниматься потребителями в качестве средства индивидуализации товаров компании, указанных в заявке. В связи с этим СИП оставил без удовлетворения заявление Deere & Company (USA) о признании недействительным решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Президиум СИП, рассмотрев кассационную жалобу компании, оставил решение суда первой инстанции без изменений (постановление от 10 февраля 2023 года по делу № СИП‑652/2022).

Шенгенское пиво из Эстонии (решение СИП от 02.11.2022 по делу № СИП‑822/2021)

Компания SAY Organization OÜ (Эстония) обратилась в Суд по интеллектуальным правам (далее — СИП) с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации № 1503811.

Отказывая в предоставлении охраны, Роспатент отметил, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «SCHENGEN» воспроизводит название деревни, расположенной в Великом Герцогстве Люксембург, в связи с чем словесный элемент «SCHENGEN» является неохраняемым, поскольку воспринимается как указание на место происхождения товаров, на местонахождение лица, производящего товары и оказывающего услуги.

Кроме того, Роспатент отметил, что поскольку заявитель имеет место нахождения в Эстонии, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении места производства товаров.

Решением СИП (первая инстанция) в удовлетворении заявленных требований компании отказано, но Президиум СИП, рассмотрев кассационную жалобу компании, отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.

При повторном рассмотрении дела в первой инстанции СИП признал решение Роспатента недействительным и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании.

Отменяя решение Роспатента СИП указал следующее.

Законодательством не установлен безусловный запрет на использование географических наименований в товарных знаках.

Обозначение может заявляться в отношении товаров, характеристики которых связаны с географическим происхождением (в этом случае такое обозначение свидетельствует о месте производства и сбыта товара, а также о месте нахождения производителя товара и о географическом происхождении товара), либо для товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением (в этом случае обозначение свидетельствует о месте производства и сбыта товара, а также о месте нахождения производителя товара).

В случае, когда характеристики товара не связаны с географическим происхождением, анализ возможности предоставления заявленному обозначению охраны должен включать анализ ассоциативных связей у потребителя применительно к месту производства, сбыта конкретного товара, указанного в заявке, а также к месту нахождения производителя такого товара. В случае же, когда характеристики товара связаны с географическим происхождением товара, дополнительно к предшествующему анализу должен быть произведен анализ восприятия потребителем характеристик заявленных на регистрацию товаров как связанных либо не связанных с исследуемым географическим наименованием. Для вывода об описательности заявленного обозначения применительно к товарам, указанным в заявке на регистрацию товарного знака, требуется установление хотя бы одного из указанных обстоятельств.

Роспатент нарушил установленный методологический подход.

При оценке наличия оснований для отказа в регистрации товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением.

Роспатент не привел доказательств того, что конкретные товары, для которых испрашивается правовая охрана, могут быть восприняты российскими потребителем как товары, производимые в деревне Шенген, а, следовательно, не доказал ни описательный характер заявленного обозначения, ни его ложность или способность ввести потребителя в заблуждение.

Уклонение Роспатента от рассмотрения доводов компании о том, что товарный знак не является описательным и не способен ввести российского потребителя в заблуждение в отношении места производства товаров (деревня Шенген), и оценки представленных заявителем доказательств в обоснование этих доводов является существенным нарушением процедуры принятия решения органом, осуществляющим публичные функции.

Как результат — решение Роспатента отменено.

Президиум СИП оставил решение СИП первой инстанции без изменений.

Споры о нарушении исключительного права

Взыскание упущенной выгоды в заявленном размере противоречит принципам разумности, справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению, произведено судом без учета факта уничтожения контрафактного товара, а также в отсутствие доказательств причинно-следственной связи между фактом введения в оборот контрафактных товаров и неполучением правообладателями доходов от продажи оригинального товара (Верховный Суд Российской Федерации, Определение от 07.02.2023 № 308-ЭС22–17045)

Иностранные компании Chanel SARL (CH) и Christian Dior Couture S. A. (АК) обратились с иском к предпринимателю о взыскании убытков в виде упущенной выгоды, причиненных нарушением прав на принадлежащие им товарные знаки.

Основанием для обращения в суд послужила продажа ответчиком солнцезащитных очков с изображением и надписью, сходными до степени смешения с их товарными знаками компаний. Данные обстоятельства были ранее установлены в судебном деле об административном правонарушении (№ А63–3402/2019), в котором предприниматель была привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения и уничтожением изъятой контрафактной продукции.

В новом судебном деле истцы просили суд взыскать с предпринимателя убытки в виде упущенной выгоды в сумме 125 500 рублей.

Упущенная выгода для истцов заключалась в недополученном доходе в результате безвозмездного использования ответчиком товарных знаков, нанесенных на товар, предназначенный для реализации.

Заявленный к взысканию размер убытков определен истцами, исходя из цен на оригинальную продукцию, на основе принципа, что одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну единицу оригинальной продукции, и признан судами обоснованным.

Решением суда первой инстанции исковые требования были полностью удовлетворены. Апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам, как суд кассационной инстанции оставили решение суда первой инстанции без изменений.

Верховный Суд, куда обратилась предприниматель, отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом Верховный суд указал следующее.

Возмещение убытков, как мера ответственности, носит компенсационный характер и направлено на восстановление имущественного положения потерпевшего лица. Убытки в форме упущенной выгоды подлежат возмещению, если соответствующий доход мог быть извлечен в обычных условиях оборота, либо при совершении предпринятых мер и приготовлений, но возможность его получения была утрачена вследствие неправомерных действий ответчика.

При этом истец должен доказать, что допущенное ответчиком нарушение явилось единственным препятствием, не позволившим ему получить упущенную выгоду.

Между тем, судами первой и апелляционной инстанций не исследовался вопрос о сходствах и различиях оригинальных и контрафактных товаров с целью определения того, мог ли обычный потребитель понимать, что покупает товар не у правообладателя, или мог ли он быть введен в заблуждение относительно свойств и качества товара, то есть о реальной возможности получения правообладателями доходов при продаже предпринимателем контрафактного товара, стоимость которого истцами приравнена к оригиналу, и возмещении убытков в виде упущенной выгоды в заявленном размере.

Суды не учли, что стороны не конкурируют на одном и том же рынке (нарушитель создает очевидно неоригинальные контрафактные товары престижных брендов и продает их совершенно иному классу потребителей, чем те, кто покупает подлинное изделие); доказательств того, что правообладатель из-за контрафактных товаров напрямую теряет клиентов, готовых купить оригинальную продукцию, не представлено.

Иные споры

Расходы, понесенные стороной в ходе рассмотрения в Роспатенте возражения, могут быть компенсированы по правилам возмещения судебных расходов в деле об оспаривании решения Роспатента (постановление Конституционного Суда от 10.01.2023 № 1-П)

Конституционный Суд рассмотрел вопрос о соответствии Конституции пункта 2 статьи 1248 ГК РФ и статьи 106 АПК РФ. Поводом для рассмотрения стала жалоба ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» (далее — Общество), которому в рамках судебного дела № СИП‑639/2019 и ранее — в деле СИП‑631/2017 -было отказано в возмещении в качестве судебных издержек расходов, понесенных Обществом в ходе рассмотрения в Роспатенте возражения против его патента.

Конституционный Суд отметил, что пункт 2 статьи 1248 Гражданского Кодекса Российской Федерации, предусматривая административный порядок разрешения споров о предоставлении правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, не содержит специальных норм, которые регламентировали бы основания, порядок и размеры возмещения расходов, понесенных сторонами такого разбирательства.

Кроме того, принятие судебного акта в пользу лица, участвующего в деле об оспаривании решения Роспатента, не обязательно состоит в прямой связи с расходами, понесенными этим лицом в качестве стороны административного разбирательства, а потому не может означать необходимости автоматического — без учета итогов разбирательства в Роспатенте — взыскания таких расходов.

Между тем, стороны административного разбирательства с целью эффективной защиты своего нарушенного или оспариваемого права несут расходы на получение юридической помощи, изыскание нужных сведений и материалов, проезд к месту заседания коллегии и т. д.

Поэтому, предусматривая обязательные административные процедуры защиты прав и свобод, законодатель не должен вводить такие условия — в том числе порядок распределения расходов, понесенных сторонами на участие в данных процедурах, — которые блокировали или неоправданно затрудняли бы доступ к государственной защите прав и свобод.

Сложившаяся же судебная практика исходит из того, что указанные расходы, не возмещаются ни в качестве судебных издержек, ни в качестве убытков.

Таким образом, Конституционный Суд выявил пробел в правовом регулировании, который может вести к снижению стимулов активно участвовать в административном разбирательстве, опровергая доводы возражения против предоставления правовой охраны принадлежащему ему объекту, что расходится с целями и задачами введения законодателем административной формы защиты нарушенных или оспариваемых интеллектуальных прав.

В связи с этим, Конституционный Суд признал взаимосвязанные пункт 2 статьи 1248 ГК РФ и статью 106 АПК РФ не соответствующими Конституции в той мере, в какой они препятствуют возмещению лицу, участвующему в деле об оспаривании решения Роспатента, расходов, ранее понесенных им в связи с рассмотрением этим государственным органом возражения против выдачи патента на изобретение, притом что в системе действующего правового регулирования какой-либо механизм эффективной защиты права на возмещение таких расходов отсутствует.

Конституционный Суд обязал федерального законодателя внести в действующее правовое регулирование надлежащие изменения, вытекающие из Постановления.

А до внесения в законодательство изменений расходы, понесенные стороной в ходе рассмотрения и разрешения в Роспатенте спора о предоставлении правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, в случае оспаривания принятого Роспатентом решения в суд, могут быть отнесены на проигравшую сторону по правилам возмещения судебных расходов с учетом результатов предшествующего административного разбирательства.

Практика Роспатента

Общеизвестные товарные знаки

С сентября 2022 года по февраль 2023 года Роспатент признал общеизвестными следующие знаки:

Правообладатель — АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»
Товары/Услуги — грузовые вагоны
Дата общеизвестности — 18.06.2020

Правообладатель — АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»
Товары/Услуги — ракетные системы и комплексы; ракеты управляемые
Дата общеизвестности — 01.11.2021

В этот же период Роспатент отказал ПАО «Федеральная генерирующая компания-РусГидро» в признании общеизвестными в России её словесного товарного знака № 454053 «РусГидро» и изобразительного товарного знака № 440951 в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ. По мнению Роспатента, представленных компанией документов было недостаточно для доказательства широкой известности знаков в России в отношении товаров и услуг, для которых испрашивалось признание знаков общеизвестными.

Также было отказано компании Fastrunner Investmens Limited (Кипр) в признании общеизвестными товарными знаками в России обозначений «циан» и «cian» в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ связанных с предоставлением информации об объектах недвижимости. По мнению Роспатента, представленные материалы не подтверждают связь использования обозначений «циан» и «cian» с кипрской компанией.

Фирме из Германии Queisser Pharma GmbH & Co. KG также не удалось убедить Роспатент, что обозначение «Doppel Herz», используемое для пищевых биологически активных добавок, ассоциируется у российских потребителей именно с этой фирмой.

Документов, представленных в Роспатент Московским Финансово-промышленным университетом «Синергия», также оказалось недостаточно, чтобы доказать общеизвестность обозначения «СИНЕРГИЯ» в отношении образовательных услуг 41 класса МКТУ.

Наименования мест происхождения товаров (НМПТ) и географические указания (ГУ)

С сентября 2022 по февраль 2023 года Роспатент зарегистрировал десять географических указаний (ГУ) и три наименования места происхождения товара (НМПТ):

(Номер в Реестре — ГУ/НМПТ — Товар)

• 296 (НМПТ) — РОМАНОВСКАЯ ИГРУШКА — глиняная игрушка декоративно-прикладного и игрового назначения
• 297 (ГУ) — КУБАНЬ. АНАПА — вина, вина игристые
• 298 (НМПТ) — СЕМИКАРАКОРСКАЯ КЕРАМИКА — фаянсовые изделия с ручной росписью декоративно-художественного и утилитарно-бытового назначения
• 299(ГУ) — УРЮПИНСКИЕ ПУХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ — вязаные изделия из козьего пуха
• 300 (ГУ) — ТОМСКАЯ БЕРЕСТА — изделия из бересты утилитарного и декоративного назначения
• 301 (НМПТ) — ВОЛХОВСКАЯ РОСПИСЬ — изделия из дерева утилитарно-декоративного назначения с росписью
• 302 (ГУ) — МИНУСИНСКОЕ МАСЛО — масло сливочное
• 303 (ГУ) — КУБАНЬ. КРЫМСК — вина, вина игристые
• 304 (ГУ) — КУБАНЬ. ДОЛИНА РЕКИ АФИПС — вина
• 305 (ГУ) — МАНСУРОВСКИЙ ГРАНИТ — блоки из гранита
• 306 (ГУ) — УДМУРТСКИЙ РУБЧИК — тканые изделия
• 307 (ГУ) — ТЮМЕНСКИЙ ПЛОМБИР — мороженое пломбир
• 308 (ГУ) — БЕЛЁВСКАЯ СМОКВА — смоква

Новости интеллектуальной собственности Евразийского экономического союза и соседних стран

1. ЕАПО и ЕАЭС

С 1 января 2023 года изменились размеры пошлин, уплачиваемых по евразийским заявкам и патентам на промышленные образцы

1 января 2023 года вступили в силу новые размеры пошлин, взимаемых в отношении евразийских заявок и патентов на промышленные образцы. По многим позициям пошлины выросли на 20–30%. Так, например, размер единой процедурной пошлины за подачу евразийской заявки на промышленный образец теперь составляет 25 тыс. рублей. Ранее — 20 тыс. рублей.

Изменения внесены решением Административного совета ЕАПО на заседании, состоявшемся 20–21 сентября 2022 г.

С 1 января 2023 г. Евразийское патентное ведомство выдает евразийские патенты в электронной форме

Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) с 1 января 2023 г. перешло на выдачу евразийских патентов на изобретения и промышленные образцы (евразийские патенты) в форме электронных документов. При этом патентовладельцы без уплаты какой-либо пошлины могут получить евразийский патент на бумажном носителе, подав в ЕАПВ соответствующее ходатайство после публикации сведений о выдаче евразийского патента.

Свидетельства о переходе права на евразийские патенты, свидетельства о продлении срока действия евразийских патентов (свидетельства), как и евразийские патенты, с 1 января 2023 г. выдаются также в форме электронных документов с возможностью получения свидетельства на бумажном носителе по ходатайству патентовладельца.

2. Беларусь

В Беларуси разрешили параллельный импорт и использование объектов авторского права и смежных прав без согласия недружественных правообладателей

3 января 2023 года издан Закон Республики Беларусь (РБ) № 241-З «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности».

Законом допускается использовать без согласия правообладателя из недружественных государств которые запретили или не дали разрешение использовать на территории Республики Беларусь эти следующие правомерно обнародованные объекты:

• компьютерные программы;
• аудиовизуальные произведения;
• музыкальные произведения; и
• передачи организаций вещания.

За такое использование выплачивается вознаграждение, размер которого устанавливается Правительством РБ. Вознаграждение уплачивается на счете патентного органа, где оно хранится до востребования правообладателем или организацией по коллективному управлению правами в течение трёх лет.

Кроме того, закон предусматривает возможность параллельного импорта оригинальных товаров, в которых применены объекты интеллектуальной собственности, если такие товары включены в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка.

Перечень таких товаров устанавливается Правительством. Товары не включаются в перечень, если правообладатели или иные лица с их согласия обеспечивают достаточное количество товара на внутреннем рынке.

Введённые ограничения будут действовать до конца 2024 года.

Внесены изменения в ряд законов в сфере интеллектуальной собственности

9 января 2023 года издан Закона РБ № 243-З «Об изменении законов по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности».

Закон был инициирован Правительством РБ в целях комплексной корректировки законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Изменения внесены, в частности:

• в Закон РБ «О патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы»
• в Закон РБ «О товарных знаках и знаках обслуживания»
• в Закон «О географических указаниях»
• в Закон РБ «О патентах на сорта растений»
• в Закон РБ «О правовой охране топологий интегральных микросхем»
• в Закон РБ «Об авторском праве и смежных правах»

Изменения направлены на:

• приведение норм национального законодательства в соответствие с положениями Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, Женевского акта Гаагского соглашения международной регистрации промышленных образцов и Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции;
• создание правовой основы для регистрации товарных знаков, наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, а также получения международной регистрации промышленных образцов;
• развитие механизма принудительного лицензирования в части предоставления Правительству полномочий на принятие решений о выдаче заинтересованному физическому или юридическому лицу лицензии, разрешающей использование без согласия патентообладателя изобретения, полезной модели, промышленного образца в целях обеспечения национальной безопасности, обороны государства, охраны и защиты жизни и здоровья людей;
• совершенствование правового регулирования в сфере коллективного управления имущественными правами, а также порядка использования (без согласия правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения) музыкальных произведений при проведении и освещении в СМИ отдельных культурных мероприятий.

3. Киргизия

В феврале 2023 года Парламент Кыргызской Республики (КР) принял целый ряд законов, относящихся к сфере интеллектуальной собственности:

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере интеллектуальной собственности», которым вносятся изменения:

• в часть II Гражданского кодекса КР
• в Кодекс КР о неналоговых доходах
• в Закон КР «О таможенном регулировании»
• в Закон КР «О правовой охране топологий интегральных микросхем»
• в Закон КР «О правовой охране селекционных достижений»
• в Закон КР «О служебных изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах»
• в Закон КР «О патентных поверенных»
• в Закон КР «О секретных изобретениях»
• в Закон КР «Об охране традиционных знаний»

В частности, изменения предусматривают добавление нового объекта ИС — географического указания и возможность электронной подачи заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности в уполномоченный орган.

«Патентный закон»

В частности, исключается выдача «патентов под ответственность заявителя»; увеличивается с 8 до 10 лет срок охраны полезных моделей, а максимальный срок охраны промышленных образцов увеличивается с 15 до 25 лет, при этом из числа документов заявки на промышленный образец исключается «перечень существенных признаков».

«О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров»

Закон предусматривает сокращение срока проведения экспертизы заявок с 12 до 7 месяцев и сокращение срока для ответа на уведомление экспертизы с 12 до 6 месяцев.

Вводится правовая охрана нового объекта — географического указания с сохранением охраны наименований мест происхождения товаров.

Снимается ограничение на регистрацию товарных знаков на имя граждан, не осуществляющих предпринимательскую деятельность.

«О внесении изменений в Закон «Об авторском праве и смежных правах» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Кыргызстан»

В закон об авторском праве включены положения об охране программ для ЭВМ и баз данных с одновременным прекращением действия Закона КР «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных».