Идентификация услуг в области информационных технологий

На примере социальной сети FACEBOOK в данной статье показаны возможные проблемы, возникающие при подаче на регистрацию заявки на товарный знак и при последующем доказывании его использования.

Прежде всего, уточним содержание терминов «товарный знак» и «услуга». Если с определением товарного знака нет никаких сложностей — оно содержится в одноименной статье Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ), то определение понятия «услуги» в нем так просто не найти.

Можно предположить, что оно сформулировано в статье 779 ГК РФ о договоре об оказании услуг, но в ней понятие услуги раскрывается через деятельность: оказать услуги значить совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность. На вопрос «что такое услуга?» она не отвечает, что вынуждает нас обра титься к другим отраслям права.

В п. 5 статьи 38 Налогового кодекса РФ услугой признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, то есть реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. В данном случае, определение услуги дается через результат, что очень удобно для целей налогообложения, но не раскрывает сущность услуги.

Наиболее близкое для понимания определение услуги содержится в статье 4 Федерального Закона «О защите конкуренции», где указано, что услуга — это объект гражданских прав, предназначенный для введения в оборот. Как известно, объем правовой охраны товарного знака определяется перечнем товаров и услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

Для его составления при подаче заявки на регистрацию товарного знака заявитель руководствуется Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ), но какой бы универсальной она ни была, МКТУ развивается недостаточно быстрыми темпами и не может своевременно описать все виды услуг, реально оказываемые правообладателями. Особенно это заметно на примере высокотехнологичных компаний, которые своей деятельностью, по сути, создают все новые и новые виды услуг. Услуга — нематериальна, в отличие от товара, ее невозможно маркировать товарным знаком. Поэтому в качестве доказательств использования товарного знака в отношении услуг обычно предоставляются материалы, подтверждающие факт ее оказания. Такие доказательства можно условно разделить на две группы.

К первой относятся документы, подтверждающие использование товарного знака в общем, то есть при осуществлении деятельности компании, например, протоколы нотариальных осмотров вывески, сайта в сети Интернет, рекламные материалы и самая разнообразная документация (бланки, визитные карточки и т. п.).

Вторая — самая важная группа доказательств — документы, сопровождающие непосредственно оказание услуги: договоры, выставленные на их основании счета, счета-фактуры и акты. Можно возразить, указав, что обычаи делового оборота не предусматривают использование комбинированных и изобразительных товарных знаков на договорах и актах, но это совершенно не исключает возможности их использования на бланках счетов и счетов-фактур.

Попробуем подготовить заявку на регистрацию товарного знака для социальной сети. Для этого нам необходимо составить перечень услуг, которые она охватывает.

Поскольку Роспатент известен своей консервативностью в отношении формулировок перечня, попробуем обратиться сначала к тем услугам, которые предлагает действующая 10-я редакция МКТУ. Под социальной сетью понимается платформа, онлайн сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений. Исходя из этого, в описании классов МКТУ можно выделить всего два под ходящих класса — Класс 35: описание услуг содержит формулировку «Интернет сайты»; и Класс 38: содержит услуги, «дающие возможность, по меньшей мере, одному человеку установить связь с другим человеком с помощью сенсорных средств».

Если выбирать подходящие услуги лишь из перечня, приведенных в данных классах, получится следующий перечень:

Класс 35: Ведение автоматизированных баз данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации в компьютерных базах данных;

Класс 38: Услуги в области общественных отношений; передача поздравительных открыток он-лайн; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; передача цифровых файлов.

Содержит ли он описание всех услуг, оказываемых социальной сетью? Нет. И хотя 10-я редакция МКТУ вступила в силу лишь с 1 января 2012 года, она не содержит услуг, отражающих деятельность высокотехнологичных компаний.

В апреле 2012 г. на сайте Роспатента было опубликовано Информационное письмо № 2 от 23.12.2011 года о формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включе нии их в перечень 35 класса МКТУ, в котором, среди прочего, было указано, что «… Как известно, перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим.

При составлении перечня товаров и (или) услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака (знака обслуживания), заявитель вправе указать товар и (или) услугу, отсутствующие в МКТУ, обозначив их точными конкретными формулировками с учетом привязки к классам МКТУ, позволяющими этот товар и (или) услугу идентифицировать…». Конечно, данное письмо относится только к формулировкам, связанным с торговой деятельностью, но позволяет надеяться, что данный подход укрепится в качестве основного в Роспатенте при экспертизе заявок и по другим терминам услуг.

Отсутствие других вариантов при составлении перечня услуг для регистрации товарного знака в отношении социальной сети вынуждает заявителей, основываясь на терминах МКТУ, изобретать новые формулировки, которые смогут обеспечить нужный объем правовой охраны. Особенно хорошо это видно на примере регистрации товарных знаков компании Facebook в отношении одноименной социальной сети.

О запуске русскоязычной версии сайта социальной сети Facebook было объявлено 20 июня 2008 года. Примерно в это же время в России был зарегистрирован и товарный знак FACEBOOK по свидетельству № 354121. Рассмотрим в качестве примера перечень услуг, приведенный в данной регистрации в 35 классе (приводится с сокращениями): оказание услуг по предоставлению интерактивной информации, в том числе информации в отношении университетской жизни, объявлений, виртуальных сообществ, общественных контактов, обмена фотоматериалами; услуги по рекламе и распространению информации, в том числе предоставление сгруппированных по тематике рекламных мест с помощью глобальной компьютерной сети, продвижение товаров и услуг для третьих лиц с помощью Интернет.

Очевидно, что при составлении перечня были взяты стандартные формулировки МКТУ (набрано обычным шрифтом), которые были дополнены описанием функций социальной сети (выделено шрифтом). В соответствии с этим принципом построен и остальной перечень услуг 38, 42 и 45 классов МКТУ в данной регистрации.

С точки зрения рядового пользователя социальной сети перечень удачный, но, тем не менее, совершенно не отражает фактическую деятельность компании. Источники дохода социальной сети складываются из прибыли, полученной от оказания услуг рекламы (82,4% всей прибыли), и дохода от монетизации приложений, разработанных как собственными силами, так и сторонними разработчиками.

Так как именно в этих сферах отношения между компанией и клиента ми урегулированы договорами, эти услуги владелец социальной сети в случае предъявления претензий по неиспользованию товарного знака мог бы подтвердить документально В более поздних регистрациях товарных знаков на имя компании FACEBOOK, например, товарного знака facebook по свидетельству № 448863 (дата регистрации: 09.12.2011), была учтена «доходная» часть деятельности компании, в частности, в перечне появились товары 9 класса МКТУ (сами приложения и средства их разработки), услуги 36 (виртуальная валюта для пользователей) и 41(услуги электронных журналов и сетевых дневников — блогов) классов МКТУ. Более того, формулировки услуг остальных классов МКТУ, которые были в предшествующих регистрациях, тоже претерпели существенные изменения. В перечне появилось много новых терминов, отсутствующих в МКТУ. Например (приводится с сокращениями): интерфейсы прикладного программирования (API) для компьютерного программного обеспечения для поддержки онлайновых услуг социальных сетей, построения приложений социальных сетей и для поиска, загрузки данных в сеть и из сети, доступа к данным и управления данными; электронная обработка и передача данных об оплате счетов для пользователей компьютерных и коммуникационных сетей; предоставление онлайновых коммуникационных ссылок, переводящих пользователей веб-сайта на другие локальные и глобальные вебстраницы; обеспечение доступа к веб-сайтам третьих лиц посредством универсального логина (учетного имени); социальные услуги в сфере знакомств и установления контактов, социальные сетевые услуги и организация дружеских встреч и т. п.

Казалось бы, если новый перечень подробно описывает реальную деятельность компании, какие проблемы могут возникнуть при доказательстве использования товарного знака? Дело в том, что при доказательстве отдельных видов услуг необходимо учитывать сложившуюся практику.

К примеру, вышеуказанный товарный знак facebook зарегистрирован в отношении телекоммуникационных услуг, то есть услуг, обеспечивающих посредством комплекса технических средств передачу информации на расстояние. Сложившаяся практика доказательства использования товарного знака в отношении этого вида услуг исходит из того, что для осуществления деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг в России необходимо получить разрешительный документ — лицензию на телекоммуникационные услуги. Таким образом, доводы правообладателя о том, что телекоммуникационные услуги могут оказываться, к примеру, посредством сайта, скорее всего не будут приняты.

Подводя итог под вышесказанным следует подчеркнуть:

Области информационных технологий особое внимание необходимо уделить составлению перечня. Поскольку новые редакции МКТУ не поспевают за развитием современных технологий, приведенными в ней терминами услуг не обойтись. Любой нестандартный перечень — это риск запроса экспертизы при рассмотрении заявки Роспатентом; тем не менее, в данной области он оправдан. Кроме того, даже используя относительно стандартные термины МКТУ в отношении каких-то новых технологий, правообладатель, к сожалению, не застрахован от сложностей с доказыванием использования товарного знака.