Залог интеллектуальной собственности: новая возможность для инвестора?

Недавно «Ведомости» сообщили о выданном «МСП банком» кредите компании «Энергоэлемент» из «Сколково» под залог интеллектуальной собственности (ИС), в частности двух запатентованных изобретений. Представители банка назвали его первым, выданным в России под обеспечение исключительными правами.

На самом деле кредиты под залог ИС в России выдавались и раньше, а залог патентных прав в пользу компании «Энергоэлемент» является далеко не первым. Этому способствовала прежде всего кодификация законодательства об ИС, произошедшая в 2008 году. 1 января 2008 года вступила с силу четвертая часть Гражданского Кодекса Российской Федерации, в которой были систематизированы почти все действующие ранее законы по части ИС. Одной из инновационных на тот момент договорных моделей, регламентированной общими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно, частью первой, и тогда ставшей уже специальной договорной конструкцией, стал залог, служащий, как известно, обеспечением исполнения обязательств среди возможных прочих.

Так, согласно статьям 1232, 1233 Гражданского Кодекса Российской Федерации, залог является одним из способов распоряжения исключительным правом на тот или иной объект интеллектуальной собственности. При этом, за исключением некоторых изъятий, предметом залога могут быть совершенно разные объекты ИС, включая объекты патентного права — изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

На протяжении последнего десятилетия в России интеллектуальная собственность (ИС) компаний-заемщиков стала таким же популярным инструментом обеспечения, как объекты недвижимости, акции, товары в обороте и другие материальные объекты. Об этом свидетельствует, например, рост зарегистрированных залоговых сделок в отношении ИС в Роспатенте:

• 58 сделок в 2015 году
• 72 сделки в 2016 году
• 98 сделок в 2017 году
• 137 сделок в 2018 году
• 104 сделки в 2019 году

Как все устроено на практике и что нужно учесть в договоре залога?

Обратимся к реалиям российского рынка залогов на примере различных известных брендов (товарных знаков), исключительные права на которые использовались в качестве предмета залога больше десяти лет назад:

• В 2009 году крупнейшая российская розничная парфюмерно-косметическая сеть ООО «Алькор и Ко» заложила свой бренд «Л’Этуаль» (товарный знак по свидетельству № 224116) ОАО «Альфа-банку». Стоимость бренда «Л’Этуаль» в то время эксперты оценивали в $5–7 млн.
• В 2009 году в обеспечение исполнения своих обязательств, принятых в силу кредитного договора, ТФК «Мотордеталь-Кострома» передала в полном объеме в залог Совкомбанку исключительные права на принадлежащие ей бренды (товарные знаки по свидетельствам № 49565, № 317833). Стороны по договору залога оценили заложенные исключительные права в размере 42 млн рублей.
• В 2010 году Банку «Новикомбанк» был заложен кондитерский бренд «Конфаэль» (товарный знак по свидетельству № 258246) в качестве обеспечения по кредиту, выданному банком на строительство торгового центра в Красногорске. По оценке экспертов, бренд «Конфаэль» стоил в то время около $4 млн.
• В 2010 году владелец бизнес сети «Дикая орхидея» передал в залог Сбербанку все принадлежащие компании товарные знаки. Однако, по материалам Роспатента, сведения о государственной регистрации данного договора залога, как предусмотрено российским законодательством, отсутствуют. Стоимость бренда «Дикая орхидея», по оценкам экспертов, составляла на тот момент около $5 млн.

Эти давние примеры не являются единичными случаями на рынке. Как видно из статистики Роспатента, подобных сделок достаточно много. В частности, наша юридическая фирма сопровождала недавно залоговую сделку в сфере ИС с общей залоговой стоимостью свыше 1 млрд рублей в рамках предоставления синдицированного кредита АО «Райффайзенбанк» и ПАО «Росбанк» в пользу одного известного digital-ресурса. В рамках проекта мы оказывали услуги по юридической проверке соответствующих объектов ИС (титула), проверке и подготовке соответствующих документов по сделке, в частности договоров залога прав на товарные знаки (знаки облуживания) и программных продуктов, залога прав лицензиата, а также была произведена государственная регистрация предоставленных залогов в Роспатенте.

С 2008 года в практике нашей юридической фирмы по несколько проектов по правовому сопровождению подобных сделок в год. Среди наших национальных и международных клиентов много производственных и коммерческих компаний, финансовых корпораций и банковских учреждений, а также компаний-разработчиков информационных технологий и стартапов. В качестве залогового обеспечения банки и финансовые организации принимают (берут в залог права на):

• товарные знаки и знаки обслуживания;
• промышленные образцы и объекты авторского права (например, дизайны);
• изобретения и полезные модели;
• программы для ЭВМ и базы данных;
• ноу-хау и иные объекты ИС.

Однако на практике встречаются объекты/права, которые не закладываются в принципе. В частности, предметом залога не может быть:

1. исключительное право на фирменное наименование;
2. исключительное право на наименование места происхождения товара;
3. право на коллективный знак;
4. право следования на произведения изобразительного искусства;
5. авторские рукописи литературных и музыкальных произведений и др.

Важно отметить, что сторонами договора залога обычно являются залогодатель (правообладатель-должник) и залогодержатель (например, банк-кредитор). Вместе с тем бывают случаи, когда залогодателем выступает не сам должник, а иное третье лицо. Главное здесь, чтобы залогодателем по договору залога выступал правообладатель, то есть владелец прав на объект ИС. Если говорить о конкретных видах залоговых сделок, как правило, в данной сфере бывает:

• залог исключительного права («классический залог»);
• залог права использования ОИС («залог права на лицензию»);
• залог прав требований на доходы от использования ОИС («залог прав на роялти»);
• залог обязательственных прав («залог прав лицензиата»);
• залог прав, которые залогодатель приобретёт в будущем («залог будущих прав»).

Каждый вид при этом имеет свои юридические особенности и последствия. Например, не все подобные сделки с залогами в сфере ИС регистрируются в Роспатенте.

Тренды рынка залоговых сделок с объектами ИС

Период карантинных ограничений вызвал рост популярности цифровых технологий, необходимых для организации дистанционного оказания услуг и продажи товаров. Интерес, безусловно, найдет свое отражение в динамике кредитно-залоговых сделок в области ИС. Крупнейшие банки страны — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк — заинтересованы в кредитовании сегмента digital и digital economy. При сотрудничестве с ними имеет смысл предложить залог исключительных прав на передовые digital- или IT-разработки. Подобный бизнес должен развиваться, и залог объектов ИС может дать определенный толчок в этой связи. Увеличение кредитно-залоговых сделок в сфере digital и digital economy, думаю, будет развиваться в двух направлениях:

1. Сделки между юридическими лицами, участвующими в совместных с банками проектах, или аффилированными компаниями и самими банками-кредиторами.
2. Сделки между не аффилированными банку компаниями и самими банками-кредиторами.

На новом этапе развития экономики страны потребность в обороте уникальных технологических разработок будет непременно увеличиваться. Думаю, что банковские и финансовые учреждения понимают эту потребность и станут способствовать её реализации в сотрудничестве с инноваторами и IT-разработчиками. Безусловно, залог ИС имеет и будет продолжать иметь одну из ключевых ролей в данных отношениях.