Выделение заявки на товарный знак: теория, практика, размышления

Россия стала участницей Договора о законах по товарным знакам (Trademark Law Treaty, Женева, 27 октября 1994 г.; далее – Договор или TLT) в 1994 г., и постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1997 г. № 1503 «О принятии Договора о законах по товарным знакам» он был введен в действие на территории Российской Федерации. Как известно, этот международный правовой акт был направлен на гармонизацию административных процедур, действующих в различных странах, и должен был создать прочную базу для упрощения ведения дел, связанных с регистрацией и правовой охраной товарных знаков.

В целом нормы отечественного законодательства не противоречили положениям Договора, однако реализация некоторых из них требовала внесения в закон РФ от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках) дополнений и уточнений. Одним из таких положений являлась предусмотренная ст. 7 Договора возможность выделения заявки:

«Разделение заявки и регистрации
(1) [Разделение заявки]
(а) Любая заявка, в которой перечислены несколько товаров и/или услуг (далее – первоначальная заявка):
(i) по крайней мере, до принятия ведомством решения о регистрации знака,
(ii) во время любой процедуры, связанной с рассмотрением возражения против решения ведомства зарегистрировать знак,
(iii) во время любой процедуры, связанной с обжалованием решения о регистрации знака,
может быть разделена заявителем или по его просьбе на две или несколько заявок (далее – выделенные заявки) путем распределения между такими заявками товаров и/или услуг, перечисленных в первоначальной заявке. Выделенные заявки сохраняют дату подачи первоначальной заявки и ее приоритет, при наличии такового.
(b) С учетом подпункта (а) любая договаривающаяся сторона свободна устанавливать требования в отношении разделения заявки, включая уплату пошлин».

Многие положения Договора, в том числе ст. 7, были сформулированы с учетом имеющихся различий в национальном законодательстве стран-участниц. Оценивая содержание подпункта (ii) ст. 7(1)(a) Договора, следует отметить возможность его реализации в тех странах-участницах, национальное законодательство которых предусматривает процедуру оппозиции после публикации решения по заявке, то есть возможность оспаривания решения ведомства третьими лицами. Поскольку российским законодательством такая процедура не предусмотрена, становится очевидной возможность применения к российской заявке только положений подпунктов (i) и (iii) указанной статьи Договора, предусматривающих разделение заявки на стадии экспертизы до вынесения решения о регистрации товарного знака (ст.7(1)(a)(i)), а также при рассмотрении возражения заявителя на решение ведомства (ст.7(1)(a)(iii)).

Аналогичная норма содержится и в ст.7 Сингапурского договора о законах по товарным знакам (Сингапур, 27 марта 2006 г.; далее – Сингапурский договор или STLT).

Как видно из положений TLT, первым и главным условием является наличие в перечне первоначальной заявки более одного товара, поскольку процедура выделения не затрагивает самого обозначения и предполагает действия только в отношении перечня товаров и услуг и их перераспределение между двумя и более заявками.

Норма о выделении заявки появилась в Законе о товарных знаках в редакции 2002 г. и была сформулирована в виде нового п. 6 ст. 10 закона:

«6. В период проведения экспертизы заявки до принятия по ней решения заявитель вправе подать на это же обозначение выделенную заявку, содержащую перечень товаров, указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не однородных с товарами, перечень которых остается в первоначальной заявке».

Однако в Законе о товарных знаках не нашло отражения положение Договора о выделении заявки на стадии рассмотрения возражения (ст. 7(1)(a) (iii)). Это несоответствие российского законодательства меж дународному акту не было устранено и введением в действие четвертой части ГК РФ. В то же время п. 3.5 Правил Палаты по патентным спорам (Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утв. приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. №56) предусматривал такую возможность – выделение заявки на стадии рассмотрения возражения на решение экспертизы, и в совокупности с нормой международного Договора она могла быть реализована заявителем, подтверждением чему являются постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2013 г. №09АП-3640/2013 и решение Роспатента по результатам рассмотрения возражения по заявке №2010710744.

Отмеченная недоработка устранена изменениями к четвертой части ГК РФ, введенными в действие с 1 октября 2014 г.

Необходимо также отметить, что п.3.7 Правил Палаты по патентным спорам установлено дальнейшее рассмотрение возражения раздельно, с учетом результатов рассмотрения ходатайства о выделении, указанного в п. 3.5, по выделенной и первоначальной заявке с возможностью переноса заседания в случае необходимости.

Чем может быть интересна заявителю процедура выделения заявки?

Рассмотрим применимость положения п. (1)(a)(i) ст. 7 Договора – выделение заявки до принятия решения о регистрации знака. Это положение Договора свидетельствует, что статус (состояние делопроизводства) первоначальной заявки влияет на решение о возможности выделения из нее заявки.

При экспертизе заявленного обозначения заявителю может быть направлено уведомление, предусмотренное п.3 ст.1499 ГК РФ (ранее п.3 ст.12 Закона о товарных знаках), о несоответствии обозначения требованиям законодательства (ст. 1477, 1478, 1483 ГК РФ). Нередко складывается ситуация, когда существо уведомления сводится к противопоставлению на основании п.6 ст.1483 ГК РФ заявленному обозначению сходного с ним одного или нескольких зарегистрированных (или заявленных ранее на регистрацию) товарных знаков. При этом мотивы отказа могут относиться не к полному перечню товаров и/или услуг, а лишь к его части. Таким образом, другая часть перечня остается «чистой», и в отношении этих товаров и/или услуг возможна регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В подобных случаях при несогласии с доводами и противопоставлениями Роспатента и намерении отстаивать эту позицию заявителю целесообразно воспользоваться процедурой выделения заявки. Это, как предусмотрено международным договором, должно позволить зарегистрировать товарный знак для части товаров и/или услуг, в отношении которой регистрация возможна, и продолжить переписку с Роспатентом по заявке с перечнем товаров и/или услуг, по которым, по мнению Роспатента, невозможна регистрация товарного знака.

Как известно, дискуссия заявителя и Роспатента относительно мотивов отказа, в частности, противопоставленных в уведомлении товарных знаков, может быть длительной. Это обусловлено следующим.

Заявитель в ответ на уведомление может представить свои доводы в течение шести месяцев с даты направления ему уведомления (п.3 ст.1499 ГК РФ). Доводы могут касаться как отсутствия сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными обозначениями, так и неоднородности товаров и/или услуг, для маркировки которых предназначены конфликтующие обозначения, или другие аргументы в зависимости от мотивов отказа.

В этот же период, руководствуясь пятым абзацем п. 6 ст. 1483 ГК РФ, можно получить от правообладателя противопоставленного товарного знака согласие на регистрацию сходного обозначения. При этом следует учитывать, что согласно действующей редакции указанной нормы регистрация обозначения при наличии письма-согласия допускается только при условии, что она не может стать причиной введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Данное обстоятельство устанавливается Роспатентом. Таким образом, полученное заявителем согласие правообладателя противопоставленного товарного знака не гарантирует регистрацию товарного знака заявителя.

В зависимости от конкретной ситуации для преодоления выявленных экспертизой препятствий к регистрации заявленного обозначения можно также воспользоваться процедурой отчуждения права на товарный знак (ст.1488 ГК РФ), то есть приобрести право на противопоставленный знак, или процедурой внесения изменений в противопоставленную регистрацию товарного знака путем исключения правообладателем товаров, однородных указанным в перечне рассматриваемой заявки (п.1 ст.1505 ГК РФ), или подать иск о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака в связи с его неиспользованием (п.1 ст.1486 ГК РФ).

Очевидно, что для осуществления соответствующих действий требуется время как на проведение переговоров с правообладателями противопоставленных знаков для получения их согласия на то или иное действие, так и на осуществление самих процедур в Роспатенте: на отчуждение потребуется не менее четырех месяцев, на внесение изменений в регистрацию товарного знака – не менее полутора месяцев, на рассмотрение иска судом – значительно больше. И не всегда является достаточным шестимесячный срок, предусмотренный законодательством для ответа на уведомление, чтобы выполнить необходимые действия для изменения ситуации, препятствующей регистрации товарного знака.

Законодательством не предусмотрено продление срока ответа на уведомление, и, как показывает практика Роспатента, по его окончании решение принимается практически сразу при отсутствии ответа заявителя, а при поступлении ответа – приблизительно в течение двух месяцев, причем не всегда доводы заявителя приводят к изменению позиции экспертизы.

Дальнейший путь отстаивания позиции заявителя – подача возражения на решение экспертизы в Палату по патентным спорам Роспатента. На подачу возражения дается четыре месяца с даты направления заявителю решения (п.1 ст.1500 ГК РФ), а в случае пропуска этого срока предусмотрено дополнительно шесть месяцев по процедуре восстановления пропущенного срока (п.1 ст.1501 ГК РФ).

Таким образом, у заявителя есть еще 10 месяцев для устранения препятствий к регистрации товарного знака в части отказных товаров и услуг, поскольку все новые обстоятельства, влияющие на соответствие заявленного обозначения требованиям охраноспособности, будут учтены при рассмотрении возражения, если они были отражены в возражении на дату его подачи.

Принятое в административном порядке решение, с которым не согласен заявитель, может быть обжаловано в суд. Сроки рассмотрения судебных дел не установлены, но, исходя из практики, это длительный процесс. При этом не исключена вероятность того, что заявителю удастся доказать отсутствие оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения и получить регистрацию товарного знака для товаров, в отношении которых экспертиза считала ее невозможной. И даже в этой ситуации, когда столь длительное рассмотрение заявки, содержащей спорные товары, закончилось решением о регистрации товарного знака, нельзя не отметить преимущество процедуры выделения заявки. Именно она позволяет заявителю своевременно получить регистрацию товарного знака в отношении части товаров и/или услуг, обеспечивающую полноценную правовую охрану, и ввести его в гражданский оборот, не дожидаясь результата рассмотрения охраноспособности заявленного обозначения в отношении спорных товаров и/или услуг.

При каких еще обстоятельствах, возникающих в ходе рассмотрения заявки до принятия по ней решения, заявителю целесообразно воспользоваться процедурой выделения заявки?

Ст.1497 ГК РФ предусмотрена возможность внесения изменений в материалы заявки. В частности, согласно п. 3 указанной статьи до регистрации товарного знака допускается вносить изменение сведений о заявителе, в том числе в случае передачи права на регистрацию товарного знака. Как известно, норма ГК РФ, касающаяся отчуждения правообладателем права на товарный знак другому лицу, предусматривает отчуждение как в полном объеме, так и в отношении части товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован (п. 1 ст. 1488). Однако в отношении заявки такая возможность, то есть передача права на регистрацию товарного знака для части товаров и услуг из заявленного перечня, не предусмотрена.

Тем не менее представляется реальным желание заявителя оставить за собой право на заявку в отношении части заявленных в ней товаров и услуг и передать право на регистрацию товарного знака по остальным товарам и услугам другому лицу. Не исключена ситуация, когда для заявителя актуальна передача права в пользу не одного лица, а нескольких заинтересованных лиц с учетом соответствующего распределения между ними товаров и услуг, в отношении которых им будет передано право на регистрацию товарного знака. Реализовать это заявитель сможет, воспользовавшись процедурой выделения заявки.

Какова отечественная практика реализации рассматриваемого положения международных договоров?

Особенность выделенной заявки, исходя из ст. 7 TLT и аналогичной нормы Сингапурского договора, заключается в том, что она должна сохранять дату подачи первоначальной заявки и ее приоритет при наличии такового. Это положение международных актов представляется закономерным и обусловлено тем, что по своей сути выделенная заявка является частью первоначальной заявки, а не чем-то новым, вновь заявленным. Оба договора предоставляют договаривающейся стороне возможность свободно устанавливать требования к разделению заявки, включая уплату пошлин.

В связи с этим постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 г. № 403 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 12 августа 1993 г. № 793» в Положение о пошлинах было включено новое положение, касающееся подачи выделенной заявки: «За подачу заявки, выделенной из первоначальной заявки на товарный знак, взимается пошлина в размере 8500 рублей независимо от количества классов МКТУ, указанных в заявке».

Из этого положения следует, что Россия пошла по пути подачи новой заявки, которая является выделенной из первоначальной. В то же время пошлина за подачу выделенной заявки принципиально отличалась от пошлины за подачу обычной заявки на товарный знак: ее размер не зависел от числа классов, а был фиксированным. И такой подход представляется закономерным, по крайней мере при выделении заявки после направления экспертизой уведомления о результатах проверки заявленного обозначения.

Как отмечалось, природа выделенной заявки совсем иная, чем у обычной заявки: выделенная заявка касается обозначения, в отношении которого уже может быть проведен поиск и экспертизой выявлены основания для отказа в регистрации этого обозначения в качестве товарного знака. В этом случае задачей экспертизы при поступлении просьбы заявителя о выделении заявки (сейчас она может быть выражена в заявлении отметкой в соответствующей графе) является сопоставление выделенной заявки с первоначальной в части указания сведений о заявителе, совпадения заявленного обозначения и перечня товаров и услуг выделенной заявки, который не может содержать иных наименований, чем указанные в первоначальной заявке, поскольку выделенная заявка – это часть первоначальной. Кроме того, товары (услуги) выделенной и первоначальной заявок не должны быть однородными.

Несмотря на то, что в соответствующих нормах TLT и STLT отсутствует требование неоднородности перечней, это требование отечественного законодательства может быть обосновано следующим. В результате выделения одной или нескольких заявок существует вероятность регистрации товарных знаков по этим заявкам, а не только по первоначальной. При этом товарные знаки будут тождественными, а заявителями и, соответственно, правообладателями могут стать разные лица в результате передачи каждому из них права на соответствующую выделенную заявку.

Вследствие этого неизбежен конфликт между правообладателями товарных знаков, зарегистрированных на основе первоначальной и выделенных заявок, если товарные знаки будут зарегистрированы для однородных товаров. Такая ситуация будет негативно сказываться и на интересах потребителей, вводя их в заблуждение относительно производителя товара. Избежать конфликтных ситуаций позволяет распределение неоднородных товаров между первоначальной и выделенной (выделенными) заявками, что и было сформулировано в качестве требования к выделенной заявке и нашло отражение в п. 6 ст. 10 Закона о товарных знаках, а впоследствии в п. 2 ст. 1502 ГК РФ. Таким образом, при экспертизе выделенной заявки проверяется однородность товаров и услуг в перечнях первоначальной и выделенной заявок.

Учитывая, что процедура выделения была рассмотрена в связи с наличием препятствий в регистрации товарного знака для указанных в выделенной заявке товаров (услуг), оценка охраноспособности обозначений в отношении спорных товаров и услуг должна сводиться к проверке наличия и устранению ранее выявленных препятствий к регистрации. Поскольку рассмотрение выделенной заявки непосредственно связано с первоначальной, в том числе в связи с необходимостью исключения из первоначальной заявки товаров и услуг, включенных в выделенную заявку, представляется обоснованным рассмотрение обеих заявок одним и тем же экспертом.

Процедуру выделения заявки можно представить в виде следующих этапов:

• проверка полного совпадения обозначений, заявленных в первоначальной и выделенной заявке;
• проверка совпадения информации о заявителе по этим заявкам;
• проверка наличия в первоначальной заявке товаров, которые указаны в выделенной заявке.

Очевидно, что проверка этих данных может быть осуществлена в рамках формальной экспертизы выделенной заявки.

И последний этап, являющийся наиболее трудоемким и имеющий серьезные правовые последствия, – это проверка товаров, которые остаются в первоначальной заявке, и товаров, включенных в выделенную заявку, с целью установить их однородность и в случае выявления таковых дальнейшего перераспределения товаров между заявками.

Перечисленные действия осуществляются экспертизой только при подаче выделенной заявки и имеют существенные особенности по сравнению с действиями экспертизы на основе положений ст. 1498 и 1499 ГК РФ и подзаконных правовых актов в отношении обычных заявок.

Процедура выделения заявки из первоначальной заявки на товарный знак, применяемая Роспатентом

Рассмотрим пример делопроизводства по вышеупомянутой заявке на товарный знак № 20107107445. Экспертизой было принято решение о регистрации заявленного обозначения для части из заявленных услуг 35 класса, а именно: для услуг «офисная служба, аудит». Невозможность регистрации товарного знака для остальных услуг мотивировалась наличием сходных до степени смешения товарных знаков третьих лиц. Заявитель подал в Палату по патентным спорам возражение на решение экспертизы о регистрации товарного знака, в котором просил зарегистрировать товарный знак не только для услуг «офисная служба, аудит», но и для услуг 35 класса: «продвижение товаров [для третьих лиц]; розничная и оптовая торговля; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуг предприятиям)».

Далее заявитель, руководствуясь ст.7(1)(a)(iii) Договора и п. 3.5 Правил Палаты по патентным спорам, подал выделенную заявку с перечнем услуг, в отношении которых было отказано в регистрации товарного знака по заявке № 2010710744, что, собственно, и стало поводом для подачи возражения. Выделенной заявке был присвоен № 2011738788, и заявителю было направлено уведомление о выделении заявки. Соответствующая информация поступила в Палату по патентным спорам, и на коллегии при рассмотрении возражения по первоначальной заявке № 2010710744 было принято решение о прекращении делопроизводства по этому возражению. В обоснование такого решения было указано, что после процедуры выделения в первоначальной заявке № 2010710744 отсутствуют услуги 35 класса МКТУ, а именно: «продвижение товаров [для третьих лиц]; розничная и оптовая торговля; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуг предприятиям) », в отношении которых заявитель оспаривает решение экспертизы, «то есть отсутствует предмет спора». Решение о прекращении делопроизводства по рассмотрению возражения было утверждено руководителем Роспатента.

Анализ данного дела показал, что при рассмотрении возражения не была осуществлена процедура, установленная п. 3.7 Правил Палаты по патентным спорам, действующих на момент рассмотрения, и предписывающая рассмотрение возражения раздельно по выделенной и первоначальной заявке. Как уже отмечалось, рассмотрение возражения по первоначальной заявке было прекращено. Однако в решении Палаты по патентным спорам отсутствовало указание о необходимости регистрации товарного знака по первоначальной заявке и о рассмотрении возражения по выделенной заявке, в которую были включены спорные услуги.

Есть мнение, что результат выделения заявки зависит от «правильности» выделения, то есть для рассмотрения возражения по существу в первоначальной заявке должны остаться спорные товары, что исключает возможность принятия решения о прекращении делопроизводства, а в выделенную заявку должны быть включены товары, в отношении которых экспертизой принято решение о регистрации товарного знака. Однако, как показывает практика Роспатента, в связи с присвоением выделенной заявке нового порядкового номера по ней вновь проводится и формальная экспертиза, и экспертиза по существу.

Комментируя предлагаемую Роспатентом схему действия в связи с выделением заявки, полагаем целесообразным, во-первых, напомнить цель, на решение которой направлено введение этой процедуры международными договорами: зарегистрировать товарный знак для той части товаров и/или услуг, в отношении которых регистрация возможна, и продолжить переписку с Роспатентом, если выделение осуществлено до принятия решения по первоначальной заявке (ст. 7(1)(a)(i) Договора), или продолжить рассмотрение возражения в отношении спорных товаров и/или услуг (ст. 7(1)(a)(iii) Договора) и, во-вторых, обратить внимание на необходимость применения п. 3.7 Правил палаты по патентным спорам Роспатента. Полагаем, что «правильность» выделения той или иной части товаров не должна влиять на достижение указанной цели.

Итак, выделенной заявке присваивается новый номер – текущий порядковый номер на момент ее поступления в ведомство, а не номер, привязанный к номеру первоначальной заявки. Такая регистрация выделенной заявки позволяет Роспатенту утверждать, что поданное заявителем возражение не относится к выделенной заявке, поэтому она не подлежит рассмотрению в Палате по патентным спорам, а проходит повторную экспертизу по существу.

Об устоявшейся практике применения Роспатентом именно такой схемы рассмотрения выделенной заявки, в том числе при реализации заявителем процедуры выделения на стадии рассмотрения возражения, свидетельствовало введение Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941¹ пошлины за регистрацию заявки, выделенной из первоначальной, в размере 2000 руб. При этом пошлина за экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам составляла 8500 руб. за один класс МКТУ и 1500 руб. за каждый дополнительный класс свыше одного.

Впоследствии размеры пошлин неоднократно увеличивались и сегодня составляют:

• за регистрацию выделенной заявки – 3500 руб. + 1000 руб. за каждый класс свыше 5 (п. 2.2);
• за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам – 11500 и 2500 руб. за каждый дополнительный класс свыше одного (п. 2.4).

При этом п. 11 Положения о пошлинах предписывает производить одновременно оплату пошлины по п. 2.2 (за регистрацию заявки, выделенной из первоначальной заявки на товарный знак) и по п. 2.4 (за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам), что исключает всякие сомнения относительно объема экспертизы обозначения по выделенной заявке: путь к принятию по ней решения такой же, как по обычной заявке, и выделенная заявка никогда не попадает на рассмотрение в Палату по патентным спорам в связи с ранее поданным возражением по первоначальной заявке. Как и при включении в выделенную заявку товаров, в отношении которых уже была признана Роспатентом возможность регистрации товарного знака, эта выделенная заявка никогда не попадет сразу на регистрацию товарного знака, в то время как именно это предписано TLT и STLT.

Pатраты заявителя на подачу выделенной заявки после принятия Роспатентом решения по первоначальной заявке

Каковы затраты заявителя на подачу выделенной заявки после принятия Роспатентом решения по первоначальной заявке, то есть на стадии рассмотрения возражения заявителя на принятое решение Роспатента по первоначальной заявке в соответствии с п.2 ст. 1502 ГК РФ? Сделаем расчет для заявки, поданной в отношении одного класса МКТУ, на основе действующей редакции Положения о пошлинах:

• подача возражения на решение по первоначальной заявке – 9000 руб. (п.2.28.2 – за рассмотрение возражения против решения, принятого по результатам экспертизы заявленного обозначения обозначения по заявке на товарный знак)²;
• подача выделенной заявки – 3500 руб. (п.2.2 – регистрация заявки, выделенной из первоначальной заявки на товарный знак, проведение экспертизы и принятие решения по заявке на товарный знак) + 11500 руб. (п. 2.4 – проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам).

Суммарные затраты составят 24000 руб., что представляется необоснованно завышенным, так как объем экспертизы по выделенной заявке принципиально отличается от экспертизы обычной заявки. Как уже отмечалось, экспертиза обозначения по заявке, выделенной на стадии рассмотрения возражения, по существу была проведена в рамках экспертизы первоначальной заявки, и в отношении товаров и/или услуг, включенных в выделенную заявку, уже был проведен поиск и принято решение.

Анализ международной практики выделения заявки показал, что при регистрации, например, товарного знака Евросоюза за выделение заявки установлена фиксированная пошлина в 250 евро³. Аналогично в США: в случае ходатайства о выделении одного или нескольких целых классов из заявки потребуется уплатить пошлину только за разделение заявки в размере 100 долл.⁴, в то время как за подачу заявки взимается пошлина в 375 долл. за каждый класс.

По мнению автора, сложившаяся в России практика выделения заявки несколько не соответствует положениям международных договоров. Данное утверждение основано в том числе и на официальном комментарии⁵, например, к ст. 7 STLT:

«7.01 Пункт (1)(а)… Как правило, заявитель заинтересован в разделении заявки, если протест ведомства или возражение против регистрации знака затрагивает лишь некоторые из товаров и услуг, находящихся в списке. В такой ситуации разделение на две выделенные заявки может позволить одной из них поступить непосредственно на регистрацию, в то время как рассмотрение вопроса о протесте или возражении продолжится лишь в отношении другой выделенной заявки».

Прежде всего обратим внимание на то, что обе заявки, в том числе и та часть, которая осталась от первоначальной заявки после процедуры выделения, названы в комментарии «выделенные заявки». Это подтверждает высказанное ранее мнение о том, что для осуществления процедуры выделения заявки не имеет значения, какая именно часть товаров – спорных или «чистых» – переносится в другую заявку.

С учетом официального комментария представляется приемлемой для России иная, чем ныне существующая, процедура выделения заявки. Как было предписано п. 2.15 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утв. приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32), заявка на регистрацию товарного знака (за исключением изображения, заявляемого на регистрацию) подается в двух экземплярах. И именно второй экземпляр, находящийся в распоряжении ведомства, мог бы использоваться при намерении заявителя прибегнуть к процедуре выделения заявки в совокупности с копиями всех остальных документов, появившихся в ходе делопроизводства по первоначальной заявке. При этом выделенной заявке может быть присвоен тот же номер с дополнительным индексом, отличающим ее от первоначальной заявки. Заявителю необходимо лишь подать, например, ходатайство о выделении заявки из первоначальной и соответствующим образом распределить товары и/или услуги между этими заявками. Это исключило бы необходимость в проведении формальной экспертизы вновь поданной (выделенной) заявки, существенно сократило временные и трудозатраты ведомства, поскольку необходимо было бы только проверить правильность распределения товаров и/или услуг между перечнями первоначальной и выделенной заявок.

Действующими Требованиями к материалам заявки на товарный знак⁶ предписано подавать заявку в одном экземпляре (п. 8) с обеспечением возможности получения «неограниченного количества удобочитаемых копий при непосредственном репродуцировании документов с использованием стандартных средств копирования или сканирования» (п. 2). Данное требование, по нашему мнению, является предпосылкой для изменения сформированной Роспатентом практики выделения заявки на товарный знак. Уменьшатся и материальные затраты заявителя, поскольку отпадет необходимость в оплате излишних работ ведомства по выделенной заявке.

Представляется обоснованным введение единой пошлины, как это было установлено в 2003 г. Возможно, она будет называться «пошлина за рассмотрение ходатайства о выделении заявки из первоначальной заявки на товарный знак», и ее размер, безусловно, должен быть адекватным действиям, которые фактически осуществляются ведомством. Такая процедура позволила бы сбалансировать и оптимизировать процесс выделения заявки и тем самым приблизить Россию к реализации задач, поставленных международными договорами, поскольку отпадет необходимость прекращать делопроизводство по первоначальной заявке в связи с рассмотрением возражения в Палате по патентным спорам, и это возражение будет рассматриваться именно в отношении выделенной заявки, в которую включены спорные товары и услуги.

Из практики не известны случаи выделения из первоначальной заявки нескольких заявок. Однако существование такой возможности потребует от ведомства дополнительных действий: многократного копирования первоначальной заявки и приобщенных к ней дополнительных материалов, перераспределения товаров и/или услуг по перечням этих заявок и т.п., что, конечно же, должно быть оплачено заявителем.

К сожалению, действующий Административный регламент⁷ содержит положения (п. 31), предписывающие со ссылкой на п. 2.2 и 2.4 Положения о пошлинах применение уже сложивших ся в практике подходов: от заявителя требуется одновременная оплата этих пошлин за проведение экспертизы в полном объеме, как по обычной заявке. Подобные положения содержат и новые Правила–2015⁸. В то же время Правила–2015 не устанавливают необходимость проверки на стадии формальной экспертизы совпадения сведений о заявителе, заявленных обозначений и наличия в первоначальной заявке товаров, включенных в выделенную заявку, что важно при существующей процедуре подачи «новой» выделенной заявки.

Введение предлагаемой автором процедуры выделения (посредством копирования первоначальной заявки) позволило бы исключить необходимость сопоставления перечней товаров первоначальной и выделенной заявок, предписанной подпунктом 1 в последнем абзаце п. 33 Правил–2015, и сократить сроки экспертизы. Предлагаемое копирование первоначальной заявки исключает и один из мотивов отказа в выделении заявки (а именно: несоответствие подпункту 1 в последнем абзаце п. 33), предусмотренный в п. 73 Правил–2015 и основанный на несоответствии заявки п. 33 Правил–2015 следующего содержания:

«33. В ходе проверки перечня товаров по выделенной заявке должно быть установлено следующее:
1) товары, указанные в выделенной заявке, были заявлены в первоначальной заявке на товарный знак;
2) товары, указанные в выделенной заявке, не являются однородными с товарами, остающимися в первоначальной заявке».

Формулировка подпункта 2) несет в себе некоторую неопределенность: на кого именно возложена ответственность за правильное распределение товаров и/или услуг по перечням выделенной и первоначальной заявок при подаче выделенной заявки в связи с получением уведомления о невозможности регистрации товарного знака для части товаров? Ведь именно содержание уведомления экспертизы, как правило, определяет объем товаров, включаемых в выделенную заявку. Учитывая возникающие трудности в оценке однородности и возможные разногласия по этому вопросу между ведомством и заявителем, заявитель оказывается в незавидном положении.

Полагаем, что отказ в выделении заявки с учетом действующего законодательства должен быть основан только на невозможности разделить перечень первоначальной заявки на группы неоднородных товаров (то есть все товары/услуги в перечне первоначальной заявки являются однородными).

Ошибки именно заявителя в оценке однородности могут возникнуть при его намерении разделить заявку на две и более частей до получения уведомления экспертизы о результатах проверки заявленного обозначения. Во всех остальных случаях, когда выделение заявки основывается на результатах экспертизы, ответственность за оценку однородности товаров должна нести экспертиза, поскольку указание в уведомлении экспертизы на невозможность регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров свидетельствует о ее признании этих товаров неоднородными с товарами, для которых регистрация возможна. Относительно допущенных заявителем при оформлении выделенной заявки недостатков полагаем, что они могут быть устранены, и заявителю должна быть предоставлена такая возможность.

Анализируя действующее законодательство, нельзя не отметить, что новая формулировка п. 2 ст. 1502 ГК РФ⁹ ограничивает условия выделения заявки несоответствием заявленного обозначения п. 6 ст. 1483 ГК РФ, в то время как ни ст. 7 TLT, ни ст. 7 STLT, устанавливая возможность выделения заявки при обжаловании решения, не ограничивают эту возможность мотивами обжалования. Отказ в регистрации товарного знака для всех или части товаров может быть основан не только на п. 6 ст. 1483 ГК РФ при выявлении сходства с ранее зарегистрированными или заявленными товарными знаками.

Основанием для оспаривания может стать отказ в регистрации для части товаров по п. 1 и 3 ст. 1483 (абсолютные основания для части товаров/услуг), а также по п. 8 указанной статьи, если противопоставляется фирменное наименование, или коммерческое обозначение, или промышленный образец другого лица. Тем более что с введением в ГК РФ нормы о публикации материалов заявки и возможности заинтересованных лиц отреагировать на них, подав свои возражения против регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения (п. 1 ст. 1493), реализация п. 8 ст. 1483 ГК РФ становится возможной уже на стадии экспертизы заявки, а не только при оспаривании действующей регистрации товарного знака. И применение в подобных ситуациях процедуры выделения заявки становится для заявителей особенно актуальным.

Выделение заявки на стадии рассмотрения возражения против решения экспертизы в соответствии с положениями ст. 7(1)(a)(iii)) TLT и STLT

Особенности применения процедуры на стадии рассмотрения возражения должны быть прописаны в Правилах рассмотрения споров, проект¹⁰ которых сейчас обсуждается специалистами. В п. 38 проекта, устанавливающем право участника спора подать ходатайство, есть следующая формулировка: «о рассмотрении заявки на товарный знак, содержащей перечень товаров и услуг, измененный в результате выделения из нее заявки в отношении товаров и услуг, неоднородных с товарами и услугами, оставшимися в перечне услуг первоначальной заявки, с представлением выделенной заявки».

Учитывая, что в Палате по патентным спорам заявка рассматривается с учетом поступившего возражения, из приведенной формулировки с очевидностью следует, что в первоначальной заявке должны остаться спорные товары/услуги для сохранения предмета ее рассмотрения, а в выделенную заявку следует включить «чистые» товары/услуги, и по ней должен быть зарегистрирован товарный знак.

Однако остается много вопросов, не урегулированных в проекте. В частности, кто сопоставляет первоначальную и выделенную заявки? Кто оценивает однородность товаров, распределенных по перечням этих заявок?

Можно только предположить, что поскольку вместе с ходатайством о рассмотрении должна быть представлена выделенная заявка, эти действия отнесены к компетенции коллегии Палаты по патентным спорам. Причем удовлетворение этого ходатайства будет свидетельствовать о выделении заявки.

Какой путь проходит выделенная заявка, прежде чем будет представлена в Палате по патентным спорам? Если она, согласно действующим нормативно-правовым актам, должна пройти путь обычной заявки для признания ее выделенной, каким образом она может быть представлена в Палату по патентным спорам именно заявителем? Какой путь проходит выделенная заявка, в которую включены «чистые» товары/услуги, до регистрации товарного знака? Будет ли приниматься новое решение по выделенной заявке (с новым порядковым номером), которое является основанием для уплаты пошлины за регистрацию товарного знака и дальнейшего внесения знака в Реестр?

Предложения по совершенствованию правового регулирования и практики применения процедуры выделения заявки на товарный знак

1. Формулировка п. 3.7 Правил по патентным спорам соответствует положениям международных договоров и полностью отражает суть процедуры выделения, поэтому ее необходимо транслировать в проект Правил рассмотрения споров (см. ссылку 10) и применять при рассмотрении возражений до вступления в силу проекта. Аналогичный подход необходимо ввести к применению и на стадии экспертизы заявленного обозначения, не направляя на повторную экспертизу часть первоначальной заявки, в отношении которой возможна регистрация товарного знака.

2. Такой организационный (технический) момент, как присвоение текущего номера выделенной заявке, не должен влиять на процедуру выделения и ее исход. Данное мнение может быть подкреплено позицией Конституционного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 3 июля 2018 г. № 28-П¹¹: «…как неоднократно указывал Конституционный суд Российской Федерации, цели одной только рациональной организации деятельности органов власти не могут служить основанием для ограничения прав и свобод человека и гражданина».

3. Установление факта однородности товаров и/или услуг, как показывает практика Роспатента и судов, достаточно сложный процесс, а несовпадение мнений в оценке однородности препятствует осуществлению процедуры выделения заявки. Учитывая, что в международных договорах требования неоднородности товаров и/или услуг нет, как и в национальном законодательстве других стран в части регламентации процедуры выделения (разделения) заявки, предлагаем рассмотреть альтернативный вариант правового регулирования выделения заявки, а именно: отказаться от требования неоднородности при выделении заявки. В связи с этим необходимо внести в действующее законодательство по крайней мере следующие изменения:
в п. 2 ст. 1502 ГК РФ, исключив слова
«и неоднородных с другими товарами из содержащегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе»;
в п. 33 Правил–2015, исключив абзац
«2) товары, указанные в выделенной заявке, не являются однородными с товарами, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе». При этом, возможно, потребуется уточнение редакции п. 73 Правил–2015;
в п. 51 Правил–2015, исключив слова «3) необходимость уточнения перечня товаров, в том числе в случае несоответствия перечня товаров, указанного в выделенной заявке, требованиям п. 2 ст. 1502 Кодекса».

4. Предусмотреть возможность передачи права на заявку, образовавшуюся в результате процедуры выделения, при условии, что это не может быть причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя, по аналогии с отчуждением права на товарный знак, а именно:
внести изменения в ст. 1497 ГК РФ, дополнив ее новым п. 3¹ следующего содержания: «3¹. Изменение в заявке, выделенной из первоначальной заявки на товарный знак, сведений о заявителе, в том числе в случае передачи права на регистрацию товарного знака, может быть внесено до государственной регистрации товарного знака (статья 1503) или до принятия решения об отказе в его государственной регистрации при условии, что такая передача права не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя»;
в связи с этим аналогичное положение внести в п. 65 Правил–2015.

5. С учетом рассмотренной ранее целесообразности применения процедуры выделения можно отметить несколько временных этапов делопроизводства по заявке, поскольку выделение заявки на том или ином этапе может повлечь за собой разный объем экспертизы и, соответственно, необходимость применения разного подхода в начислении пошлины:
выделение после окончания формальной экспертизы, но до начала экспертизы заявленного обозначения;
выделение до принятия решения по первоначальной заявке;
выделение на этапе рассмотрения возражения против решения экспертизы по первоначальной заявке.

6. Согласно п. 2 ст. 1502 ГК РФ выделение на стадии рассмотрения возражения возможно «до принятия по ней [заявке] решения». Видимо, это ошибочная редакция, заимствованная из Договора или из прежней редакции данной нормы, поскольку фактически имеется в виду решение, принимаемое по результатам рассмотрения возражения. В этом случае возникает вопрос: какой факт свидетельствует о принятии этого решения: оглашение резолютивной части решения по завершении рассмотрения возражения коллегией Палаты по патентным спорам или факт оформления решения Роспатента, приложением к которому является заключение коллегии? В последнем случае у заявителя есть возможность подать выделенную заявку в период после оглашения резолютивной части решения, но до оформления решения Роспатента, что было отмечено в статье Е.В. Петровской "Использование выделенных заявок при получении правовой охраны товарного знака"¹².

Полагаем, что ответы на эти и многие другие вопросы, а также затронутые автором аспекты и сформулированные предложения позволят оптимизировать процедуру выделения заявки на товарный знак и создать исчерпывающее нормативное регулирование, позволяющее не просто транслировать нормы международных договоров в российское законодательство, но и обеспечивать эффективное использование этой процедуры заявителями.

1. Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941.
2. https://rupto.ru/activities/dues/patduty/tabl_razm_poshlin/
3. https://oami.europa.eu/ohimportal/en/feespayable-direct-to-ohim
4. https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule#Patent%20Fees
5. Комментарий к основному предложению в отношении пересмотренного Договора о законах по товарным знакам и Инструкции (TLT/R/DC/5 от 5 октября 2005 г. С. 9).
6. Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам, и их формы, утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482.
7. Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 483.
8. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, утв. приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482
9. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 5 марта 2014 г. № 59-СФ «О федеральном законе «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
10. Проект Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке.
11. Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 3 июля 2018 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам».
12. Петровская Е.В. Использование выделенных заявок при получении правовой охраны товарного знака // Патентный поверенный. 2015. № 1. С. 20.