Возможность охраны изобретений с формулой на применение у вас РФ не вызывает сомнений, а у Роспатента?

Из нижеприведенного решения ВАС РФ однозначно следует, что действующие нормы патентного права четвертой части ГК РФ не препятствуют охране изобретений с формулой на применение, «поскольку в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу».

Таким образом, ВАС РФ в 2012 г. подтвердил сказанное мною в 2005 г.:

При установлении факта использования изобретения (полезной модели) формула на применение продукта в зависимости от совокупности составляющих ее признаков может (и должна) рассматриваться или как характеризующая непосредственно продукт, или как характеризующая способ. Объектом возможного нарушения прав патентообладателя может являться или продукт, или способ. Третьего не дано¹

После такого решения ВАС РФ, подтвердившего возможность существования охраны продукта или способа в форме формулы изобретения на применение, вновь актуализируется вполне резонный вопрос: на каком правовом основании Роспатент противодействует продлению срока действия патента, изобретение по которому относится к продукту, а формула изобретения изложена по форме «применение»?

Опять же сошлемся на вышеназванную публикацию, в которой еще в период действия Патентного закона РФ по данному вопросу отмечалось:

Если патент на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или аг-рохимикату, выдан с формулой на применение в отношении одного из перечисленных объектов, и при условии, что формула изобретения содержит только признаки, характеризующие непосредственно продукт, срок действия такого патента также может быть продлен на основании п. 3 ст. 3 Патентного закона.

В последующем этот вопрос вновь был поднят в моей статье², в которой анализировался действующий Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению в установленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, а также восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в силе³ (далее — Административный регламент) и практика его применения:

Из приведенных пунктов [10.5, 10.6, 10.13] Административного регламента следует, что возможность продления срока действия патента касается продуктов (лекарственного средства, пестицида или агрохимиката) в случае, если они охарактеризованы в формуле изобретения, или в виде соединения, или группы соединений, описываемых общей структурной формулой, или в виде композиции. Если продукт охраняется патентом с формулой изобретения, изложенной по структуре применение, продление срока действия такого патента формально не предусмотрено. От этого не уйти и сегодня: любые споры по данному вопросу могут тупо завершаться отсылкой к действующему Административному регламенту, без какого-либо комментария. Однако после проведения совместных работ с европейскими специалистами под эгидой ЕПВ и декларированным стремлением сблизиться с европейским законодательством и практикой уже невозможно будет просто отмахнуться от вопроса: почему структура изложения патентной формулы, а не ее сущность оказывает такое негативное влияние на возможность продления срока действия патента?

Пока вопрос о возможности использования формулы изобретения на применение дискутировался в 2007—2009 гг. в Роспатенте и стоял вопрос о полном исключении такой формулы изобретения из российского правоприменения, еще можно было понять дискриминацию формулы на применение. Но после того как в результате долгих обсуждений и споров вопрос был однозначно решен в пользу сохранения формулы на применение, представляется совершенно нелогичным не продлевать срок действия такого патента».

Несмотря на мои дальнейшие публикации⁴ по данному вопросу и разъяснения того, что разные формы (структуры) изложения формулы изобретения, характеризующие продукт, не могут влиять на решение о продлении срока действия такого патента, сотрудники Роспатента заняли позицию, которую можно назвать глухой обороной. Они начали отказывать в продлении срока действия патента в отношении лекарственного средства, если формула изобретения изложена по форме «применению вещества по определенному лечебному назначению», несмотря на то, что срок действия некоторых патентов с такой формулой изобретения тем не менее продлевался, о чем уже упоминалось в вышеприведенных публикациях (см., например, патенты РФ № 2114860 — продление в 2009 г. и № 2260013 — продление в 2010 г.).

Мы уже начали готовиться к возбуждению судебного спора с Роспатентом, но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. ВАС РФ рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению А. В. Михайлова от 16 марта 2012 г. о признании недействующими пунктов 10.5, 10.6 вышеназванного Административного регламента и отказал⁵ заявителю в удовлетворении поданного заявления, сохранив действительность п. 10.5 и 10.6 Административного регламента.

Рассматривая заявление А. В. Михайлова, ВАС РФ наряду с другими мотивами обращения высказал однозначную позицию о возможности охраны изобретений с формулой изобретения на применение в условиях действующих норм части четвертой ГК РФ. А сколько ранее было высказываний оппонентов, пытавшихся доказать, что в условиях действующих норм патентного права по четвертой части ГК РФ такое невозможно? Именно на таких ложных посылках в 2007 г. началась в Роспатенте дискредитация формул изобретения на применение, которую с трудом удалось пресечь. Однако относительно возможности продления срока действия патента с такой формулой изобретения, когда она характеризует продукт, отголоски непонимания остались. Возможно, теперь после изучения приведенного решения ВАС РФ в Роспатенте одумаются.

А. В. Михайлов, оспаривая положения Административного регламента, указывал в том числе и на то, что названные пункты регламента ограничивают права добросовестных патентообладателей на продление срока действия исключительных прав на лекарственные средства, патенты на которые выданы с формулой изобретения на применение.

Отклоняя данный мотив о якобы невозможности продления срока действия таких патентов в условиях действующих норм права, ВАС РФ в решении указал:

Довод заявителя, что оспариваемыми пунктами не предусмотрена возможность правовой охраны применения изобретения, не соответствует содержанию данных пунктов и статьям 1350 и 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу.

Тем самым ВАС РФ подчеркнул, что патенты с формулой изобретения на применение легитимны в условиях действующих⁶ норм патентного права. Такие патенты охраняют или продукт, или способ, а не какие-либо иные объекты.

Таким образом, если формула изобретения на применение характеризует продукт, например лекарственное средство, то возможность продления срока действия такого патента, ее содержащего, должна рассматриваться на общих основаниях, вне какой-либо связи с формой изложения формулы изобретения.

ВАС РФ подтвердил то, о чем я спорил с Роспатентом и оппонентами, начиная с конференции Роспатента⁷ и публикуя статью за статьей, пытаясь убедить оппонентов в том, что законом предусмотрено всего два объекта изобретения: продукт или способ, и не форма изложения формулы на изобретение определяет объем прав по выданному патенту, а ее содержание, представляющее собой совокупность признаков, определяющую назначение запатентованного изобретения и его объект (продукт или способ).

Какие теперь могут быть основания у Роспатента не продлевать срок действия патентов с формулой изобретения на применение, если такой формулой охарактеризован именно продукт?

1. Джермакян В. Ю. Что охраняет формула на применение продукта? // Патентный поверенный. 2005. № 6. С. 26.
2. Джермакян В. Ю. Продление срока действия патента с формулой на применение, или Европа нам поможет // Патенты и лицензии. 2010. № 10. С. 10.
3. Патенты и лицензии. 2009. № 9. С. 42.
4. Джермакян В. Ю. Прости, учитель, но я уже давно не ученик // Патентный поверенный. 2012. № 4. С. 34.
5. Решение ВАС РФ № 3927/12. Резолютивная часть решения оглашена 31 октября 2012 г. Полный текст решения изготовлен 1 ноября 2012 г.
6. Они были также легитимны в условиях действия норм права по Патентному закону РФ в редакции 2003 г.
7. Джермакян В. Ю. Формула на применение, или Все за, а Баба-яга против // Патенты и лицензии. 2007. № 12. С. 2.