Волшебные слова «техническое решение задачи»

Часть I

История возникновения указанных в аннотации слов происходит из глубины советской эпохи¹. Авторы этих слов, судя по всему, даже не подозревали о том, какие возможности они в себе таят. Изначально они фактически не выполняли функции критерия изобретения и имели в большей мере пафосный смысл, указывающий на то, что в условиях общегосударственной собственности в СССР изобретения являются источником технического прогресса, а не какого-то чуждого нам частного капиталистического бизнеса. По этой причине было совершенно естественным то, что даже еще в 1991 г., в преддверии распада СССР и перевода экономики на рыночные отношения, а затем в 1992 г. законом СССР «Об изобретениях в СССР» и Патентным законом РФ определение понятия «изобретение» через техническое решение было исключено. Вместо этого был включен перечень решений, которые являются принципиально непатентоспособными, то есть данная часть отечественного законодательства была приведена в соответствие с давно устоявшимися международными стандартами. Эти международные стандарты законодательно не закрепляют определение понятия «изобретение», тем не менее содержат методологические подходы по отнесению исследуемого изобретения к тем, которые они относят к принципиально непатентоспособным, перечисленным в открытом перечне.

Заметьте, отнесение не к техническим или нетехническим решениям, с общетехнической точки зрения, а к тем, которые включены в указанный перечень. Однако при этом действительно употребляются термины «технические признаки», «технический результат», «техническая проблема» и т. п. К этому замечанию мы еще вернемся, а сейчас только отметим, что в указанном перечне нет таких явно нетехнических решений, каковыми являются, например, решения, относящиеся к штаммам микроорганизмов (объекты живого мира к технике не относятся), и, наоборот, явно технические решения, относящиеся непосредственно к технике, например программы для ЭВМ, в этот перечень включены. То есть международные нормы, применяя указанные технические понятия, исходят из законодательно установленной основы, предусматривающей перечень принципиально непатентоспособных изобретений, в который включены как технические, так и нетехнические решения. При этом указанный перечень является открытым. Однако вопреки вожделенному желанию Роспатента включить в п. 5 ст. 1350 ГК РФ слово «в частности», делающее открытым перечень принципиально непатентоспособных изобретений, чтобы потом было можно как угодно широко его толковать через нетехнический характер результата (снижение коэффициента трения, предотвращение заклинивания и еще список глубинных технических результатов, установленный Административным регламентом по изобретениям² , в который неправомерно включены такие не технические, а биологические результаты, как улучшение кровоснабжения органа и т. п.), Европейское патентное ведомство (ЕПВ), как и все национальные патентные ведомства развитых стран мира, очень строго, бережно и системно относятся к возможности отнесения исследуемых изобретений к этому перечню. При этом они руководствуются тем, что расширение перечня должно производиться прецедентными решениями высших судебных органов на основе вырабатываемой позиции специализированных судов. Недаром указанный перечень сам представляет собой международный стандарт. По сути, он не расширяется десятилетиями. Периодически меняются методологические подходы к наиболее сложным решениям, включенным в этот перечень. К ним, в первую очередь, относятся программы для ЭВМ. Мы же пытаемся этот перечень определять своим «национальным инструментом» -кувалдой.

Столкнувшись с неведомыми в СССР проблемами массового поступления заявок на изобретения на всякие бизнес-методы и связанные с ними банковские карточки, этикетки, упаковки и прочую явно нетехническую ерунду, мы вначале, в 1999 г., уточнили Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, решив ту часть указанной проблемы, которая относится к условным обозначениям на материальном носителе информации (словесные, изобразительные, комбинированные обозначения). Эти уточнения основывались на принципиально верной идеологии: такие признаки должны исключаться при оценке соответствия изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» как характеризующие иное решение наряду с заявленным изобретением. Поэтому в случаях, когда отличительными от прототипа были только такие признаки или они наряду с другими отличительными признаками были известны из уровня техники, изобретение признавалось либо не новым, либо не соответствующим изобретательскому уровню.

Указанное изменение было принято после острой дискуссии среди специалистов Роспатента. Превалировала точка зрения, сформировавшаяся еще в советский период, когда между изобретением и объектом техники ставился знак тождества: характер изобретения и достигаемый изобретением результат не могут зависеть от выбора прототипа. Обоснование было следующее. Изобретение выражается совокупностью его существенных признаков, признаки характеризуют материальные объекты. Из этого следует, что перегруппировка этих признаков (из отличительной в ограничительную часть формулы изобретения или наоборот) представляет собой формально логическое действие, не изменяющее совокупность существенных признаков и материальный объект, который как таковой не меняется в связи с изменением прототипа. Следовательно, независимо от этой перегруппировки признаков (изменение прототипа), если изобретение является техническим, то оно, как говорят, и в Африке будет техническим. Если дает какой-то результат, то и этот результат будет неизменным. Иными словами, этот методологический подход заключался в том, что решение признается нетехническим (относящимся к тем, которые включены в перечень принципиально непатентоспособных изобретений), если совокупность признаков независимого пункта формулы изобретения характеризует такое принципиально непатентоспособное изобретение. Если есть хотя бы один технический признак, то такое изобретение не должно признаваться относящимся к указанному перечню изобретений. При этом, что наиболее важно, нетехнические признаки логически не вычленялись (не отбрасывались) при оценке новизны и изобретательского уровня изобретения.

Однако такой подход, если говорить односложно, просто недоразумение. При таком подходе практически невозможно отказать в выдаче патента по причине принципиальной непатентоспособности изобретения. Как уже говорилось в упомянутой статье, международные нормы в этой части были в тот период принципиально иными, какими и остаются в настоящее время. И характер решения (технический или нетехнический), и результат, на достижение которого направлено изобретение, зависят от прототипа, то есть от вклада в предшествующий уровень техники, который определяется отличительными от прототипа признаками. Решение по дискуссии было принято на самом высоком уровне Роспатента. Однако до сих пор, судя по высказываниям как бывших и настоящих сотрудников Роспатента, так и патентных поверенных, остались сторонники этой нелепой позиции.

Однако проблема условных обозначений на материальных носителях — самая простая в сравнении с остальными, к которым также относятся математические решения и особенно бизнес-методы (правила интеллектуальной или хозяйственной деятельности). И совсем особую группу составляют программы для ЭВМ.

Когда дело дошло до необходимости решить и эти части указанной проблемы, коллеги из Роспатента все же попытались разобраться в сути подходов ЕПВ. Эта попытка закончилась пониманием того, что эти европейские подходы сводятся к выяснению характера результата, на достижение которого направлено изобретение: если технический характер, то изобретение, если нет, то и патента нет.

В 2003 г. в Патентный закон РФ были внесены слова «техническое решение задачи», в которых самым волшебным словом на тот момент стало слово «техническое». Под это были изданы Правила (ведомственный нормативный правовой акт), в которых установлено: вне зависимости от того, какими признаками характеризуется изобретение, в том числе и отличительными от прототипа, если результат, на достижение которого направлено изобретение, имеет нетехнический характер, значит, и решение нетехническое, относящееся к перечню принципиально непатентоспособных решений, который установлен Патентным законом.

Все бы хорошо, но начали возникать споры, из которых стало понятно, что этот подход, с одной стороны, прост, как угол дома, а с другой — слишком универсальный, поскольку одно и то же изобретение можно отнести как к техническим, так и к нетехническим решениям, манипулируя только характером результата (как в известном диалоге: «Сколько будет дважды два? А сколько вам надо?»). И тогда произошла необычная для Роспатента история. По инициативе руководителей ФИПС была организована встреча всех заместителей директора ФИПС с узким кругом бывших известных специалистов ВНИИГПЭ, а потом и ФИПС, определявших многие годы методологическую базу отечественной патентной экспертизы. На этой встрече были профессионально обсуждены проблемы методологии отнесения решений к перечисленным в Патентном законе РФ как принципиально непатентоспособным. В результате было принято согласованное концептуальное решение.

После этой встречи были продолжены обсуждения уже редакционных тонкостей методологии и в итоге разработаны, в частности, те части действующих административных регламентов Роспатента по изобретениям и полезным моделям, которые относятся к признанию решений принципиально непатентоспособными как не являющимися техническими решениями. Такая форма разработки нормативно-правовых актов — одна из наиболее приемлемых, поскольку предусматривает условия для тщательной и профессиональной проработки вопросов без каких-либо псевдопрофессиональных амбиций, характерных для различных форумов с президиумом и трибуной.

Таким образом, была принята установленная Европейской патентной конвенцией (ЕПК) и Договором РСТ методология отнесения изобретений к принципиально непатентоспособным. Ее принцип заключается в оценке характера вклада изобретения в предшествующий уровень техники. При необходимости дополнительно к этому оцениваются характер результата, на достижение которого направлено изобретение, и характер проблемы, разрешаемой изобретением. На тот момент все участвующие в разработке методологии действительно не знали о происходивших судебных (в Германии) и административных (в ЕПВ) процессах, закончившихся в 2010 г. корректировкой ее применения. Вместо применения для оценки принципиальной непатентоспособности изобретения, как это было ранее, она стала применяться для оценки новизны и изобретательского уровня.

Из статьей О. Л. Алексеевой³ и В. А. Мещерякова⁴ всем стало известно о намерениях Роспатента использовать в нормативном плане не только слово «техническое», но и слова «решение» и «задача». Если не достигается результат (любой, а не только тот, который выражается в расширении арсенала средств того же назначения), то нет решения, а стало быть, и патента. Если заявитель или патентообладатель вносит изменения в формулу изобретения, включая в нее признаки, раскрытые в первоначальном описании изобретения, и при этом (что естественно) меняет формулировку задачи на не указанную в первоначальных материалах заявки, то эта новая совокупность признаков не принимается к рассмотрению как направленная на решение задачи, изначально не решавшейся в этой заявке. И все это преподносится как гармонизация отечественного законодательства с европейским. При этом некоторые настоящие и бывшие эксперты ФИПС с удовлетворением отмечают: чтобы мы делали без определения в нашем законе понятия «изобретение» через техническое решение задачи? Действительно, чтобы бы делали? Может быть, быстрее стали догонять в этом весь цивилизованный мир? А то ведь что получилось: международные стандарты не содержат указанных трех волшебных слов, а все равно являются общепризнанными в мире, к которым мы, как безнадежные аутсайдеры, никак не можем адаптироваться.

ЕПК (как показано в указанной статье Мещерякова) слово «решение» не рассматривает как некий критерий патентоспособности, позволяющий патентному ведомству далее толковать его, как говорят, в силу своей испорченности. Вместо этого международные нормы точно определяют границы изобретения. Изобретение должно представлять, отражая материальные объекты (способы и продукты), преодоление технической проблемы, присущей прототипу, с получением результатов, которые также, хотя и называются техническими, но представляют собой любые результаты, не достигаемые прототипом, в том числе в виде преимуществ над прототипом, предельно возможное из которых — простое расширение средств того же назначения. Эти границы предельно широки, выход за них означает невозможность реализации изобретением своего назначения. Мы же эти границы пытаемся сузить до величины, не существующей в этих международных нормах, до недостижимости изобретением любого технического результата, в том числе в виде преимущества над прототипом.

ЕПК (как показано в моей статье) слово «задача» (одно из трех магических слов), как и технический результат, не рассматривает в качестве критерия ограничения выбора признаков, раскрытых в первоначальном описании изобретения, для включения их в формулу изобретения. Этим критерием является условие единства изобретения.

И, наконец, слово «техническое». О нем — ниже.

В совокупности мы увидим, что применение слов «техническое решение задачи» в качестве некоего универсального требования к выдаче патента на изобретение в руках Роспатента приобретает очертания кувалды, перед которой такие традиционные международные стандарты, как «новизна» и «изобретательский уровень», блекнут и приобретают некий вспомогательный, субкритериальный характер.

Часть II

Европейский опыт

Традиционно в практике Германии, как и ЕПВ, используется терминология «вклад изобретения в предшествующий уровень техники». Под этим вкладом понимают все изобретение (совокупность признаков формулы изобретения). Однако при этом обстоятельством, определяющим наличие этого вклада, являются признаки, отличающие изобретение от его прототипа. Логика простая: есть отличительные от прототипа признаки, и они не известны из предшествующего уровня техники, значит, что-то добавилось к этому уровню. Нет этих признаков или они есть, но известны из уровня техники, нет и вклада, поскольку изобретение как совокупность признаков уже содержится в этом уровне либо представляет собой компиляцию из порознь содержащихся в этом уровне частей и соответствующих научных знаний.

в практике Германии, как и ЕПВ, используется терминология «вклад изобретения в предшествующий уровень техники»

На таком подходе и построена методология оценки новизны и изобретательского уровня. И тут мы подходим к специфике германского и европейского применения методики оценки новизны и особенно изобретательского уровня. Патентный закон ФРГ, как и ЕПК, признает изобретение не новым, если оно является частью предшествующего уровня техники (не вносит вклад в этот уровень). Несоответствие изобретения изобретательскому уровню признается указанными законодательными актами, если изобретение с очевидностью для специалиста вытекает из предшествующего уровня техники. И вот тут существует специфика практики применения закона патентным ведомством и патентным судом ФРГ и ЕПВ.

Патентный суд ФРГ, как и ЕПВ, оценивая изобретательский уровень, действует по существу так же, как и мы. Они оценивают наличие признаков, отличающих исследуемое изобретение от его прототипа, а далее — известность этих отличительных признаков из предшествующего уровня техники (сейчас мы не учитываем европейское применение так называемых субкритериев изобретательского уровня, несколько раздвигающих формальные рамки очевидности для специалиста). Но в отличие от нас, они в случае установления отсутствия отличительных от прототипа признаков или их известности из предшествующего уровня и очевидности вытекания этих признаков из этого уровня делают вывод, что такое изобретение не вносит вклад в предшествующий уровень техники и по этой причине не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По сути это же обстоятельство (отсутствие вклада в предшествующий уровень техники) патентным ведомством и патентным судом ФРГ, как и ЕПВ, применялось в качестве основания для вывода о том, что такое изобретение является принципиально непатентоспособным, как входящее в перечень принципиально непатентоспособных изобретений. То есть, оценивая возможность отнесения изобретения к принципиально непатентоспособным, Германия и ЕПК оценивали не известность вклада изобретения в уровень техники, а его характер: технический или нетехнический (характер отличительных от прототипа признаков).

При этом под нетехническим характером этого вклада понимался тот, который определяется характерными особенностями изобретений, включенных в перечень принципиально непатентоспособных изобретений, а не тем, что этот вклад не создает таких технических результатов, как снижение трения и тому подобных технических параметров, которые у нас на практике (см. ниже) применяются в качестве достаточного условия для признания решения нетехническим. Если у этого вклада признавался нетехнический характер (в указанном понимании европейцами), делался вывод, что такое изобретение не вносит вклад в предшествующий уровень техники, поскольку этот вклад также должен быть только техническим, то есть характерным для предшествующего уровня техники. А состоит J предшествующий уровень техники только из принципиально патентоспособных изобретений (в него не входят принципиально непатентоспособные изобретения, перечисленные в перечне), с которыми и сравниваются исследуемые изобретения при оценке новизны, изобретательского уровня, достаточности раскрытия изобретения и промышленной применимости.

Естественно, такая двойственность недопустима для законодательства и его применения. Как говорят, что-то здесь не так. Либо закон не отвечает одному из базовых требований законодательной техники о недопустимости дублирования содержания положений закона, определяющих разные правовые основания, либо применение этих положений является результатом их неправильного толкования.

По этим причинам и на основании прецедентных судебных решений ФРГ в Руководство ЕПВ по экспертизе (в редакции от 1 апреля 2010 г.) были включены правила, которые указанная методология отнесения изобретения к принципиально непатентоспособным предписывает применять в качестве методологии оценки изобретательского уровня.

Обратите при этом внимание, что судебные прецеденты, о которых речь, приняты на основании анализа изобретений, относящихся к компьютерным программам. По сути применение старого подхода при оценке принципиальной патентоспособности изобретений на основе нетехнического характера вклада изобретения в уровень техники не вызывало восприятия обозначенной двойственности. На нее обратили внимание, столкнувшись с проблемами отнесения компьютерных программ к принципиально непатентоспособным. Сами компьютерные программы являются сугубо техническими объектами, а изобретения, относящиеся к ним, — техническими решениями (они условно отнесены к произведениям литературы и охраняются в режиме авторского права). Программа для ЭВМ, содержащаяся на ее носителе, при функционировании определяет физическое состояние материального объекта через определенную систему электрических сигналов. Изменение программы для ЭВМ приводит к изменению физического состояния материального объекта.

Именно поэтому к ним не применим рафинированный подход отнесения к принципиально непатентоспособным изобретениям, основанный на характере вклада: он всегда, с одной стороны, технический, а с другой, характерный для компьютерных программ. Эта особенность программ для ЭВМ до настоящего времени препятствует выработке в мировой практике универсального подхода дифференциации всех программ для ЭВМ на те, которые можно признать принципиально патентоспособными, и на те, которые нельзя признать таковыми.

В такой ситуации необходимо было принять концептуальное решение о том, каким образом относиться к признакам, характеризующим программы для ЭВМ: любые признаки, ее характеризующие, не относить к вкладу в уровень техники или каким-то образом делить эти признаки на те, которые включаются во вклад и те, которые в него не включаются. Мир пошел по второму пути — дифференцированному. Но тогда встал вопрос: что является критерием такого деления? Первый простейший методологический шаг в разграничении этих признаков был сделан в мире давно и применялся и у нас в СССР. Он заключается в том, что признаки, характеризующие программу для ЭВМ, выполняющую функции средства управления машиной или процессом, считаются теми, которые характеризуют принципиально патентоспособное решение, относящееся к программам для ЭВМ. А вот ответ на вопрос, как относиться к программам, которые, скажем, замкнуты на себя, мир до сих пор не сформулировал. Но поиски ответа ведутся интенсивно.

Так, ЕПК на этот вопрос дает следующие обобщенные подходы. Цитируем фрагменты п. 2.3.6 Руководства ЕПВ по экспертизе:

Основы рассмотрения патентоспособности относительно формул для компьютерных программ, в принципе, являются теми же, что и у других предметов. Правда программы для компьютеров включены в список перечисленных в ст. 52 (2) предметов, но если заявляемый предмет несет в себе технический характер, он не исключен из патентоспособности согласно положениям ст. 52 (2) и (3). Кроме того, операция обработки данных, управляемая компьютерной программой, может быть технически осуществленной посредством специальных кругооборотов, и выполнение программы всегда несет физический эффект, например электрические потоки. Согласно Т 1173/97 такой нормальный физический эффект сам по себе недостаточен для признания технического характера компьютерной программы. Но если компьютерная программа способна при использовании на компьютере вызвать дополнительный технический результат, выходящий за пределы этого нормального физического эффекта, она не исключается из патентоспособности. Этот дополнительный технический результат может быть известен в уровне техники. Другой технический результат, который предоставляет технический характер компьютерной программе, может быть найден, например, в контрольной системе производственного процесса или в обработке данных, которые представляют предметы, непосредственно во внутреннем функционировании компьютера или его интерфейсов под влиянием программы, и может влиять, например, на эффективность или безопасность процесса, управление требуемыми компьютерными ресурсами или скорость передачи данных в коммуникационной связи. Поэтому компьютерную программу можно считать изобретением в пределах значения ст. 52 (1), если программа в состоянии при использовании на компьютере вызвать дополнительный технический эффект, который ведет дальше нормальных физических взаимодействий между программой и компьютером.

В американской практике происходят аналогичные процессы выработки подходов. В 2008 г. в США был принят судебный прецедент, устанавливающий ограничения на выдачу патента на программный продукт. Патент на изобретение, относящееся к программному продукту, не выдается, если оно «не прошло стадию физической трансформации» или «не привязано к определенной машине». При этом суд однозначно установил, что персональный компьютер не является такой определенной машиной. Тем не менее американские специалисты признают, что и этот обобщенный подход, сформулированный как прохождение физической трансформации, не указывает определенных границ отделения принципиально патентоспособных изобретений, относящихся к программам для ЭВМ, от принципиально непатентоспособных.

Обратите внимание, что сама методология оценки характера вклада в предшествующий уровень техники (технический или нетехнический) не претерпела никаких изменений⁵. Признаемся, что в период написания статьи мы не знали, что Руководство ЕПВ по экспертизе в редакции 2010 г. предусматривает применение указанной методологии не для отнесения изобретений к принципиально непатентоспособным, а для оценки изобретательского уровня. Правда, уже тогда мы обратили внимание, что в этой редакции были моменты, заставляющие задуматься о том, для оценки соблюдения каких требований к выдаче патента она должна применяться: для отнесения к принципиально непатентоспособным или для отрицания изобретательского уровня? Они сформулированы весьма противоречиво.

Например, смотрим последний абзац п. 2.3.6:

Любой заявляемый объект, определяющий или использующий технические средства, считается изобретением в значении ст. 52 (1) (Т 258/03, OJ 12/004, 575). Если заявляемый объект не имеет, на первый взгляд, технического характера, он должен быть отклонен по ст. 52 (2) и (3). Если объект проходит этот тест на наличие технического признака, эксперт должен тогда продолжить экспертизу рассмотрением вопроса новизны, изобретательского уровня. Для оценки наличия изобретательского уровня эксперт должен установить объективную техническую проблему, которую нужно решить (см. IV, 11.5.2). Решение этой проблемы составляет технический вклад изобретения в уровень техники. Присутствие такого технического вклада устанавливает, что заявляемый объект имеет технический характер и поэтому, действительно, является изобретением. Если такая объективная техническая проблема не найдена, заявляемый объект не удовлетворяет, по крайней мере, требованию изобретательского уровня, потому что не может быть никакого технического вклада в уровень техники и формула должна быть отклонена на этом основании.

Смотрите, с одной стороны, говорится:

Присутствие такого технического вклада устанавливает, что заявляемый объект имеет технический характер и поэтому, действительно, является изобретением». С другой: «Если такая объективная техническая проблема не найдена, заявляемый объект не удовлетворяет, по крайней мере, требованию изобретательского уровня, потому что не может быть никакого технического вклада в уровень техники…» Эти противоречивые фразы мы в своей статье оценили так: «Поскольку нетехнические признаки отбрасываются, то в ситуации, когда все отличительные признаки нетехнические, остается только совокупность технических признаков, совпадающих с прототипом. Это означает, что такое изобретение (без учета отброшенных признаков) не является новым и, тем более, не соответствует изобретательскому уровню…

Теперь же, с учетом статьи О. Л. Алексеевой и судебных (Германии) и административных (ЕПВ) материалов, стало ясно, что характер вклада в уровень техники оценивается в соответствии с ЕПК для установления изобретательского уровня. Тем не менее мы, несмотря на то, что являемся убежденными сторонниками гармонизации отечественной нормативно-правовой базы в области интеллектуальной собственности с лучшими международными нормами, в данном случае не разделяем позицию, высказанную О. Л. Алексеевой: «С очевидностью встает вопрос: не позаимствовать ли России этот подход для проверки принципиальной патентоспособности изобретения по основанию, установленному п. 1 ст. 1350 Кодекса (технический характер заявленного решения?)».

Почему не разделяем, да еще и с очевидностью? Во-первых, не разделяем в том видении этого подхода, который представлен автором указанной статьи в совокупности с другими требованиями к выдаче патента, о чем подробно говорится в статье⁶.

Во-вторых, в принципе можно принять этот европейский подход, но его преимущества над прежним, с учетом нижеприведенных доводов, неочевидны.

Начнем сугубо с теории вопроса. Что за методология предусмотрена действующей редакцией Руководства ЕПВ по экспертизе? Принципиально непатентоспособным признается теперь только решение, состоящее исключительно из нетехнических признаков. Если же хотя бы один из признаков, характеризующих изобретение, является техническим, необходимо переходить на оценку новизны и изобретательского уровня. Но теперь отрицать новизну и изобретательский уровень можно не только в случаях, когда вклад изобретения в предшествующий уровень техники (отличительные от прототипа признаки) отсутствует по причине, что отличительные признаки входят в этот уровень, а еще и потому, что являются нетехническими как характеризующие принципиально непатентоспособные изобретения.

Как уже отмечалось, причиной такого изменения в Европе стала необходимость упорядочить применение вклада в предшествующий уровень техники: исключить его параллельное применение для разных правовых оснований — отрицания новизны и изобретательского уровня, с одной стороны, и для отнесения изобретения к перечню принципиально непатентоспособных. У нас же этой проблемы, по меньшей мере в практике применения законодательства, нет. Наша нормативно-правовая база не содержит понятия «вклад изобретения в предшествующий уровень техники» в качестве условия определения как новизны и изобретательского уровня, так и принципиальной непатентоспособности изобретения. Правда, у нас под этим же самым вкладом понимают отличительные от прототипа признаки. Однако обратите внимание: у них уровень техники рассматривается как объект, в который изобретение, чтобы оно считалось патентоспособным, должно вносить вклад, у нас -как объект, из которого это изобретение должно с очевидностью для специалиста вытекать.

Речь идет опять же о практике применения законодательства. Но, что самое интересное, и у них, и у нас методология, определяющая «их» вклад и «наши» отличительные от прототипа признаки, одна и та же, как при оценке известности этого вклада или этих отличительных от прототипа признаков из уровня техники, так и при оценке технического (или нетехнического) характера вклада и признаков. Тут необходимо обратить особое внимание, что мы говорим о той нашей методологии оценке технического характера отличительных от прототипа признаков, которая представлена в Административных регламентах по изобретениям и полезным моделям, а не в Руководстве Роспатента по экспертизе, где она «слегка» деформирована, и еще в большей степени ее пытается деформировать автор комментируемой статьи «Работа над ошибками». Поэтому представителям Роспатента, которые полагают, что воспроизведение отечественным законодательством законодательства, принятого Европой, приведет к упрощению методологии отнесения решений к принципиально непатентоспособным, придется подождать до лучших для них времен.

Давайте посмотрим на эту проблему с учетом природы изобретений, включенных в указанный перечень принципиально непатентоспособных. Они разные. Самые простые для понимания этой природы — изобретения, относящиеся к представлению информации. Они, как лакмусовая бумага, контрастно ее иллюстрируют. Смотрите. Только представление информации — принципиально непатентоспособный объект. Спрашивается: в природе существует информация без ее материального носителя? Ответ однозначен: нет. Следовательно, изобретение, относящееся к этому виду принципиально непатентоспособных объектов, всегда характеризуется хотя бы одним не информационным признаком, а признаком его материального носителя. Значит, в природе нет такого вида принципиально непатентоспособных изобретений, как относящихся к представлению информации. Зачем же они включены в национальные законы и в международные нормы? Однако этот парадокс исчезает, если под представлением информации понимать не совокупность признаков, ее характеризующих, включая материальный носитель, а только отличительные от прототипа признаки — только признаки, характеризующие содержание самой информации. То есть, если все, что предложено заявителем как нечто новое, заключается в ином содержании информации, то заявлено именно представление информации. Мы уже «наступили на грабли» в середине 1990-х гг., когда в массовом порядке в Роспатент стали поступать заявки на книги, упаковки товаров, фантики для конфет, бланки документов и пр., в которых отличительные от прототипа признаки представлены содержанием информации (словесными, изобразительными и комбинированными обозначениями). Желающие могут ознакомиться с массивом выданных нами в тот период патентов на такие «изобретения» с формулами, вызывающими неподдельный восторг. Не исключено, что среди них можно найти фрагменты из произведений А. С. Пушкина. И тогда нормативно эта проблема была решена именно на соответствующем природе этих объектов методологическом подходе.

Принятый недавно в Европе подход, хотя тоже решает эту проблему, но все-таки слегка «наступая на наши грабли» в части соответствия природе принципиально непатентоспособных изобретений. Обратите внимание на содержание п. 2.3.7 Руководства ЕПВ по экспертизе:

Представление информации, определенной исключительно содержанием информации, не является патентоспособным. Это применяется в случае, если формула направлена на само представление информации (например, акустические сигналы, произносимые слова, визуальные представления, книги, определенные их содержанием, граммофонные записи, определенные записанным музыкальным отрывком… Если, однако, представление информации несет в себе новый технический признак, то патентоспособный предмет может быть найден в информационном носителе или в процессе или устройстве для представления информации

Таким образом, указанный фрагмент Руководства подтверждает, что если материальный носитель информации не имеет нового технического признака (то есть он такой, как и в прототипе), то это принципиально непатентоспособное изобретение, как и относящееся к представлению информации. Однако это противоречит принятому в 2010 г. подходу; принципиально непатентоспособное изобретение — только то, которое характеризуется только нетехническими признаками. Этот пример отражает условность принятого в Европе структурного изменения. Оно принято, с одной стороны, для решения действительно возникшей проблемы, но проблемы сугубо законодательной техники, специфической, в ущерб логике понимания природы принципиально непатентоспособных изобретений. Фактически приведенная из Руководства цитата, как и иные аналогичные его положения, означает, что представление информации является принципиально непатентоспособным изобретением только как «исключительно содержание информации», но с учетом признака, характеризующего наличие материального носителя, оно, по меньшей мере, не имеет изобретательского уровня, а если признаки, характеризующие материальный носитель, являются новыми, то это изобретение соответствует изобретательскому уровню.

Таким же контрастным свойством обладают и программы для ЭВМ, которые также не существуют без материального носителя. Если слепо воспринимать указанные структурные изменения в Европе, не осознавая отмеченную выше условность, то надо выдавать патенты на любые программы для ЭВМ, включая просто электронный носитель с программой для ЭВМ. Отказать в выдаче патента на программы для ЭВМ при таком понимании указанных структурных европейских изменений можно, только доказав отсутствие новизны или изобретательского уровня самой программы для ЭВМ как таковой. А это, как известно специалистам, тупик.

То есть указанные европейские структурные изменения двойственны: отказ в выдаче патента на представление информации или программу для ЭВМ, где все отличительные от прототипа признаки характеризуют информацию или программу для ЭВМ, всегда должен быть мотивирован отсутствием новизны или изобретательского уровня. При этом понимается, что эти отличительные от прототипа признаки характеризуют принципиально непатентоспособное изобретение. Все как в известной поговорке: говорим одно, а подразумеваем другое. Нам это надо?

Еще раз подчеркиваем, что у нас этой специфической проблемы нет. У нас сохранена логика понимания указанной природы. Она заключается в том, что под принципиально непатентоспособными изобретениями подразумевают те, которые отличаются от прототипа только признаками, характерными для этих изобретений. При этом оценивается вся совокупность признаков, в том числе и нетехнических отличительных признаков. При оценке же новизны и изобретательского уровня таких изобретений указанные нетехнические признаки отбрасываются как характеризующие иное решение, и остается только принципиально патентоспособное изобретение. Как видим, в этом подходе не применяется одно и то же положение для разных самостоятельных правовых оснований (принципиальная непатентоспособность, с одной стороны, и новизна и изобретательский уровень, с другой) и не возникает противоречие между природой этих принципиально непатентоспособных изобретений и методологическим подходом, их определяющим.

Не может считаться причиной для указанного изменения и часто применяемый тезис о том, что Патентный закон РФ в редакции 2003 г. и ГК РФ, как и международные нормы, предусматривают условие отнесения изобретения к перечню принципиально непатентоспособных (последний абзац п. 5 ст. 1350 ГК РФ): «В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых». На этот счет в журнале «Патенты и лицензии» опубликована статья⁷, в которой, на наш взгляд, профессионально безукоризненно приведен анализ содержания цитированного выше условия. Кстати, один из авторов этой статьи — филолог. Этот анализ показывает, что указанное условие заключается в том, что каждое из включенных в перечень принципиально непатентоспособных изобретений должно рассматриваться как таковое, а не сходное с ним в той или иной степени. То есть при отнесении исследуемого решения к тому или иному (или одновременно к нескольким) принципиально непатентоспособному изобретению, включенному в указанный перечень, его необходимо сопоставлять именно с тем (или теми) принципиально непатентоспособным (непатентоспособными) изобретением, который включен в указанный перечень, а не с похожими на него.

Изменения, принятые в Европе, также мотивированы не этим, а вышеуказанным иным условием. Это же условие существовало в Европе и при прежнем методологическом подходе. Наши же «гармонизаторы», читая слова «касается этих объектов как таковых», относят слова «как таковых» не к тем решениям, которые включены в перечень, а, наоборот, к исследуемому изобретению. Оно, по их мнению, как таковое, должно относиться к тем, которые указаны в перечне. Отсюда и вывод: только тогда решение нетехническое, когда каждый его признак нетехнический. К этому, правда, Европа и пришла, как показано выше. Но пришла, во-первых, с пониманием этой условности, а, во-вторых, не по причине толкования указанного условия (как таковые), а для обеспечения указанной реструктуризации.

Не исключено, что Роспатент замышляет оценивать принципиальную непатентоспособность в два этапа: на первом выявляется наличие технических признаков, а на втором, при наличии хотя бы одного технического признака, делается вывод о принципиальной патентоспособности решения, а нетехнические признаки логически исключаются и переходят на этап проверки новизны и изобретательского уровня. Такой подход приемлем для практического применения, но противоречит теории. Дело в том, что исключение нетехнических признаков для проверки новизны и изобретательского уровня основано на том, что они характеризуют наряду с заявленным изобретением (техническим), иное, принципиально непатентоспособное решение. Однако это принципиально непатентоспособное решение характеризуется не только этими признаками, но и связанными с ними техническими признаками. Здесь уместна аналогия с рассмотрением альтернативно выраженных признаков. Но это противоречит общему подходу: принципиально непатентоспособное решение то, которое характеризуется только нетехническими признаками.

Рассматривая целесообразность инкорпорирования указанного европейского изменения, необходимо также учитывать, что в Договоре РСТ это изменение не произошло. То есть методология отнесения изобретений к принципиально непатентоспособным в соответствии с РСТ точно такая же, как и в ЕПВ, и до сих пор продолжает применяться для отнесения изобретений к принципиально непатентоспособным, а не для отрицания новизны и изобретательского уровня. Это и понятно: международный клуб ЕПК является только частью международного клуба РСТ. Другие страны, как и наша, могут и не производить таких структурных изменений.

Это теоретические посылы. А теперь практические.

Часть III

Отечественная практика

Принятие нами методологии, установленной действующей редакцией Руководства ЕПВ по экспертизе, принципиально изменит традиционный и давно установленный у нас в стране подход к оценке изобретательского уровня. Это изменение заключается в том, что в отличие от существующего, при оценке изобретательского уровня необходимо будет определять не только известность отличительных от прототипа признаков, но и их характер (технический или нетехнический). В настоящее время характер этих признаков мы оцениваем при отнесении исследуемого решения к принципиально непатентоспособным. Установив такие нетехнические признаки, мы на этапе оценки новизны и изобретательского уровня исключаем их из этой оценки, исходя из того, что эти признаки (в совокупности с остальными) характеризуют иное, принципиально непатентоспособное решение, нежели то, принципиально патентоспособное, которое выражается без них.

Признаемся, для авторов данной статьи, как и, надеемся, для многочисленных специалистов, введение такого изменения, принятого в Европе, будет воспринято просто и без возникновения каких-либо проблем понимания анализируемых подходов. А вот вопрос о том, как это изменение будет воспринято экспертами и иными представителями Роспатента, вызывает серьезную озабоченность. Ниже приведены факты, свидетельствующие об уровне понимания этими лицами нормативно установленного методологического подхода к оценке принципиальной непатентоспособности.

Процитируем выдержки из заключений Палаты по патентным спорам (решения Роспатента, подписанные его руководителем) по двум возражениям.

В Палате были рассмотрены возражения против выдачи патента на полезную модель № 93541 и против решения Роспатента (ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2009137275/09⁸.

Формула изобретения по заявке № 2009137275/09 (цитируем только независимый пункт):

Аппаратура спутниковой связи и навигации пассажирского поезда, отличающаяся тем, что она содержит корпус, в котором установлены источник питания промышленного компьютера, источник питания станции спутниковой связи, схема защиты от переполю-совки, выполненная с возможностью подключения к системе электрического питания вагона, приемник ГЛОНАСС/ GPS-сигналов, трансивер станции спутниковой связи и промышленный компьютер с сенсорным монитором, вынесенным на поверхность корпуса, на корпусе размещены разъемы для подключения антенны спутниковой связи, антенны приемника ГЛОНАСС/GPS-сигналов и центральной управляющей системы пассажирского поезда, причем источники питания подключены к выходам схемы защиты от переполюсовки, при этом программное обеспечение промышленного компьютера выполнено с возможностью отображения на мониторе местоположения пассажирского поезда в масштабе реального времени с указанием скорости, времени нахождения в пути и расчетного времени прибытия, обеспечения возможности начальнику поезда отправить экстренное сообщение на пульт диспетчера, сбора и представления начальнику поезда и диспетчеру информации от датчиков, установленных в пассажирском поезде.

Патент на полезную модель № 93541 выдан со следующей формулой (цитируем только независимый пункт):

Устройство для определения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, включающее размещенные в канале забора воздушной пробы датчик давления и датчик паров алкоголя, а также содержащее аналогово-цифровой преобразователь, блок управления и обработки измерений и блок отображения информации, причем выход датчика давления и выход датчика паров алкоголя соединены, соответственно, с первым и вторым входами аналогово-цифрового преобразователя, выход которого соединен с первым входом блока управления и обработки измерений, первый выход которого соединен со входом блока отображения информации, отличающееся тем, что дополнительно содержит принтер, вход которого соединен со вторым входом блока управления и обработки измерений».

Коллеги! Отзовитесь те, у кого хотя бы екнуло в сознании, что указанные изобретение и полезная модель являются нетехническими решениями и относятся к каким-то конкретным принципиально непатентоспособным решениям, перечисленным в закрытом перечне. Оба устройства характеризуются обычными конструктивными признаками, в том числе отличительными от прототипа. Возможно, для тех, кто не знаком с изобретениями, предусматривающими использование электронной техники и, в частности, компьютерной техники, покажутся необычными признаки, выраженные в обобщенном виде (на уровне выполняемых функций), особенно в изобретении, где они выражены через функции, выполняемые программным продуктом компьютера. Но, как мы надеемся, для специалистов и в этой области техники эти признаки тривиальные как конструктивно-функциональные.

Так вот, по заявке на изобретение Роспатент (ФИПС) принял решение об отказе в выдаче патента, мотивировав это тем, что заявленное решение техническим не является. Акцентируем внимание, что решение подписано руководителем Роспатента.

Это решение Роспатента (ФИПС) решением Палаты по патентным спорам отменено. Оказывается, что все отличительные от прототипа признаки конструктивные. Роспатент в лице ФИПС вместе с руководителем Роспатента этого не заметили. Не заметили, очевидно, по той причине, что и не собирались читать формулу изобретения, а сразу бросились в анализ семантики слов в описании изобретения, выражающих результат, на предмет его технического характера, точно руководствуясь словами из статьи О. Л. Алексеевой⁹: «Если читать Правила с середины…».

Для авторов данной статьи, как и, надеемся, всех действительно специалистов в этих вопросах, не имеет принципиального значения структура указанных Правил, Рекомендаций, Руководства. В принципе нам вообще не нужны Рекомендации, Руководство и иные рекомендательные документы Роспатента по применению положений закона в комментируемой части, тем более волевым порядком изменяющие нормативные правовые акты, к каковым относятся административные регламенты. Они нужны экспертам Роспатента для осмысления логики положений закона и подзаконных актов, которые им необходимо применять в процессе экспертизы не шаблонно, спотыкаясь в случаях, когда в шаблон не вписывается конкретная заявка, а с пониманием природы применяемых положений. А пока с этим осмыслением дела обстоят плохо. И эта проблема начинается, как говорится, с головы.

Так, в статье О. Л. Алексеева недоумевает: «Неужели в Правилах 2003 г., подготовленных с непосредственным участием известных и всеми уважаемых специалистов, уже, к сожалению, не работающих в системе Роспатента, имеется такой пробел?» (имеется в виду отсутствие анализа характера (технический или нетехнический) признаков формулы изобретения наряду с оценкой технического характера результата при оценке принципиальной патентоспособности изобретения). Далее в статье приводится ссылка на п. 19.4(2) Правил, в котором, по мнению ее автора, и содержится требование для проведения этой оценки признаков.

Действительно, в этом пункте содержится анализ признаков, но только анализ их существенности, а не характера (технический или нетехнический). И здесь автор статьи, очевидно, даже не подозревает, что существенность признаков как категория законов формальной логики не делит признаки на технические и нетехнические. Существенность признаков определяется только наличием при-чинно-следственной связи между ними и результатом, на достижение которого направлено изобретение, вне зависимости от того, какой характер имеет этот результат (технический или нетехнический). К сожалению, эта путаница вошла в практику Роспатента, что отражается в многочисленных решениях Роспатента (Палаты), опубликованных на интернет-сайте ФИПС. А вот еще в 2003 г., когда были изданы указанные Правила, их составители, в отличие от нынешнего поколения экспертов и лиц, занимающихся разработкой методологических положений патентной экспертизы, все-таки понимали различие между существенностью признаков и их характером.

Так, в п. 19.4(4) Правил приведен методологический подход именно к оценке характера признаков. Он заключается в том, что признаки, причинно обусловливающие только нетехнический результат, исключаются из оценки изобретательского уровня. Обратите внимание, исключаются не по тому, что несущественные, а по причине нетехнического характера признаков (несущественные признаки изобретения Роспатент не вправе исключать из рассмотрения). Но этот методологический подход относится не к оценке принципиальной патентоспособности изобретения, а к оценке изобретательского уровня. Методологический подход к оценке принципиальной патентоспособности определен п. 19.5(1) Правил и заключается только в оценке характера результата (технический или нетехнический). В Правилах нет заключительного аккорда, определяющего правовое основание для исключения этих признаков при оценке изобретательского уровня. Он прозвучал только в Административном регламенте по изобретениям: п. 24.5.2(1) и 24.5.3(2) установлено, что признаки, характеризующие иное решение, не считающееся изобретением, не принимаются во внимание при оценке новизны и изобретательского уровня. То есть указанные нетехнические признаки отбрасываются потому, что согласно п. 1 ст. 1387 ГК РФ соответствие условиям патентоспособности устанавливается в отношении заявленного изобретения, а не иного решения, не считающегося изобретением. Эти фундаментальные обстоятельства, определяющие природу всей методологии аппарата отнесения решений к неизобретениям, пора бы уже освоить всем экспертам Роспатента, включая их руководителей.

Так вот, продолжаем комментировать указанное решение Роспатента (ФИПС). Если бы эксперты ФИПС, участвующие в его принятии, как и руководитель Роспатента, подписывающий такие решения, прочитали бы все Руководство, а не только его первую часть, а лучше — только Административный регламент по изобретениям, в котором алгоритм оценки принципиальной патентоспособности(оценка характера отличительных от прототипа признаков — при необходимости оценка характера результата и задачи) выражен внятно и определенно, то решение могло бы быть принципиально иным.

Роспатент (Палата), отменяя решение Роспатента (ФИПС), мотивировал свое решение не только тем, что признаки, в том числе отличительные от прототипа, конструктивные. Он пошел дальше. Провел логический анализ результатов, на достижение которых направлено изобретение, и пришел к выводу, что эти результаты технические. Надо сказать, что весьма сходные с этими результаты в других решениях Роспатента (Палаты) признавались нетехническими. Сами судите: «повышение безопасности поезда путем обеспечения устойчивой передачи информации, характеризующей техническое состояние и местонахождение поезда, удаленным адресатам, в том числе диспетчерской службе движения и органам охраны правопорядка» не содержат ни снижения коэффициента трения, ни предотвращения заклинивания, ни снижения вибрации и т. п. технических результатов, которые приведены в пункте 10.7.4.3(1.1) Административного регламента по изобретениям, на что в качестве эталона стал традиционно ссылаться Роспатент (Палата) в своих решениях. Повезло заявителю. Правда, тут возникает вопрос: на каком основании Роспатент, оценивая принципиальную патентоспособность изобретения, применяет общетехнический подход к оценке характера результата? Ведь в п. 5 ст. 1350 ГК РФ содержится закрытый перечень принципиально непатентоспособных объектов, среди которых есть и технические решения (программы для ЭВМ) и нет явно нетехнических (штаммы микроорганизмов). То есть закон, применяя термины «изобретение — это техническое решение», и предусматривая указанный перечень, устанавливает, что эти термины следует толковать не по их общетехнической семантике, а с учетом условия, определяемого перечнем. Еще раз напомним, что, определив изобретение через техническое решение (п. 1 ст. 1350 ГК РФ), закон конкретизирует это общее положение через закрытый перечень решений (изобретений), среди которых есть не только технические, но и нетехнические решения, например штаммы микроорганизмов и иные живые объекты природы. И, наоборот, исключил из технических решений явно технические — программы для ЭВМ. Вот в этом и собака зарыта.

По этой причине международные нормы и не определяют изобретение через техническое решение. В рассматриваемом примере Роспатент (ФИПС) признал заявленное изобретение нетехническим решением. А к какому из принципиально непатентоспособных изобретений, перечисленных в перечне, относится заявленное изобретение? К научным открытиям, промышленным образцам (внешнему виду изделия) или программам для ЭВМ? Ответ в решении Роспатента (ФИПС) — к нетехническому. Но почему тогда Роспатент выдает патенты на штаммы микроорганизмов и иные живые объекты природы? Ведь изобретения, относящиеся непосредственно к этим объектам, не обеспечивают ни снижения коэффициента трения, ни предотвращения заклинивания, ни вообще никакого технического результата, то есть техническими решениями в общетехническом понимании не являются. Они создают результаты, характерные для объектов живого мира, -биологические, которые техническими не являются. Возьмите любой патент, выданный на штамм микроорганизма. Формулу изобретения, естественно, не читаем (поиск не проводим! прототип не выбираем! никаких сравнительных анализов знать не хотим!), а сразу ищем в описании изобретения формулировку результата. Как только не находим в ней «уменьшение трения или предотвращение заклинивания», так и аннулируем патент (то же самое, естественно, делаем и при рассмотрении поступающих в Роспатент заявок).

Спрашивается: зачем и на каком основании Роспатент (Палата) в своем решении взялся оценивать характер результата? Ведь п. 24.5(1) Административного регламента по изобретениям однозначно установлено, что характер результата и решаемой задачи следует оценивать только в случае, если отличительные от прототипа признаки невозможно однозначно отнести к характерным для принципиально непатентоспособных изобретений, перечисленных в указанном перечне. Может быть, эксперты, принявшие решение, вместе с руководителем Роспатента, подписавшим его, усомнились в том, что указанные отличительные от прототипа признаки конструктивные? Тогда, по-хорошему, надо было бы это отметить в решении. Но не отметили. Наверно, исходили из упомянутых выше Рекомендаций и Руководства, которые в этой части «слегка» поправили Административный регламент, разбросав элементы методологии отнесения решения к принципиально непатентоспособным по всему тексту, чтобы потом кого-то обвинить в неправильном его прочтении (снизу вверх или с середины).

Точно так же Роспатент (Палата) подошел и в своем решении по возражению против выдачи указанного патента на полезную модель. Возражение мотивировано, в частности, тем, что полезная модель не является техническим решением. Обратите внимание, как это аргументировано: «В описании к оспариваемому патенту указан следующий результат — „устройство позволяет сделать процесс определения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе более объективным и доказательным, что позволит исключить коррупционный элемент“. Поскольку данный результат обусловлен только получением информации от приемника системы координат (пункт 2) или от цифровой фотовидеокамеры (пункты 3 и 4) и достигается благодаря применению в блоке управления и обработки измерений определенного алгоритма, он не может быть признан имеющим технический характер…».

Каково! «Наша школа», — с гордостью должны были бы воскликнуть проповедники возврата к оценке принципиальной непатентоспособности только по характеру результата. Но этот подход, как мы уже отмечали, весьма универсальный (сколько будет дважды два?). В данном случае Роспатент угадал правильный ответ: четыре. При этом, обратите внимание, как достойно ответил: «Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что результат, заключающийся в том, чтобы сделать процесс определения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе более объективным и доказательным, что позволит исключить коррупционный элемент, возможный в подобной ситуации, нельзя признать техническим. Данный результат не представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т. п., объективно проявляющегося при использовании устройства (подпункт 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента)».

Кто бы сомневался, что указанный результат нетехнический: в нем ведь ни снижения трения нет, ни предотвращения заклинивания, что перечислено в указанном подпункте Регламента. То есть если бы не далее цитированные доводы, то патент был бы аннулирован по той причине, что полезная модель, оказывается, таковой не является (не дотянула до технического решения). Но не тут-то было! Цитируем дальше: «Однако, как указано в описании к полезной модели по оспариваемому патенту, техническим результатом, обеспечиваемым данным решением, является обеспечение возможности отображения на материальном носителе протокола измерений (содержащем информацию о транспортном средстве, водителе, дорожном инспекторе, результате измерений, дате и времени измерений, дате метрологической поверки устройства и т. д.) (указанный результат обеспечивается отличительными признаками независимого пункта формулы). Кроме того, обеспечивается возможность определения координат места проведения измерений (признаками зависимого пункта 2 формулы), а также получение фото- или видеоизображения тестируемого лица (признаками зависимых пунктов 3, 4 формулы). Таким образом, формула полезной модели содержит совокупность существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата (подпункт (3) пункта 9.8 Регламента). Следовательно, полезная модель по оспариваемому патенту является техническим решением».

Браво! Теперь давайте разберемся в этой состязательности сторон спора не по понятиям, а по закону. При оценке принципиальной патентоспособности полезной модели в решении Роспатента приведена ссылка на п. 9.8(3) Административного регламента по полезным моделям¹⁰. Содержание этого подпункта, действительно, определяет методику отбора совокупности существенных признаков полезной модели, в которой критерием является результат, на достижение которого направлена полезная модель. Однако эта методика не имеет никакого отношения к оценке принципиальной патентоспособности полезной модели, о чем идет спор в данном деле. Точно так, как отмечено в статье О. Л. Алексеевой применительно к изобретениям в части отождествления методики отбора совокупности существенных признаков с методикой отнесения решения к принципиально непатентоспособным.

Методика оценки принципиальной патентоспособности полезной модели определена п. 20.3 Административного регламента и заключается в следующем. Вначале проверяется характер отличительных от прототипа признаков. Если среди них имеется хотя бы один, характерный для принципиально патентоспособных решений (или наоборот, не характерный для включенных в перечень принципиально непатентоспособных решений), то делается вывод о принципиальной патентоспособности полезной модели. Если же все отличительные от прототипа признаки характерны для принципиально непатентоспособных решений, включенных в указанный перечень, делается вывод о принципиальной непатентоспособности решения, заявленного в качестве полезной модели. Если же отличительные от прототипа признаки невозможно однозначно отнести к принципиально непатентоспособным решениям, анализируется характер решаемой полезной моделью задачи и достигаемого результата.

Ну и теперь, применяя установленный Административным регламентом методологический подход, определяющий принципиальную патентоспособность полезной модели, обращаемся к ее формуле. Отличительными от прототипа признаками являются: «устройство дополнительно содержит принтер, вход которого соединен со вторым выходом блока управления и обработки измерений». Вопросы есть? Вопросов нет. Зато какую состязательность и глубокий технический анализ показали стороны в этом споре!

Обращаемся к разработчикам Рекомендаций и Руководства, включая автора комментируемой статьи. Вы понимаете, что в отличие от Административного регламента, Рекомендации и Руководства, а также ваше видение методологии отнесения решений к принципиально непатентоспособным ориентируют экспертов делать вывод о принципиальной патентоспособности изобретения только при соблюдении обоих условий: отличительные от прототипа признаки не должны быть характерными для принципиально непатентоспособных изобретений, указанных в перечне, и характер результата и решаемой задачи должен быть техническим? При этом первое условие (характер отличительных признаков) преподносится как второстепенное, дополнительное. Зачем это надо? Ведь вы же бьетесь за сокращение трудозатрат эксперта, а здесь обязываете его делать не только избыточные, но и бессмысленные и даже вредные действия. Бессмысленные и вредные потому, что указанная оценка становится неопределенной и возвращает в историю, когда единственным мерилом принципиальной. патентоспособности был характер результата. При этом на практике, как показано выше, вообще перестали обращать внимание на характер отличительных от прототипа признаков, грубо нарушая Административный регламент. Вот вам и гармонизация с Европой!

Тут можно воспроизвести и структурное европейское изменение — результат только не изменится. Если воспроизвести, то Роспатент станет признавать не новыми и не обладающими изобретательским уровнем изобретения, которые создают нетехнические результаты, упражняясь в состязательности: чья возьмет в оценке характера результата. Зачем анализировать какие-то признаки формулы изобретения или полезной модели, их новизну и изобретательский уровень из предшествующего уровня техники? Скучно. А тут вся экспертиза сведется к вольному толкованию характера результата. Представляете, формулу изобретения или полезной модели даже читать не надо! Поиск проводить не надо! Вот и вся экспертиза.

Но и это не все. Роспатент в своей практике стал применять следующий подход к характеру результата. Если результат сформулирован в заявке в обобщенном виде, например повышение экономичности, эффективности, снижение материалоемкости, улучшение каких-либо потребительских свойств и т. п., то делается вывод, что такие результаты техническими не являются. При этом дается ссылка на п. 10.7.4.3(1.1) Административного регламента по изобретениям (или соответствующий пункт Регламента по полезным моделям), в котором приведен открытый перечень технических результатов: снижение коэффициента трения, предотвращение заклинивания и т. д. При этом в случае приведения формулировки первичного, явно технического результата, причинно обусловливающего обобщенный результат, они рассматриваются как независимые, если обобщенный результат признается нетехническим. Отсюда и желание Роспатента включить в закон норму о запрете изменять формулировку результата¹¹.

На этот счет можно привести один забавный пример, опубликованный на интернет-сайте Роспатента. Роспатент (Палата) принял решение по заявке № 2009119820/03 по результатам рассмотрения возражения против решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение «Способ перемещения донного грунта, при котором грунт перемещают на плывущих льдинах, отличающийся тем, что грунт перемещают во время ледохода». Суть способа, как это можно понять из решения Роспатента, заключается в том, что донный грунт, который решено переместить в определенное место русла реки, перемещают со дна на лед в период ледостава. Для перемещения грунта в заданное место ожидают природного потепления, в результате которого наступает ледоход. В ледоход льдины теряют свою грузоподъемность как за счет таяния, так и механического разрушения под воздействием столкновения льдин в процессе их движения. В результате наступает момент, когда льдины теряют необходимую для удержания грунта грузоподъемность и грунт тонет. В прототипе, судя по всему, грунт перемещают со дна на лед в период ледостава на тот участок льда, который находится над местом, в которое и нужно переместить грунт. Снижение грузоподъемности льда до необходимой величины осуществляют различными физико-механическими способами (взрыванием, искусственным нагревом).

Отказ в выдаче патента мотивирован тем, что данное решение является нетехническим, то есть не изобретением. Свое решение Роспатент обосновал следующим образом. В заявке результат сформулирован так: «Сокращение затрат на уменьшение грузоподъемности льдин за счет их разрушения, вызванного столкновением льдин, обусловленным их движением во время ледохода». «Сокращение затрат» в решении Роспатента признано нетехническим результатом. При этом приведена ссылка на п. 3.2.4.3(1) Правил, в котором приведен открытый перечень технических результатов: снижение коэффициента трения, предотвращение заклинивания и т. д.

Уменьшение грузоподъемности льдин оценено в решении Роспатента как результат, не носящий объективного характера. Если перевести эти слова, как говорят, с русского на русский, то в них речь идет о том, что в силу неуправляемости ледоходом невозможно уменьшить грузоподъемность льдин за счет их разрушения в процессе ледохода до величины, необходимой для сброса грунта в заданном месте русла реки.

Уменьшение грузоподъемности льдин за счет их разрушения в процессе ледохода оценено в решении Роспатента как объективно недостигаемый результат.

Если это действительно так, то не должен достигаться и результат «сокращение затрат на уменьшение грузоподъемности льдин», сформулированный как причинно обусловленный указанным недостигаемым результатом. Из этого следует, что нетехнический результат вообще не может быть использован в качестве критерия отнесения данного решения к неизобретениям, как недостигаемый. Но в решении Роспатента сделан иной, творческий вывод. Теперь, оказывается, по Роспатенту следствие может быть и без причины! Пример приведен, чтобы отразить практику Роспатента рассматривать указываемые в описаниях результаты без анализа их содержания и причинной связи с глубинными свойствами объектов в связи с использованием в них изобретений и полезных моделей.

Для экспертов ВНИИГПЭ и контрольного совета научно-технической экспертизы, а также экспертов ФИПС и Апелляционной палаты образца 1990-х гг. вопросы, связанные с применением технических результатов в качестве критериев технической сущности изобретений, были азбучными и системно отработанными. В частности, действующая еще в СССР Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74) в п. 5.06 устанавливала: «Цель изобретения должна быть выражена достаточно конкретно. Нельзя выражать цель общими словами, не отображающими причинно-следственной связи между ею и совокупностью признаков, в том числе и отличительными… Недопустимо, например, цель изобретения излагать такими общими выражениями, как: «с целью лучшего использования…» и т. п.

Поскольку итогом всякого изобретения должна быть польза, которую общество получает при его использовании, то характеристика цели не может, как правило, сводиться к характеристике чисто технического эффекта. Нельзя, например, цель характеризовать фразами типа «с целью уменьшения крутящего момента вала…», «с целью смещения эпюры скоростей». Уменьшение крутящего момента вала — это первое следствие причины, но не польза для общества. Уменьшение крутящего момента влечет другое следствие — уменьшение веса, возможно, упрощение конструкции объекта, что и является конкретной пользой, получаемой обществом. И еще п. 7.07: «В случаях, когда причинно-следственная связь между признаками и целью изобретения неявная, то рекомендуется вводить в текст формулы между характеристикой цели и отличительными признаками промежуточные слагаемые этой связи, поясняющие связь, например,… с целью повышения напряжения путем увеличения влагостойкости изоляции».

Приведенные методологические фрагменты являются базовыми и для современной патентной экспертизы. Нужно лишь понимать, что цель изобретения как ожидаемый положительный эффект, который в советский период был одним из условий патентоспособности, перестал быть таковым в России. Положительный эффект в России преобразовался в технический результат, под которым ранее понималась первопричина положительного эффекта (чисто технический эффект). Сама методология определения технической сущности изобретения с применением положительного эффекта и его первопричины перешла в нормативно-правовые акты Роспатента по изобретениям и полезным моделям. При этом сложившаяся еще в советский период терминология (технический результат), под которой понимался именно конкретный (первичный) результат, а не причинно вытекающий из него обобщенный (такой как повышение эффективности, снижение себестоимости и т. п.), перекочевала сначала в Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на изобретения и полезные модели, а затем и в соответствующие административные регламенты Роспатента. Тогда и до сравнительно недавнего времени никому в голову не приходила мысль о том, что в случае, когда результат сформулирован в заявке в обобщенном виде, без раскрытия первичного (технического результата), причинно обусловливающего обобщенный результат, его и следует применять в качестве вспомогательного критерия отнесения решения к нетехническим, а применительно к полезным моделям -еще и критерия существенности признаков, даже без попытки самостоятельно (в тривиальных случаях) или вместе с заявителем выяснить наличие первичного результата, причинно обусловливающего обобщенный результат.

Однако приведенный пример и современная практика Роспатента свидетельствуют о восприятии Роспатентом технического результата не как гибкого методологического инструмента по выявлению технической сущности решения, много-уровнего по степени обобщения, как следствие вытекающего из признаков как причин, а как догматического неизменного и существующего вне связи с признаками жупела, с помощью которого возможно бездумно относить изобретения к перечню принципиально непатентоспособных решений, а признаки считать несущественными только потому, что обусловливаемый ими обобщенный результат является нетехническим. Существенными являются признаки, характеризующие объект с той точки зрения, которая интересует исследователя. Для патентной экспертизы этой точкой зрения является результат, получаемый изобретением или полезной моделью. А существенными -признаки, находящиеся с ним в причинно-следственной связи. Характер результата (технический или нетехнический) не может разорвать указанную причинно-следственную связь. То есть существенность признаков изобретения и полезной модели не зависит от характера результата. Это еще раз подтверждает неприемлемость комментируемого предложения Роспатента об отнесении изменений, касающихся характеристики технического результата, к материалам, изменяющим заявку по существу. Данное предложение направлено на то, чтобы в ситуации, когда сформулированный в обобщенном виде в описании заявки результат признать нетехническим, а попытку заявителя уточнить этот результат через его техническую первопричину пресечь положением, которое предлагается включить в ГК РФ. А связаны эти результаты между собой или нет, решит эксперт по своему внутреннему усмотрению. Или Роспатент издаст очередную методичку, в которой, например, так обоснует отсутствие связи между такими результатами: указанный в описании результат — нетехнический, а представленный в дополнительных материалах — технический. Какая же между ними может быть связь? Получай, заявитель, отказ. Опять же, как все просто! Сокращаются трудозатраты экспертов, и не надо напрягать голову.

Подведем итоги.

Во-первых, нормативно установленная административными регламентами по изобретениям и полезным моделям методология отнесения изобретений и полезных моделей к принципиально непатентоспособным объектам в точности соответствует международным нормам ЕПК и РСТ.

Во-вторых, указанная методология в ЕПВ с 2010 г. стала применяться не при оценке принципиальной патентоспособности изобретений, а при оценке их новизны и изобретательского уровня. В рамках процедуры РСТ эта методология продолжает применяться при оценке принципиальной патентоспособности изобретений. Учитывая, что указанное структурное изменение применения методологии в ЕПК вызвано специфическими причинами законодательной техники ЕПК, отсутствующими в нашем законодательстве, нет необходимости воспроизводить у нас это структурное изменение.

В-третьих, необходимо изменить практику применения в Роспатенте этой методологии и привести эту практику в соответствие с тем, как она сформулирована в административных регламентах по изобретениям и полезным моделям. А именно: обращаться к характеру результата и решаемой задачи только в случаях, когда невозможно однозначно оценить характер отличительных от прототипа признаков и их соответствие принципиально непатентоспособным объектам. При этом необходимо изменить практику толкования Роспатентом понятия «технический результат», исключив при этом ошибочное рассмотрение обобщенного выражения результатов как нетехнических в отрыве от «глубинных» (первичных) результатов, причинно порождающих эти обобщенные результаты. Одновременно с этим необходимо понимать, что технический или нетехнический характер результатов и решаемой задачи следует рассматривать не с общетехнической точки зрения, а с учетом специфики объектов, исключенных из принципиально патентоспособных.

1. Мещеряков В.А., Кузнецов Ю.Д. Изобретение - техническое решение, или Трудный российский путь гармонизации законодательства. Часть 1 // Патентный поверенный. 2011. № 1. С. 14.
2. Патенты и лицензии. 2009. № 8. С. 17.
3. Алексеева О.Л. Работа над ошибками // Патентный поверенный. 2012. № 1. С. 16.
4. Мещеряков В. А. Изменение технического результата. Части I, II // Там же. № 3. С. 12; № 4. С. 19.
5. Мещеряков В.А., Кузнецов Ю.Д. Изобретение - техническое решение, или Трудный российский путь гармонизации законодательства. Часть II // Патентный поверенный. 2011. № 2. С. 38.
6. Мещеряков В.А. Изменение технического результата. Части I, II // Патентный поверенный. 2012. №3. С. 12; №4. С. 19.
7. Никифорова С.А., Красноперов Р.А. Филологический анализ оборота «как таковые» в нормах российского патентного права // Патенты и лицензии. 2011. № 9. С. 24.
8. Решения взяты из интернет-сайта ФИПС, раздел «Решения Палаты».
9. Алексеева О. Л. Работа над ошибками//Па-тентный поверенный. 2012. № 1. С. 16.
10. Патенты и лицензии. 2009. № 5. С. 28.
11. Мещеряков В. А. Изменение технического результата. Части I, И//Патентный поверенный. 2012. № 3. С. 12; № 4. С. 19.