На товарный знак надейся, а про авторское право не забывай

Про существование товарных знаков в настоящее время осведомлено уже абсолютное большинство. У бизнеса сложилось понимание важности этого средства индивидуализации как обязательного и эффективного инструмента конкурентной борьбы. Однако в последнее время мы все чаще сталкиваемся с обращениями правообладателей товарных знаков, которые получают претензионные письма. Им кажется парадоксальным то, что, имея исключительное право на товарный знак, они все равно сталкиваются с обвинением их в нарушении прав на иную интеллектуальную собственность. Как правило, эти проблемы связаны с объектами авторского права, которые использованы в товарных знаках, прежде всего — это изображения и шрифты.

Будущие правообладатели товарного знака считают, что он защитит их от любых проблем, связанных с правами на интеллектуальную собственность. Это действительно так, если соблюдены все условия на стадии разработки обозначения. В частности, необходимо учитывать, что в товарных знаках могут содержаться объекты авторского права, являющиеся самостоятельными результатами интеллектуальной деятельности, которым также предоставляется правовая охрана. При этом наличие у лица исключительного права на товарный знак еще не означает наличия у него же исключительных прав на, например, изображение, которое включено в товарный знак, или на шрифт, которым выполнено слово, зарегистрированное в качестве товарного знака.

Ситуация осложняется еще и тем, что исключительное право на объекты авторского права не подлежит государственной регистрации (за исключением программ для ЭВМ и баз данных, которые могут быть зарегистрированы по желанию правообладателя). Из этого следует повышенная вероятность возникновения споров о том, кому принадлежит исключительное право на то или иное произведение, и высокая сложность оспаривания авторства в суде.

В результате встают вопросы: как товарный знак соотносится с объектами авторского права и как урегулировать права на объекты авторского права.

Поскольку в контексте эффективности товарного знака в качестве таких объектов наиболее актуально рассмотреть шрифты и изображения, поговорим именно о них.

Хотя в российском законодательстве шрифты и не указаны прямо в качестве объекта авторского права, но по его смыслу они являются самостоятельным охраняемым объектом авторского права, что уже подтверждено многочисленными судебными решениями. Шрифт относится к произведениям графики и представляет собой упорядоченную графическую форму определенной системы письма, воплощаемой на материальном носителе, и по этой причине является объектом авторского права.

Правообладатель шрифта также, как и правообладатель товарного знака или любого другого объекта интеллектуальной собственности, вправе им владеть, пользоваться, распоряжаться по своему усмотрению, и никто без разрешения правообладателя не может использовать его шрифт в своей деятельности. Отличием от большинства других объектов интеллектуальной собственности, как уже было сказано выше, является тот факт, что для получения исключительного права на шрифт не нужно проходить процедуру государственной регистрации, создателю достаточно просто заявить о своем авторстве на этот конкретный объект авторского права.

Все это касается и изображений (картинок, рисунков, фотографий), которые нам легче воспринимать в качестве самостоятельных объектов — произведений, у которых есть автор, приложивший творческие усилия для их создания, а потому имеющий на них права.

Но что же делать, если изображение этого автора является частью товарного знака, принадлежащего другому лицу? Данная ситуация является не гипотетической, а абсолютно реальной. Именно такой вопрос поставил перед нами один из наших клиентов. На ряд товаров он в целях продвижения наносит комбинированное обозначение, состоящее из слова и изображения, которое было зарегистрировано им в качестве товарного знака и уже стало узнаваемым у потребителей.

В течение многих лет клиент не знал никаких проблем и успешно продолжал развивать свой бренд. Однако пару лет назад он внезапно для себя получил исковое заявление от бывшего сотрудника, заявившего о своем авторстве и правах на изображение, являющееся частью товарного знака клиента. Вот здесь мы как раз и столкнулись с тем, что одно и то же изображение с одной стороны является частью товарного знака, принадлежащего клиенту, а с другой стороны — объектом авторского права, о собственности на который заявил бывший сотрудник.

Проанализировав ситуацию, мы сформировали правовую позицию, которую представили суду в ходе рассмотрения дела. Вкратце, позиция состояла из трех основных тезисов.

Во-первых, произведение, о собственности на которое заявил бывший сотрудник, является служебным. Во-вторых, предъявление такого иска фактически было направлено на отъем у клиента права использования принадлежащего ему товарного знака, предоставленного и гарантированного законодательством РФ. И, в-третьих, бывший сотрудник, подав исковое заявление, злоупотребил своим правом. На этом моменте остановимся немного подробнее. С момента создания спорного объекта прошло более двадцати лет. За это время сотрудник не заявлял о своих правах на изображение, не предъявлял клиенту каких-либо претензий, не выдвигал требований о заключении договора о предоставлении права использования этого изображения или о его отчуждении клиенту. Более того, этот сотрудник, будучи уже директором, непосредственно занимался регистрацией товарного знака на имя клиента. Из всего этого видно, что в течение двух десятилетий всем своим поведением работник показывал, что все права на изображение принадлежат клиенту. После чего внезапно его позиция изменилась на 180 градусов. Такое максимально непоследовательное и противоречивое поведение с точки зрения российского законодательства и сложившейся судебной практики является злоупотреблением правом, что служит основанием для отказа в удовлетворении предъявляемых этим лицом требований.

Суды первой и апелляционной инстанции не вняли указанным доводам и вынесли решение в пользу бывшего сотрудника, обязав клиента выплатить денежную сумму, исчисляемую сотнями миллионов рублей.

В суде кассационной инстанции нам удалось доказать, что судами первой и апелляционной инстанций были совершены множественные нарушения при оценке наших доводов и доказательств. В результате судебные решения были отменены, а дело было направлено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. И пока совершенно неясно, как оно завершится.

Этот спор мог бы быть разрешен гораздо проще и иметь более предсказуемый финал, если бы российское законодательство содержало прямые нормы, регулирующие соотношение прав на различные объекты интеллектуальной собственности между собой. Однако все, что у нас есть на данный момент, это регулирование соотношения только средств индивидуализации между собой, то есть товарных знаков, фирменных наименований и коммерческих обозначений, а также средств индивидуализации и промышленных образцов, которые по своей сути также близки к средствам индивидуализации. Для данных объектов интеллектуальной собственности установлено правило первенства, то есть право на какой объект возникло раньше, тот объект и обладает преимуществом по отношению к тождественным или сходным с ним до степени смешения более поздним объектам. Но даже в этом случае правообладатель более раннего исключительного права не может просто взять и обратиться в суд с требованием о взыскании убытков или денежной компенсации за незаконное использование принадлежащего ему объекта интеллектуальной собственности. Такой правообладатель должен воспользоваться предусмотренной законодательством процедурой признания недействительным более позднего объекта путем подачи соответствующего возражения в специально созданный для рассмотрения подобных споров орган — Палату по патентным спорам.

В отсутствие законодательного регулирования решение вопроса о соотношении различных объектов интеллектуальной собственности в случае возникновения спора ложится на суды, которые, хотя и не связаны прецедентным правом, но все же обязаны придерживаться единообразия в толковании и применении имеющихся норм права.

Высший арбитражный суд РФ и Верховный суд РФ в ряде своих актов излагали позицию, которую можно обобщить следующим образом.

При наличии двух объектов интеллектуальной собственности, которые сталкиваются в споре, до момента аннулирования прав на один из объектов ни один из правообладателей, использующих свой объект, не может быть признан нарушителем права на другой объект. В переложении на наше судебное дело — это означает, что до тех пор, пока у клиента есть право на товарный знак, его использование не может считаться нарушением прав третьих лиц на другие объекты интеллектуальной собственности.

Полагаем, что такой подход является разумным и должен быть закреплен законодательно. До этого же момента исход судебных дел по таким спорам совершенно непредсказуем, что и видно из приведенного выше примера.

Но правообладателям товарных знаков не стоит пенять только на несовершенство законодательства. Судебных разбирательств можно было бы избежать, если стороны своевременно, еще на стадии разработки обозначения, озаботились бы распределением прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности. Именно неурегулированность отношений, отсутствие каких-либо соглашений или локальных нормативных актов, как правило, становятся первопричиной затяжного судебного разбирательства.

Поэтому своевременное документальное урегулирование распределения прав на объекты интеллектуальной собственности является необходимостью, без которой гарантировать успешное и безоблачное существование и развитие любого бизнеса просто невозможно. Товарный знак — это не панацея от всех проблем. Нужно помнить и следить за соблюдением прав на все объекты интеллектуальной собственности.

Это касается и использования шрифтов. При разработке логотипов часто упускается из виду не только необходимость урегулирования отношений с собственными сотрудниками, которые, например, придумывают и рисуют логотип, но и тот факт, что если в логотипе для написания названия товара используется шрифт, созданный третьим лицом, то с этим лицом также необходимо договориться об использовании этого шрифта, как необходимо договориться с создателем логотипа.

Сейчас это особенно актуально, поскольку правообладатели шрифтов увеличили свою активность по выявлению нарушителей их исключительных прав и привлечению этих нарушителей к ответственности.

Так, в своей практике мы столкнулись с тем, что несколько наших клиентов стали получать претензионные письма от компании «Паратайп», которая владеет правами на огромное количество разнообразных шрифтов. И в таких ситуациях обычно приходится выбирать из двух вариантов. Первый вариант — это договариваться с правообладателем (если он расположен к переговорам) о заключении лицензионного договора для перевода использования шрифта в законное русло. Второй вариант — незамедлительно прекращать использование шрифта, что может потребовать изъятия из оборота огромного количества продукции, а также экстренной замены упаковок товаров и любых других объектов, на которых использовался шрифт без разрешения его правообладателя.

И если «Паратайп» пока в основном старается урегулировать все в досудебном порядке, то «Студии Артемия Лебедева» уже удалось добиться ряда судебных решений, которыми была взыскана денежная компенсация с лиц, незаконно использовавших принадлежащие Студии шрифты.

Таким образом, критически важно своевременно разрешать все вопросы, касающиеся как распределения прав на объекты интеллектуальной собственности, которые создаются или могут быть созданы, так и получения правовой охраны на эти объекты. Расходы при таком подходе будут гораздо меньше, чем денежная компенсация, назначенная судом за незаконное использование объекта интеллектуальной собственности, принадлежащего третьему лицу.