pat@gorodissky.com
Товарный знак. Как не ошибиться с обозначением
17 июня 2021
В процессе регистрации товарного знака (или знака обслуживания) у заявителей возникает множество вопросов, связанных с соответствием критериям охраноспособности выбранного обозначения. Товарный знак должен обладать различительной способностью (в смысле отличия содержания знака от известных обозначений) и не противоречить нормам действующего законодательства в этой области. То есть должны быть выполнены определенные формальные требования для регистрации заявляемого обозначения в качестве товарного знака. Однако нюансов законодательства в этой области достаточно много, и не всегда они понятны заявителю.
Рассмотрим конкретный пример. В уфимский офис фирмы «Городисский и партнеры» обратился заявитель с поручением по подаче заявок на товарные знаки, содержащие словесный элемент «Плюшка*», занимающий центральное положение в обозначениях.
В процессе предварительного поиска в отношении интересующих заявителя классов выявлены зарегистрированные по тем же классам знаки, содержащие охраняемое слово «Плюшка*». Риски отказа обсуждены. Однако заявитель настаивал на обязательном включении в обозначения указанного словесного элемента. Как выйти из этой ситуации?
Можно рассмотреть вариант вывода из охраны словесного элемента, однако он не должен занимать доминирующее положение в обозначении. Но «Плюшка*» – «пышная» женщина или выпечка? Если «пышная» женщина, то это охраняемый фантазийный элемент. Поэтому указание при подаче заявки на то, что «Плюшка*» неохраняемый элемент, не гарантирует снятие противопоставления экспертизой Роспатента.
В результате обсуждения обозначения словесный элемент «Плюшка*» был уменьшен и перемещен в верхнюю часть обозначения, но в центральную часть заявитель добавил название улицы Уфы, указывающее расположение предприятия.
Теоретически это может быть основанием для отказа в регистрации в результате рассмотрения экспертизой Роспатента, так как указание улицы (где?) - «на [название улицы]» может быть признано описательным, и является доминирующим в товарном знаке. В этом случае можно согласиться с указанием этого элемента в качестве неохраняемого, но надо уменьшать элемент, чтобы он не был доминирующим.
Можно доказывать отсутствие описательного характера, так как улиц с таким названием очень много, и нельзя ассоциировать словесный элемент в знаке именно с этой улицей в городе Уфа. Но шансы ниже средних. Можно попытаться доказать, что «на [название улицы]» приобрело различительную способность в результате интенсивного и длительного использования. Однако это не случай заявителя.
Для увеличения шансов на регистрацию было предложено выполнить словесные элементы в более оригинальной графике. Рассмотренная заявка на данном этапе проходит стадию экспертизы в Патентном ведомстве.
По поручению заявителя проведена работа над еще одним обозначением, в котором также была необходимость указания словесного элемента «Плюшка*» или близкого ему. В ходе обсуждения заявки предлагалось использовать словосочетания: «Плюшкина слабость», «Мадам Плюшкина», «Мушкин-Плюшкин», «ПЛЮШКИНOFF», «ONПЛЮШКИН» или подобные им, а также добавить оригинальный изобразительный элемент. Поданный в итоге вариант включал словесный элемент «Плюшкинские*», заключенный в изобразительный элемент по мотивам башкирской росписи и не занимающий доминирующее положение в обозначении. Заявитель осведомлен о том, что любой вариант с указанием словесных элементов «Плюшка*» или «Плюшкинские*» можно оспорить в Палате по патентным спорам при условии сбора достаточных доказательств для оспаривания.
В момент написания статьи второе обозначение также проходит стадию экспертизы в Роспатенте.
В ходе работы по другим заявкам выявляются интересные нюансы также в случаях, когда у заявителей возникает необходимость включения своего фирменного наименования или его части в обозначение. Казалось бы, в соответствии со статьей ГК РФ 1476 никаких препятствий для этого нет. Но не все так просто.
Как известно, фирменное наименование также полноценный объект интеллектуальной собственности, права на которое возникают с момента регистрации в качестве юрлица. Допустим, вы зарегистрировали предприятие ООО «Лорена» с указанием видов деятельности в области производства кондитерских изделий. Но есть ООО «Лорина», ведущее аналогичную деятельность.
Представим ситуацию, что заявки на товарный знак, содержащий фирменное наименование, поданы от обоих ООО. И ООО «Лорина» уже получило регистрацию или решение о регистрации. В этом случае вам противопоставят их знак, если он подан в отношении однородных товаров или услуг, так как элементы Лорена и Лорина сходны до степени смешения, что может, по мнению экспертизы, ввести в заблуждение потребителей. И здесь не поможет указание на то, что у вас есть право на фирменное наименование. Кроме того, от ООО «Лорина» возможно предъявление претензий по использованию их товарного знака и сходного фирменного наименования, если их регистрация была ранее.
Надо отметить, что Роспатент в ходе проведения экспертизы не рассматривает реестр юридических лиц и хозяйственную деятельность, осуществляемую ими. Поэтому заявителям следует анализировать указанное уже на этапе выбора названия фирмы и в целях последующей регистрации логотипа.
Помимо рассмотренных примеров, часто в практике уфимского офиса по товарным знакам появляется необходимость включения в обозначение заведомо неохраняемых элементов, указывающих на вид деятельности. Это требуется для того, чтобы знак был зарегистрирован в том виде, как он будет использоваться. Например, подано обозначение, включающее словесный элемент ПРАВША (знак зарегистрирован на момент написания статьи), а также элементы «Инструменты», «Крепеж», включение которых в обозначение для заявляемых товаров, охватываемых этими понятиями, однозначно выводит эти слова из охраны. Но тем не менее, для выполнения условия по использованию, их желательно включать в обозначение, так как заявитель в большинстве случаев будет использовать указанные элементы, например, на вывеске, что сформирует определенное узнавание знака потребителем.
В данной статье мы охватили только небольшую часть множества условий и требований, которые необходимо выполнить при выборе обозначения для регистрации товарного знака. Выбор обозначения является ответственным, требующим всестороннего рассмотрения, решением. Неподготовленному заявителю порой бывает трудно учесть все нюансы при подаче заявки. Поэтому довериться в этом вопросе лучше профессионалам, которые выявят все риски отказа в регистрации, рассмотрят возможности для оспаривания товарного знака третьими лицами и помогут скорректировать обозначение для максимальной защиты ваших прав.
