Товарные знаки с низкой различительной способностью: определение и особенности регистрации

Зачем регистрировать товарный знак со слабой различительной способностью
Особенности регистрации и риски
Риск параллельного использования в течение длительного времени неохраноспособного обозначения разными лицами
Риск отказа в регистрации по основаниям, не связанным с различительной способностью
Риск оспаривания правовой охраны товарного знака ввиду недоказанности приобретения им различительной способности

Рассмотрим, с какой целью заявители подают на регистрацию заведомо неохраноспособные обозначения и какие риски несет предприниматель, регистрируя, а затем и вводя в гражданский оборот товарные знаки с пограничной различительной способностью.

Наиболее популярным инструментом индивидуализации товаров или услуг является товарный знак. Согласно отчёту Роспатента за 2021 год, из почти ста тысяч рассмотренных заявок на регистрацию товарных знаков, решения о регистрации были приняты примерно по 74,5 тысячам.

Одним из оснований для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака является отсутствие у заявленного обозначения различительной способности, а также то, что оно может ввести потребителя в заблуждение.

Под различительной способностью понимается способность товарного знака отличать маркированные им товары одного производителя от однородных товаров других производителей, позволяя потребителям идентифицировать такой товар и распознавать товарный знак среди иных товарных знаков, используемых в отношении аналогичных товаров на рынке.

В целом критерии охраноспособности можно свести к трем основным требованиям, а именно, товарный знак:

1. должен обладать различительной способностью и не вводить в заблуждение относительно товара или изготовителя;
2. не должен нарушать публичных, общественных интересов;
3. не должен нарушать права третьих лиц.

Зачем регистрировать товарный знак со слабой различительной способностью

Предположим, производитель Х намерен вывести на рынок новый продукт Y – суперсредство, обновляющее организм, возвращающее молодость и здоровье. Потребительская ценность и привлекательность продукта очевидны. В случае, как этот, если потребительская ценность продукта Y граничит с уровнем сенсации, то неважно, под каким товарным знаком будет продвигаться на рынке новый продукт. Известность продукта потянет за собой бренд Х и обеспечит ему максимальную узнаваемость. При уникальном продукте бренд неминуемо в кратчайшие сроки достигнет максимальной известности.

В реальности же на рынок выводится крайне мало уникальных и революционных продуктов. Улучшение качеств товара требует вложения колоссальных инвестиций, к которым производители не всегда готовы. Кроме того, в целых отраслях производств появление новых уникальных товаров прогнозировать практически невозможно. Например, в хлебопечении или рыбопереработке вряд ли в ближайшее время могут появиться эксклюзивные товары, за исключением случаев выращивания пшеницы или разведения рыбы на Марсе. Хотя, конечно, не стоит игнорировать потенциальные возможности рынка таких товаров в ближайшем будущем.

Самым простым способом для производителя выделить свой товар на рынке и получить сверхприбыль становится создание нового товарного знака (бренда) и легенды, генерирующей на психоэмоциональном уровне новые потребительские качества. При этом сам продукт производитель может не менять, а качество его даже может не быть лучшим среди прочих аналогов на рынке.

Но не все так просто: можно придумать оригинальный охраноспособный бренд и вложить значительные средства в его продвижение на рынке, но в итоге идея может не окупиться и не вернуться в виде сверхприбыли. Менее рискованный путь – создать бренд, который бы формировал в сознании потребителя представления о виде продукта, его качестве или назначении через ассоциативное мышление. Такие бренды «выстреливают» даже при минимуме вложенных средств. Яркие примеры тому: водка «Настоящая», йогурт «Чудо», «Хлеб насущный».

Среднестатистический потребитель взыскателен, экономен, не склонен рисковать, покупая неизвестные товарные новинки. Однако, как правило, он выбирает из общей массы тот товар, на который заведомо уже настроен подсознательно, не задействуя при этом критическое мышление.

К примеру, в равной ситуации выхода на рынок ряда новых марок йогурта без массированной рекламы, потребитель у прилавка скорее выберет бренды с приставками «МЕГА-», «ВКУСНО-», «СУПЕР-», чем йогурт под названием «БРЕКО» или «ШАНС». При этом, чем проще и прямолинейнее будет посыл у нового бренда (например, МЕГАСМАК, ВКУСНЯМ!, СУПЕРЕЖКА), тем выше вероятность его покупки. Срабатывает и подсознательная предрасположенность покупателя к полезным свойствам. Этому способствует тренд на здоровый образ жизни, правильное питание и экосознанность.

Если задачи «экологичный», «низкокалорийный» и «недорогой» отражает состав продукта, то остальные характеристики закладываются, как правило, в сам бренд: в словесную и/или графическую его части.

Таким образом, для получения сверхприбыли от продажи ординарного товара в качестве бустера производители часто используют новые товарные знаки. В такой ситуации они являются вспомогательным средством, обеспечивающим эффективное продвижение товара. В качестве бустера используются обозначения, включающие элементы со слабой различительной способностью или пограничной охраноспособностью.

Особенности регистрации и риски

Не всегда бренды с невысокой различительной способностью создаются случайно, в силу незнания норм охраноспособности товарных знаков. Чаще мы сталкиваемся с тем, что производитель намеренно желает донести до потребителя наиболее простым и малозатратным способом заложенный посыл. Таким образом привлечь внимание потребителя на ранее уже существовавший на рынке товар, но уже в новой упаковке и под новым брендом.

В таком случае при разработке нового бренда часто используется принцип «rules can be broken, but never ignored» - «правила можно нарушать, но нельзя игнорировать».

Примеры товарных знаков, содержащих ассоциативные указания на вид, свойства и назначения товаров:

	рег. № 672816	зарегистрированный в отношении хлеба,
	рег. № 604374	в отношении водки,
	рег. № 313563	для кофе и чая
	рег. № 676983	для пива,
	рег. № 657437	для какао-молочных напитков,
	рег. № 852079	для строительства,
	рег. № 848626	для чашек.

Сложности регистрации в качестве товарных знаков обозначений с заведомо отсутствующей или слабой различительной способностью связаны с тем, что зачастую приходиться доказывать, что такие обозначения в результате их длительного и интенсивного использования приобрели различительную способность на российском рынке в отношении товаров, для которых испрашивается охрана. В таком случае по закону товарному знаку может быть предоставлена правовая охрана.

Рассмотрим более детально риски, связанные с попыткой регистрации в качестве товарных знаков неохраноспособных обозначений или обозначений, содержащих в своём составе неохраноспособные элементы.

Риск параллельного использования в течение длительного времени неохраноспособного обозначения разными лицами

Может сложиться ситуация, когда, например, компания А длительное время использовала в отношении своих товаров обозначение, квалифицируемое российским законодательством как неохраноспособное. Например, простое сочетание согласных букв.

Затем эта компания подала заявку на регистрацию обозначения в качестве товарного знака и представила в Роспатент доказательство длительного использования обозначения до даты подачи заявки и приобретённой различительной способности – узнаваемости у потребителя. Большой неожиданностью в ряде случаев становится вынесение по заявке отказа с пояснением, что обозначение утратило различительную способность, поскольку помимо компании А длительное время точно такое же обозначение в отношении тех же самых или однородных товаров использовали другие компании, не связанные с компанией А. Соответственно, перед подачей заявки на регистрацию обозначения, в отношении которого будет доказываться приобретенная различительная способность, важно провести мониторинг рынка, чтобы выявить потенциальные случаи использования конкурентами обозначения для аналогичных товаров.

Случаи параллельного использования разными компаниями одного и того же неохраноспособного обозначения встречаются довольно часто, так как конкурирующие компании отслеживают новинки друг друга. Если на рынок выходит продукт под неохраноспособным обозначением и начинает пользоваться высоким спросом у потребителей, то недобросовестные конкуренты могут с удовольствием воспользоваться этим, полагая, что не нарушают прав третьих лиц.

Некоторые из них также подают заявки на регистрацию обозначений, содержащих неохраноспособный элемент, чтобы первыми получить решение о регистрации товарного знака и свидетельство на него, в которых было бы указано, что такой элемент включен в состав товарного знака как неохраняемый, соответственно, он вправе использовать товарный знак, не опасаясь нарушения чьих-то прав.

Риск отказа в регистрации по основаниям, не связанным с различительной способностью

Тот факт, что обозначение компании А является неохраноспособным, не исключает риска отказа в регистрации из-за наличия уже зарегистрированных или заявленных на регистрацию похожих товарных знаков других лиц. Для исключения такой ситуации до подачи заявки необходимо провести поиск тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков, в отношении которых ранее их правообладателями могла быть доказана приобретенная различительная способность.

Иногда компании, заинтересованные в регистрации неохраноспособного обозначения, сначала подают заявку на регистрацию комбинированного обозначения. Например, в виде этикетки, где неохраноспособный элемент не занимает доминирующего положения. Это делается для того, чтобы получить для такого обозначения правовую охрану в целом с исключением из охраны неохраноспособного элемента.

Какое-то время товарный знак используется, а затем подается заявка на регистрацию словесного или буквенного товарного знака, в рамках которой доказывается приобретенная различительная способность. Однако в данном случае не исключается риск того, что между первой и второй заявкой другие лица подадут заявки на регистрацию сходных обозначений, в отношении которых будет доказываться приобретённая различительная способность.

Риск оспаривания правовой охраны товарного знака ввиду недоказанности приобретения им различительной способности

После регистрации товарного знака, в отношении которого была доказана приобретенная различительная способность, нельзя исключать ситуации, когда заинтересованные лица попытаются оспорить регистрацию.

Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требования о запрете регистрации обозначений, не обладающих различительной способностью.

Поскольку любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки на регистрацию товарного знака, то сведения и документы, которые представлялись заявителем в доказательство приобретённой различительной способности, могут стать доступны заинтересованным третьим лицам.

Такими сведениями часто являются результаты социологического опроса или объёмы производства, которые экспертиза Роспатента не имеет возможности проверить. Поэтому зачастую в пользу принятия решения о регистрации товарного знака играет объёмность представленных документов. При этом, в действительности товарный знак мог не достигнуть той самой степени известности потребителем, которая свидетельствует о приобретении им различительной способности.

Принимая во внимание, что никакими нормативными актами не регламентировано, какие объёмы производства считаются достаточными для признания приобретения обозначением различительной способности, как не уточняется и на какой территории России обозначение должно использоваться и как долго, следует признать, что решение принимается экспертом Роспатента индивидуально в каждом конкретном случае и оценка эта весьма субъективна.

Мы всегда советуем учитывать:

• ёмкость рынка конкретного товара (например, в России в 2019 году было произведено 1 719 784 автомобилей и только около 100 гражданских самолетов за тот же период);
• вид товара (товар массового потребления или специфический);
• территорию реализации товара / оказания услуг (например, услуги по аренде яхт оказываются не на всей территории РФ в силу отсутствия на её части водоёмов).

Крайне важен уровень узнаваемости обозначения потребителями в определённом сегменте рынка. Оценить это можно путем проведения социологического исследования, опросив реальных потребителей.

Неохраноспособное обозначение как объект для регистрации в качестве товарного знака является крайне рискованным проектом. В одной ситуации удачный креатив и успешная регистрация такого обозначения может привести к большим объемам продаж продукта на рынке, тогда как в другой ситуации для производителя регистрация и введение неохраноспобного обозначения в гражданский оборот может обернуться многочисленными спорами с конкурентами, уроном репутации и финансовыми потерями. Поэтому перед принятием компанией решения о выводе такого обозначения на рынок следует просчитывать каждый шаг и оценивать возможные риски заранее.