Товарные знаки – что мы приобретаем, когда их регистрируем?

Как известно, товарный знак — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Иными словами, товарный знак — это обозначение, призванное отличать товары одних производителей от однородных им товаров других производителей, выделять товары среди аналогичных товаров.

Ту же задачу в отношении выполняемых работ или оказываемых услуг решает Знак обслуживания. Для упрощения изложения в настоящей статье мы будем использовать только термин «товарный знак».

В самом общем виде можно сказать, что с помощью таких средств индивидуализации как товарный знак можно сделать узнаваемыми и запоминающимися для потребителя свои товары, выделить их из массы однородных товаров.

Разнообразие обозначений и их сочетаний, которые могут использоваться для индивидуализации товаров — огромно. Однако законодатель позволяет регистрировать в качестве товарных знаков только такие обозначения, которые обладают различительной способностью и соответствуют иным предъявляемым к ним требованиям, перечисленным в ст. 1483 Гражданского кодекса РФ.

Важно помнить, что свидетельство о государственной регистрации товарного знака не является каким-то разрешительным документом, дающим право на ведение бизнеса по производству товаров, указанных в этом свидетельстве, — в отличие, например, от лицензии в определенных сферах деятельности. Факт государственной регистрации товарного знака дает совершенно иные полномочия: его владельцу предоставляется исключительное право (своего рода легальная монополия) на использование такого обозначения для индивидуализации товаров. Однако указанная монополия может быть успешной и реализуемой только при условии соответствия товарного знака и другим критериям, которые продиктованы иными законодательными актами, вне зависимости от факта регистрации товарного знака.

Так, суть исключительного права на товарный знак в значительной степени определяется возможностью его правообладателя запрещать или разрешать иным лицам использование обозначений, тождественных зарегистрированному товарному знаку или сходных с ним до степени смешения. То, насколько эффективно может быть реализована запретительная функция товарного знака, напрямую зависит от вида обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, и корректности перечня товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Несмотря на то, что любое обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, по определению обладает различной способностью, то есть способностью отличать товар одного производителя от товаров иных производителей, эта способность может быть выражена в совершенно различной степени, быть сильной или слабой.

В силу законодательных ограничений к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности: простые геометрические фигуры, линии и числа. Вместе с тем, если указанные элементы образуют композицию, дающую качественно новый уровень восприятия обозначения в целом, то они могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, например, рис. 1.

Однако в указанном случае будет охраняться композиционно-цветовое решение в целом, а не отдельные геометрические фигуры и линии в его составе. Кроме того, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово и не имеющие характерного графического исполнения.

Но если такие обозначения оригинально графически проработаны, они могут получить правовую охрану в качестве товарного знака, — впрочем, с теми же ограничениями, какие были указаны выше. Таким примером может служить товарный знак № 558561 (рис. 2), правообладатель которого не вправе рассчитывать на монопольное использование элемента «Ь» в стандартном шрифте или в иной графике.

Также важно помнить, что:

• различительная способность может быть приобретена обозначением, которое ранее её не имело; примером является словесное обозначение «Клинское», прямо указывающее на место производства, но ввиду интенсивного использования одним лицом в отношении пива зарегистрированное в качестве товарного знака на имя этого лица (№ 136680);
• практически любое обозначение, изначально обладавшее различительной способностью, может ее утратить в результате широкого и длительного использования такого обозначения разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров.

Приведем в пример обозначение «КНЯЖЕСКАЯ» (заявка № 2008712638), заявленное в отношении товаров 29 класса МКТУ — колбасные изделия. В государственной регистрации такого обозначения было отказано, поскольку:

• колбасные изделия «Княжеская» на дату подачи заявки (23.04.2008) производились различными лицами в различных регионах РФ. При этом заявитель не был первым, кто ввел обозначение «Княжеская» в гражданский оборот;
• обозначение «Княжеская» не может ассоциироваться в сознании потребителей только с одним изготовителем колбас при наличии на рынке аналогичной продукции с таким же названием разных производителей. В подобном случае исключительное право не может быть предоставлено одному из них.

Обозначения, сами по себе не обладающие различительной способностью, могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов, в случае, если они не занимают в нем доминирующего положения. Такое исключение из охраны называется «дискламацией».

Суть дискламации заключается в том, что правообладатель товарного знака, содержащего неохраняемые элементы, может запретить иным лицам использовать товарный знак в целом, но не может запретить иным лицам использовать дискламированные элементы отдельно, самостоятельно или в составе другой композиции.

Однако необходимо отметить, что такие элементы влияют на общее зрительное впечатление, формируемое товарным знаком и, как следствие, имеют огромное значение при разрешении вопроса о сходстве до степени смешения товарного знака с иным обозначением. Обозначения могут быть признаны сходными до степени смешения, если они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Проиллюстрируем это на примере. В одном из судебных дел правообладатель комбинированного товарного знака № 174547 (рис. 3), зарегистрированного в отношении колбасных изделий, предъявил претензии своему конкуренту — производителю аналогичной продукции, использующему обозначение (рис. 4). В указанном товарном знаке словосочетание «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» присутствовало в качестве неохраняемого элемента, поскольку оно представляет собой сведения, касающиеся изготовителя товаров (вид предприятия и его местонахождение), т. е. оно не способно индивидуализировать товары.

При разрешении данного судебного дела позиции экспертов разделились. Так, одни специалисты полагали, что поскольку словесный элемент «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» является неохраняемым элементом товарного знака, то нужно сравнивать только изобразительные части спорных обозначений, отбросив словесные элементы. При этом общее зрительное впечатление, формируемое изобразительными элементами, будет сходным. Другие специалисты утверждали, что при оценке сходства необходимо учитывать все элементы, входящие в товарный знак, поскольку они влияют на общее зрительное впечатление, формируемое товарным знаком. В рассматриваемом деле словесные элементы товарного знака и спорного обозначения оказывают большое влияние на восприятие сравниваемых объектов потребителем и не позволяют считать их сходными до степени смешения. Эта позиция была поддержана судом.

Другим примером может служить товарный знак № 624399 (рис. 5), зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ, в который слово «Рыбный» включено в качестве неохраняемого элемента, а цифра «1» стилизована в виде изображения рыбы (т. е. превращена в изобразительный элемент). Факт регистрации такого товарного знака не дает его правообладателю исключительного права на описательный элемент «РЫБНЫЙ» и цифру «1», в том числе в любой ее словесной интерпретации — «один», «первый». Вряд ли правообладатель указанного товарного знака сможет воспрепятствовать использованию обозначений, содержащих слова «ПЕРВЫЙ» и «РЫБНЫЙ», выполненные в иной графике, например, использованию такого обозначения (рис. 6) поскольку общее зрительное впечатление в данном случае будет совершенно иным.

Аналогичная ситуация возникает в связи с объемом правовой охраны следующих товарных знаков, в которых описательные элементы выполнены в оригинальной графике:

• правообладатель товарного знака № 700336 (рис. 7) (неохраняемые элементы — food express) не может запретить иным лицам использование аналогичных слов в иной графике, например, (рис. 8) и (рис. 9);
• Правообладатель товарного знака № 438868 (рис. 10) (неохраняемые элементы: Kompot, full natural fruit & berry) не может запрещать иным лицам использовать какие-либо обозначения со словом «компот», например, (рис. 11).

Важно отметить, что в перечисленных выше товарных знаках неохраняемые элементы прямо указаны в качестве таковых. Вместе с тем необходимо помнить и о так называемой «молчаливой дискламации», то есть о ситуации, когда сведения о товарном знаке не содержат указаний на наличие неохраняемых элементов, однако в действительности такие элементы имеются. Так, правообладатель товарного знака № 478061 (рис. 12) не смог запретить третьим лицам использовать наименование «РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА», несмотря на то, что в товарном знаке нет указаний на исключение из правовой охраны каких-либо слов.

Cуд сделал следующие выводы:

• обозначение «Резиденция Деда Мороза» представляет собой устойчивое словосочетание, являющееся общеизвестным понятием, которое может использоваться участниками гражданского оборота «без ограничений по составу или территории»;
• обозначение «Уральская резиденция Деда Мороза» является производным от обозначения «Резиденция Деда Мороза», в связи с чем нельзя говорить о неправомерности использования обозначения, которое по смыслу шире, чем обозначение, защищаемое товарным знаком № 478061;
• при данных обстоятельствах частичное фонетическое сходство в отношении слабых элементов обозначения и некоторое графическое сходство спорного обозначения с товарным знаком …не могут считаться определяющими.

Таким образом, суд фактически признал наличие в указанном товарном знаке неохраняемых элементов и, как следствие, отсутствие у правообладателя товарного знака права на запрет использования третьими лицами таких элементов, хоть и занимающих доминирующее положение в товарном знаке (Решение Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-58938/2015 от 12.04.2016 г.).

Неоднозначные ситуации могут складываться и в отношении сочетаний букв, которые не воспринимаются как слово, труднопроизносимы ввиду отсутствия гласных букв или наличия одной гласной буквы среди множества согласных, как, например, обозначение «УЗБГМ». Обычно такие сочетания представляют собой сокращения, аббревиатуры. Такие обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков или включены в них без дискламации, если не имеют оригинального графического исполнения.

Примером оригинальной графики может служить товарный знак № 607296 (рис. 13), в котором слово «GROUP» является неохраняемым, а аббревиатура «drl» выполнена таким образом, что образует индивидуальную, единую композицию со словом «GROUP». Однако, правообладателю указанного товарного знака будет нелегко предъявить претензии о нарушении его исключительного права лицам, использующим обозначение «DRL GROUP» либо только аббревиатуру «DRL» в стандартном шрифте или в ином графическом исполнении.

Как следует из перечисленных выше примеров, графическая проработка, действительно, во многих случаях позволяет зарегистрировать в качестве товарных знаков обозначения, изначально не обладающие различительной способностью, или добиться включения таких элементов в товарный знак без явной дискламации. Однако оригинальная графика не дает правообладателям подобных товарных знаков правовой охраны указанных элементов самих по себе. Как и в случае с обозначением «Резиденция Деда Мороза», правообладатели товарных знаков, подобных (рис. 13), по общему правилу, не могут претендовать на монопольное использование таких, изначально неохраноспособных, элементов. Следует отметить, что и в общем случае графическая проработка слов в составе товарных знаков далеко не всегда работает на благо правообладателя.

Так, товарный знак должен способствовать выделению потребителями товаров одних производителей среди подобных им товаров других производителей. Однако, правообладатели некоторых товарных знаков, увлекшись их графикой, упускают важность звукового образа и смыслового значения словесных элементов товарных знаков, которые в огромной степени способствуют запоминанию и узнаванию этих средств индивидуализации товаров потребителем.

Например,

• товарный знак (рис. 14) может быть прочитан как «лила», «нина», «нуна», «пупа», «пипа»;
• в товарном знаке (рис. 15) словесный элемент невозможно прочитать однозначно; неясно, имел в виду правообладатель слово «AZOR», «AZUR» или «AZIR», и на охрану какого из этих слов он претендует;
• как звучит словесный элемент товарного знака (рис. 16) — ПАРТА ПЕЦ, СПАРТА ПЭЦ, СПАРТА ПЕЦ, СПАРТАСПЕЦ?

При такой неоднозначности в прочтении и произнесении словесных товарных знаков или словесных элементов товарных знаков существуют огромные трудности в их последующей правовой защите. При любом другом исполнении, например, при использовании любых из перечисленных слов в стандартном шрифте, добиться прекращения использования их иным лицом будет практически невозможно, поскольку нарушитель станет утверждать, что зарегистрированный товарный знак произносится иначе и либо не имеет смыслового значения, либо имеет другое смысловое значение.

В качестве вывода следует отметить, что:

• осуществляя государственную регистрацию графически стилизованного словесного обозначения, не обладающего различительной способностью, вы не приобретаете исключительное право на это словесное обозначение как таковое, оно присутствует в товарном знаке в качестве неохраняемого элемента;
• наличие в товарном знаке (явное или неявное) неохраняемого элемента в значительной степени затрудняет в дальнейшем его правовую защиту.

Вернемся к вопросу, о котором лишь вкратце упоминалось в начале статьи, а именно: сам по себе факт государственной регистрации товарного знака не исключает действия иных законодательных запретов и ограничений в отношении их дальнейшего использования, например, установленных законодательством о защите конкуренции или законодательством о рекламе.

Факт регистрации товарного знака не освобождает его правообладателя от ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Напротив, действия по государственной регистрации товарного знака сами по себе могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. Так, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Следовательно, при наличии соответствующих оснований в ситуации, когда очевидно, что правообладатель регистрирует и использует товарный знак не с целью индивидуализации своей продукции, а для целей причинения вреда иным лицам — конкурентам, в отношении правообладателей таких товарных знаков может быть принято решение о признании их действий по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции.

Приведем пример: товарный знак № 347507 (рис. 19) был зарегистрирован в отношении товаров 16 и 30 классов МКТУ (кондитерских изделий и их упаковки). Как оказалось впоследствии, подобная регистрация товарного знака была осуществлена в целях преодоления законодательного запрета на регистрацию в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой простую форму товаров.

Однако указанный товарный знак — не что иное как схематическое изображение широко известной упаковки для кондитерских изделий (рис. 18), и правообладатель указанного товарного знака на его основе пытался запретить иным производителям вводить в гражданский оборот и саму упаковку, и кондитерские изделия в такой упаковке. Действия правообладателя этого товарного знака были признаны актом недобросовестной конкуренции.

Как известно, товарные знаки могут быть использованы их правообладателями совершенно различными способами, в том числе и в рекламе. Однако в рекламе нельзя допускать некорректного сравнения или использования «хвалебных» слов и словосочетаний, таких как «лучший, первый, номер один, самый, только, единственный, супер, исключительный, уникальный, главный, эксклюзивный и т. д.».

Нельзя сравнивать себя с другими, если:

• нет конкретных характеристик сравнения;
• результаты сравнения невозможно проверить;
• содержатся неточные, искаженные, ложные сведения, несопоставимые факты и т. д.

Не составляют исключения и случаи, когда обозначение с такими элементами зарегистрировано в качестве товарного знака, и правообладатель использует в рекламе исключительно свой товарный знак.

Приведем случай использования в рекламе товарного знака со словесным и цифровым элементами «СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ № 1», которое привело к тому, что антимонопольный орган предъявил претензии его правообладателю по факту нарушения законодательства о рекламе.

Так, правообладатель товарного знака № 406142 (рис. 19) активно использовал его для продвижения своей деятельности, в частности при рекламировании услуг фитнес-клуба.

По факту распространения рекламы с использованием словосочетания «СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ № 1» (рис. 20) антимонопольный орган возбудил дело о нарушении законодательства о рекламе. По мнению антимонопольного органа «словосочетание «World Class сеть фитнес клубов № 1» очевидно указывает, что «World Class» является лучшим фитнес-клубом на рынке, при этом какие-либо критерии такого превосходства отсутствуют … в рекламе не указаны конкретные критерии, соотносимые с этим утверждением (например, «первый фитнес-клуб в Монако»)».

При рассмотрении данного дела в антимонопольном органе правообладатель указывал на правомерность использования им словосочетания «сеть фитнес клубов № 1», поскольку оно является частью товарного знака по свидетельству № 406142, воспроизведенного в рекламе. Использование этого словосочетания в рекламе является одним из правомочий правообладателя (Решение Московского УФАС России по делу № 3 5 178/77 15 от 24 марта 2016 г.).

Однако антимонопольный орган этого довода не принял и признал такое использование нарушением Федерального закона «О рекламе». Тот факт, что словосочетание является частью зарегистрированного товарного знака, не освобождает его правообладателя от обязанности подтвердить свое «превосходство», поскольку об этом заявлено, при использовании такого товарного знака в рекламе.

Антимонопольным органом также была учтена позиция Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), согласно которой элементы «СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ № 1» не обладают различительной способностью, носят описательный и хвалебный характер, в связи с чем они были включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов.

По мнению Роспатента, указанные элементы не служат для индивидуализации товаров, работ, услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Сказанное позволяет сделать однозначный вывод, что товарный знак подлежит использованию в рекламе в строгом соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о рекламе, а факт государственной регистрации товарного знака каких-либо исключений из законодательных ограничений не предоставляет.

В заключение можно дать следующую рекомендацию: если производитель желает, чтобы словесный товарный знак или словесный элемент товарного знака указывал на вид его деятельности, на характеристики товаров и т. д., то следует стремиться к образному, ассоциативному, а не прямому, характеру такого указания, например:

• товарный знак № 345451 (рис. 21) зарегистрирован в отношении услуг 37 класса МКТУ «строительство и ремонт деревянных сооружений, информация по вопросам строительства и ремонта, строительный надзор»;
• товарный знак № 497646 (рис. 22) зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ «гамаши; гетры; носки; чулки».

Образные наименования обладают сильной различительной способностью, хорошо выполняют функцию по индивидуализации товаров или услуг, их использование не может расцениваться как нарушение законодательства о рекламе или антимонопольного законодательства, и их защита от неправомерного использования может быть весьма эффективной.