Толкование конструктивно-функционального единства устройства: Роспатент меняет позицию?

На сайте ФИПС 25 апреля 2017 г. опубликовано заключение Палаты по патентным спорам Роспатента¹ (далее – палата) по рассмотрению возражения против патента РФ на полезную модель № 98656, согласно которому патент признан недействительным частично и выдан новый патент РФ на полезную модель с уточненной формулой, представленной на коллегии палаты. Из заключения следует, что уточненная формула полезной модели по новому патенту отличается от приведенной в ранее выданном патенте только тем, что из нее исключен один независимый п. 7 формулы, включавшей ранее 6 независимых пунктов (1, 2, 3, 5, 6, 7) и один зависимый – п. 4.

Мотивы признания патента недействительным частично в связи с исключением из охраны независимого п. 7 не играют никакой роли в наших дальнейших рассуждениях, так как пять оставшихся независимых пунктов формулы полезной модели, в каждом из которых запатентован вариант объекта – устройства, позволяет полагать, что палата изменила свою позицию в части толкования объекта – устройства, которая ранее сводилась к требованию соблюдать надуманное Роспатентом ложное условие, в шутку называемое нами «склепанное в одном корпусе». Как правило, экспертиза использовала следующую мотивацию: совокупность признаков предложенной формулы характеризует несколько устройств, которые не находятся в конструктивном единстве, а их совместное использование не приводит к созданию единого нового устройства, имеющего единую конструкцию, с новой функцией.

Ошибочность такой позиции толкования объекта «устройство» и искажение позиции президиума Суда по интеллектуальным правам (дело № СИП-926/2014), занявшего, мягко говоря, противоположную позицию именно по данному вопросу, уже много раз отмечены в публикациях², но, как говорится, воз был и нынче там, пока не появилось рассматриваемое в настоящей статье заключение палаты от 25 апреля 2017 г. по патенту на полезную модель РФ № 98656 (заявка № 2010109102/08 с приоритетом от 11 марта 2010 г.).

Заключение палаты по патенту № 98656 примечательно тем, что оно содержит иное толкование конструктивного единства устройства, которое соответствует данному в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2015 г. по делу № СИП-926/2014 (далее – постановление президиума Суда по интеллектуальным правам), к которому апеллировала возражающая сторона, неправильно толковавшая высказанную президиумом позицию.

Для лучшего понимания рассматриваемого вопроса приведем содержание заключения палаты от 25 апреля 2017 г. с некоторыми сокращениями, не влияющими на суть вопроса о толковании условий, при которых конструктивное единство устройства считается соблюденным. Коллегия рассмотрела возражение, поступившее 21 октября 2016 г., против выдачи патента РФ на полезную модель № 98656 на группу полезных моделей «Аппаратура каналов высокочастотной связи, телемеханики, передачи данных и команд релейной защиты и противоаварийной автоматики по высоковольтным линиям электропередачи (варианты)», выданного по заявке № 2010109102/08 с приоритетом от 11 марта 2010 г. и действующего со следующей формулой:

«1. Аппаратура каналов высокочастотной связи, телемеханики, передачи данных и команд релейной защиты и противоаварийной автоматики по высоковольтным линиям электропередачи, включающая блок обработки сигнала, блок приема/передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики, блок управления и контроля станции, усилитель мощности, устройство линейное согласующее, блоки питания и терминал, отличающаяся тем, что усилитель мощности выполнен по двухступенчатой схеме с двухкратным запасом мощности каждой ступени, с возможностью обеспечения усиления сигнала при отказе одной ступени (горячее резервирование).

2. Аппаратура каналов высокочастотной связи, телемеханики, передачи данных и команд релейной защиты и противоаварийной автоматики по высоковольтным линиям электропередачи, включающая блок обработки сигнала, блок приема/передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики, блок управления и контроля станции, усилитель мощномощности, устройство линейное согласующее, блоки питания и терминал, отличающаяся тем, что она оснащена резервным блоком питания с возможностью обеспечения питания при отказе штатного блока питания (горячее резервирование).

3. Аппаратура каналов высокочастотной связи, телемеханики, передачи данных и команд релейной защиты и противоаварийной автоматики по высоковольтным линиям электропередачи, включающая блок обработки сигнала, блок приема/передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики, блок управления и контроля станции, усилитель мощности, устройство линейное согласующее, блоки питания и терминал, отличающаяся тем, что блок питания содержит элементы коммутации для входного напряжения от 48 до 220 В постоянного тока и 220 В переменного.

4. Аппаратура по п.3, отличающаяся тем, что усилитель мощности выполнен по схеме с «плавающей рабочей точкой».

5. Аппаратура каналов высокочастотной связи, телемеханики, передачи данных и команд релейной защиты и противоаварийной автоматики по высоковольтным линиям электропередачи, включающая блок обработки сигнала, блок приема/передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики, блок управления и контроля станции, усилитель мощности, устройство линейное согласующее, блоки питания и терминал, отличающаяся тем, что она оснащена резервным каналом связи по выделенной телефонной линии.

6. Аппаратура каналов высокочастотной связи, телемеханики, передачи данных и команд релейной защиты и противоаварийной автоматики по высоковольтным линиям электропередачи, включающая блок обработки сигнала, блок приема/передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики, блок управления и контроля станции, усилитель мощности, устройство линейное согласующее, блоки питания и терминал, отличающаяся тем, что она оснащена резервным каналом связи по GSM-каналам.

7. Аппаратура каналов высокочастотной связи, телемеханики, передачи данных и команд релейной защиты и противоаварийной автоматики по высоковольтным линиям электропередачи, включающая блок обработки сигнала, блок приема/передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики, блок управления и контроля станции, усилитель мощности, устройство линейное согласующее, блоки питания и терминал, отличающаяся тем, что блок приема/передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики установлен отдельно от основной станции на расстоянии до 1200 м и связан с ней оптико-волоконным кабелем».

Против выдачи данного патента в соответствии с п. 2 ст. 1398 ГК РФ поступило возражение, мотивированное тем, что группе решений по оспариваемому патенту была неправомерно предоставлена правовая охрана в качестве полезных моделей (см. п. 1 ст. 1351 ГК РФ). Так, по мнению лица, подавшего возражение, в каждом из независимых п. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 формулы оспариваемого патента охарактеризовано решение, которое не является устройством, а представляет собой совокупность нескольких устройств, объединенных для совместного использования.

В обоснование данного вывода лицо, подавшее возражение, также указывает, что согласно постановлению Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2015 г. по делу № СИП- 926/2014 совместное использование устройств не является достаточным признаком для признания их совокупности новым устройством, а физическое совмещение в едином корпусе нескольких устройств, объединенных для совместного использования, – необходимым для установления конструктивного единства устройства. Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

По мнению патентообладателя, которое было изложено в отзыве, поступившем 9 января 2017 г., все признаки независимых п. 1, 2, 3, 5 и 6 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, являются существенными для реализации указанного назначения – аппаратура каналов высокочастотной связи. Патентообладатель также отметил, что все элементы, входящие в состав каждого технического решения, указанного в формуле оспариваемого патента, функционально и конструктивно взаимосвязаны. Соответственно, технические решения, охарактеризованные в независимых п. 1, 2, 3, 5 и 6 формулы оспариваемого патента, являются устройствами.

Относительно технического решения по независимому п. 7 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, патентообладатель согласился с доводами возражения: данное решение не характеризует одно устройство и, соответственно, не может быть защищено в качестве полезной модели. В связи с этим в отзыве патентообладатель привел уточненную формулу, характеризующую группу полезных моделей, из которой исключен независимый п. 7.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее. В соответствии с п. 1 ст. 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Согласно п. 2 ст. 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или, соответственно, полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно подпункту (2) п. 9.7.4.3 Административного регламента по полезным моделям для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства:

• наличие конструктивного элемента;
• наличие связи между элементами;
• взаимное расположение элементов;
• форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;
• форма выполнения связи между элементами;
• параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;
• материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством;
• среда, выполняющая функцию элемента./li>

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон, касающихся правомерности предоставления правовой охраны группе решений по оспариваемому патенту, показал следующее. Как правомерно отмечено в возражении и дополнении к нему, из положений п.1 ст. 1351 ГК РФ вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам. В каждом из независимых пунктов формулы оспариваемого патента охарактеризовано техническое решение – аппаратура каналов высокочастотной связи. Причем, согласно независимым п. 1, 2, 3, 5 и 6 формулы оспариваемого патента каждое охарактеризованное в них техническое решение представляет собой аппаратуру каналов высокочастотной связи, которая содержит в своем составе следующие элементы: блок обработки сигнала, блок приема/передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики, блок управления и контроля станции, усилитель мощности, устройство линейное согласующее, блоки питания и терминал.

При этом можно констатировать, что указанные выше элементы представляют собой электронные блоки, назначение которых направлено на решение единой задачи – обеспечение возможности высокочастотной связи по проводной линии. Данная задача решается объединением указанных выше блоков в общую структуру электрически связанных электронных элементов. Объединение и взаимосвязь всех электронных блоков обеспечивает возможность реализации общей функции аппаратуры – высокочастотной связи по проводной линии, причем работоспособность аппаратуры напрямую зависит от работоспособности каждого электронного блока, входящего в ее состав. При выходе из строя любого из электронных блоков аппаратуры функции других электронных блоков не смогут быть реализованы, поскольку напрямую зависят от работоспособности каждого элемента общей структуры.

Например, блок приема/передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики предназначен для приема и передачи соответствующих сигналов, то есть является промежуточным звеном в цепи передачи электрических сигналов и, соответственно, осуществляет действия с уже обработанным сигналом или командой. Подобной функцией обладает блок обработки сигнала, как это следует из его назначения.

Данный вывод также следует из описания оспариваемого патента (п. 2 ст. 1354 ГК РФ), где отмечено, что совокупность входящих в аппаратуру указанных выше элементов обеспечивает возможность дублирования основных функций аппаратуры для осуществления передачи сигналов, несущих информацию с различными вариантами разделения сигналов. Кроме того, в материалах оспариваемого патента имеется блоксхема, иллюстрирующая взаимосвязь перечисленных выше блоков, причем, как следует из приведенной выше правовой базы (подпункт (2) п. 9.7.4.3 Административного регламента по полезным моделям), устройства характеризуются, в частности, наличием связей между элементами и их функциями.

Из сказанного следует, что признаки аппаратуры по независимым пунктам 1, 2, 3, 5 и 6 формулы оспариваемого патента характеризуют наличие связи между элементами. При этом данная связь объединяет все элементы в единую конструкцию для реализации общей функции за счет работоспособности всех элементов одновременно.

В отношении постановления Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2015 г. № СИП-926/2014 отметим, что исследуемые в нем вопросы не опровергают сделанный выше вывод, поскольку приведенные в нем доводы лишь указывают на возможность отнесения ряда технических решений к устройствам даже в случае отсутствия прямого указания на их конструктивное единство³. Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, в отношении аппаратуры, охарактеризованной в независимых п. 1, 2, 3, 5 и 6 формулы оспариваемого патента, нельзя признать правомерными.

Исходя из изложенного можно констатировать, что в возражении нет доводов, позволяющих сделать вывод о том, что объекты, охарактеризованные в независимых п. 1, 2, 3, 5 и 6, являются решениями, которым согласно требованиям п. 1 ст. 1351 ГК РФ не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели. Доводы возражения о неправомерном предоставлении правовой охраны техническому решению по независимому п. 7 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, являются обоснованными ввиду следующего.

Как справедливо отмечено в возражении и дополнении к нему, в независимом п. 7 формулы оспариваемого патента имеется прямое указание на то, что аппаратура по данному варианту включает совокупность элементов, которые не объединены в конструкцию или изделие, а именно: аппаратура по указанному независимому пункту содержит блок приема/передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики, который является отдельным устройством и связан с остальными элементами только функционально. Функциональная связь в данном случае необходима лишь для осуществления приема и передачи соответствующих сигналов связи и осуществлена посред- ством оптико-волоконного кабеля.

Патентообладатель, согласившись с доводами возражения относительно указанного выше независимого п. 7, представил ходатайство об исключении данного пункта из формулы оспариваемого патента. Данные уточнения были приняты коллегией к рассмотрению. Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: удовлетворить возражение, поступившее 21 октября 2016 г., патент РФ на полезную модель № 98656 признать недействительным частично, выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой⁴, представленной 9 января 2017 г.

На рис. изображена блок-схема аппаратуры каналов высокочастотной связи, телемеханики, передачи данных и команд релейной защиты и противоаварийной автоматики по высоковольтным линиям электропередачи, представленная в описании патента.

Напомню еще раз, как президиум Суда по интеллектуальным правам (дело № СИП-926/2014) мотивировал свою позицию в отношении определения объекта – устройства: «В целях определения заявленного объекта в качестве устройства необходимо установить критерии конструктивного единства и функциональной взаимосвязи в их совокупности. Физическое совмещение в едином корпусе нескольких устройств, объединенных для совместного использования, не является безусловно необходимым для установления конструктивного единства устройства. При этом совместное использование устройств также не является достаточным признаком для признания их совокупности новым устройством».

Судя по содержанию рассмотренного заключения палаты, позиция президиума Суда по интеллектуальным правам, высказанная в 2015 г., наконец принята как руководство к действию. Это, однако, не должно создавать иллюзию заявителей о том, что теперь не будут оцениваться все остальные условия патентоспособности полезной модели.

Но что мы имеем в существующей нормативной базе Роспатента? В отношении толкования конструктивного единства, извините, – то же заблуждение, которое пропагандировали ранее. Приведем извлечение из п. 36 «Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель», утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 701 (далее – Требования).

«При раскрытии сущности полезной модели применяются следующие правила:

1) для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:
наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство)».

Сегодня определение полезной модели содержится в п. 1 ст. 1351 ГК РФ: «В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству». Никаких условий определения устройств только по типу «склепанное в одном корпусе» закон не содержит, и, видимо, понимая шаткость такого толкования, Роспатент сегодня предлагает внести изменения в норму закона, ограничив устройства как полезные модели только частью возможных устройств, отвечающих определенным условиям. Очевидно, что такое изменение нормы закона возможно, но тогда надо признать, что многие принятые сегодня решения противоречат действующему закону, который не ограничивал виды патентуемых в качестве полезных моделей устройств.

В проекте федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» предлагалось первый абзац п. 1 ст. 1351 изложить в следующей редакции: «1. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству, не имеющему составных частей или состоящему из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями⁵ и находящихся в функционально-конструктивном единстве»⁶. К счастью, этот проект был возвращен на доработку.

При толковании конструктивного единства устройства как «склепанное в одном корпусе», на что направлены правила, при новой редакции нормы закона невозможно будет получить патент на полезную модель даже на шариковую ручку со съемным колпачком, так как при снятом колпачке будет нарушаться условие «склепанное в одном корпусе».

Ранее в приведенных статьях я отмечал и подчеркну еще раз: «Конструктивно-функциональное единство признаков (узлов) объекта – устройства независимо от того, рассматривается ли изобретение или полезная модель, не может толковаться и никогда не толковалось как единственно возможное выполнение всех узлов (устройств, элементов и т.п.) на общем механическом или ином основании (платформе, корпусе, схеме и т.п.).

Конструктивное единство лишь означает, что разные узлы (устройства) системы имеют взаимообусловленное конструктивное выполнение ряда элементов, что вовсе не указывает на то, что в собранном (укомплектованном) для совместного функционирования устройстве все эти узлы будут обязательно механически скреплены между собой. Узлы были раздельно конструктивно изготовлены, но при этом изначально адаптировались под последующее совместное использование при функционировании объекта в целом. В этом понимании состоит конструктивно-функциональное единство признаков устройства – системы, а не обязательное выполнение системы в общем корпусе».

Если наши статьи не помогают Роспатенту образумиться в этом вопросе, так хотя бы в определении понятия «устройство» не надо противоречить федеральному закону Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принятому 20 июня 1997 г., с изменениями в ред. федеральных законов от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ, от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ, от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, от 9 мая 2005 г. № 45-ФЗ, от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ, от 30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ, от 30 декабря 2008 г. № 313-ФЗ, от 27 декабря 2009 г. № 374-ФЗ, от 23 июля 2010 г. № 171-ФЗ, от 27 июля 2010 г. № 226-ФЗ (ред. от 19 октября 2011 г.), от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ, от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ, от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ, от 18 июля 2011 г. № 243-ФЗ, от 19 июля 2011 г. № 248-ФЗ, от 28 ноября 2011 г. № 337-ФЗ, от 30 ноября 2011 г. № 347-ФЗ, от 25 июня 2012 г. № 93-ФЗ, от 4 марта 2013 г. № 22-ФЗ, от 2 июля 2013 г. № 186-ФЗ, от 31 декабря 2014 г. № 514-ФЗ, от 13 июля 2015 г. № 233-ФЗ, в котором в статье 1 дано определение понятия «техническое устройство» следующим образом: «технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, – машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта».

Абзац введен Федеральным законом от 19 июля 2011 г. № 248-ФЗ.

Ну, кто тут увидит сентенции относительно сборочных операций или сборочной единицы? Прямо ведь прописано, что техническое устройство рассматривается как общее понятие не только в отношении машин и механизмов, но и в отношении систем машин и (или) оборудования, агрегатов.

Вряд ли кто-то станет отрицать, что приведенное определение понятия «техническое устройство» полностью адекватно понятию «устройство», которое всегда существовало в отечественном патентном праве до тех пор, пока Роспатент не решил найти пути ограничения выдачи патентов на полезные модели таким странным образом. Выбранный им путь, скажем прямо, плохой и некорректный, а его толкование понятия «конструктивное единство» к тому же не поддержано президиумом Суда по интеллектуальным правам.

Вывод. Требования необходимо изменить в части определения характеристик устройства, патентуемого в качестве полезной модели, и еще раз задуматься над содержанием предлагаемого изменения нормы п. 1 ст. 1351 ГК РФ.

Норма статьи закона, правила ее применения и толкование отдельных положений не должны приводить к парадоксальным результатам, что мы стали наблюдать последние три года в отношении фривольного толкования Роспатентом конструктивно-функционального единства устройства. Однако приведенное заключение палаты по патенту № 98656 говорит о прозрении в понимании конструктивного единства, о котором мы столько говорили ранее. Станет ли это началом исправления ошибок прошлого или появление рассмотренного заключения всего лишь бунт на корабле, покажет время. Будем надеяться на лучшее.

1. http://www.fips.ru/pps/25_04_17/2016%D0%9201591_20170426.pdf
2. Джермакян В.Ю. Конструктивно-функциональное единство признаков устройства как объекта полезной модели или изобретения // Патентный поверенный. 2015. № 5. С. 5;
   Джермакян В.Ю. Как понимать норму подпункта 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ в отношении агрегата, комплекса или комплекта, если они не являются устройством? // Патентный поверенный. 2015. № 6. С. 7;
   Джермакян В.Ю. Конструктивно-функциональное единство признаков устройства и ошибочность позиции Роспатента в его толковании // "Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 10, декабрь 2015 г. (http://ipcmagazine.ru/)
   Джермакян В.Ю. ГОСТов много, а объект – устройство в патентном праве всегда один // "Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 13, сентябрь 2016 г. (http://ipcmagazine.ru/)
   Джермакян В.Ю. Устройство в терминологии ГОСТ 16382-87 и как его следует понимать // Патентный поверенный. 2016. № 4. С. 42;
   Джермакян В.Ю. Устройство, комплекс, комплект и подпункт 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 10. С. 2;
   Джермакян В.Ю. Технологическая линия для изготовления продукта и признаки, ее характеризующие // Патентный поверенный. 2017. № 2. С. 65.
3. Уже одного этого высказывания Палаты по патентным спорам достаточно, чтобы прекратить в Роспатенте прения по иному толкованию условий конструктивного единства элементов устройства.
4. Содержание новой формулы тождественно ранее приведенной с учетом исключения п. 7.
5. Сборочная операция – технологическая операция установки и образования соединений составных частей заготовки или изделия.
6. https://www.eg-online.ru/document/law/328436/

Список литературы

1. Джермакян В.Ю. ГОСТов много, а объект – устройство в патентном праве всегда один // "Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 13, сентябрь 2016 г. (http://ipcmagazine.ru/)
2. Джермакян В.Ю. Как понимать норму подпункта 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ в отношении агрегата, комплекса или комплекта, если они не являются устройством? // Патентный поверенный. 2015. № 6. С. 7;
3. Джермакян В.Ю. Конструктивно-функциональное единство признаков устройства и ошибочность позиции Роспатента в его толковании // "Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 10, декабрь 2015 г. (http://ipcmagazine.ru/)
4. Джермакян В.Ю. Конструктивно-функциональное единство признаков устройства и ошибочность позиции Роспатента в его толковании // "Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 10, декабрь 2015 г. (http://ipcmagazine.ru/)
5. Джермакян В.Ю. Технологическая линия для изготовления продукта и признаки, ее характеризующие // Патентный поверенный. 2017. № 2. С. 65.

Cтатья в формате PDF