Технический результат как суперуниверсальный критерий патентоспособности изобретения и полезной модели

В 1970 – 1980 гг. эксперты ВНИИГПЭ (правопредшественника ФИПС) принимали решения о выдаче патента и авторского свидетельства на изобретение менее чем по 40% от общего числа поступающих заявок на выдачу указанных охранных документов. По остальным заявкам принимались решения об отказе в их выдаче. Авторское свидетельство удостоверяло исключительное право на изобретение самого государства, а патенты, число которых составляло менее 5% от общего числа заявок на изобретение и которые удостоверяли исключительное право на изобретение гражданина или юридического лица, выдавались фактически только иностранным заявителям.

В тот период существовало централизованное управление народным хозяйством на основе всеобщей государственной собственности на товары и средства производства, исключающее частный сектор экономики и свободную конкуренцию отдельных хозяйствующих субъектов, поэтому требования к патентоспособности изобретения были специфическими в сравнении с теми же требованиями, которые предъявлялись в капиталистических странах. Различие заключалось в том, что наряду с традиционными для всех стран мира условиями патентоспособности, опосредующими новизну и неочевидность изобретения, в СССР предусматривались требования, опосредующие не только необходимость обеспечения изобретением каких-либо преимуществ в сравнении с прототипом (положительный эффект), но и ускорения научно-технического прогресса в стране (полезность для государства и общества). Эксперт, принимая решение о выдаче авторского свидетельства и тем самым предоставляя исключительное право государству, нес перед ним ответственность за качество предоставляемого исключительного права. Оно должно быть полезным государству и обществу, надежным, неуязвимым и иметь максимально возможный объем правовой охраны. Поэтому формулу изобретения обязан был составлять эксперт, порой изменяя формулу, представленную заявителем, до неузнаваемости.

В середине прошлого века (вплоть до 70-х гг.) в СССР по заявкам на выдачу авторского свидетельства проводились параллельно две экспертизы: на новизну и на полезность. Экспертизу на новизну проводили эксперты Комитета по делам изобретений и открытий (патентное ведомство СССР), а на полезность – специалисты научно-исследовательских и иных научных организаций. Заключения на новизну и на полезность составляли досье заявки, и на их основе патентное ведомство СССР принимало решение. Решение о выдаче авторского свидетельства принималось только в случае положительного заключения как на новизну, так и на полезность. Эта комплексная экспертиза сохранялась вплоть до 1992 г. (распада СССР и вступления в силу Патентного закона РФ). Однако на заключение на полезность стали направлять заявки избирательно, в основном в случаях, когда эксперт ВНИИГПЭ, ознакомившись с заявкой, приходил к выводу, что заявленное в ней изобретение не тянет на новизну и существенные отличия (последнее из указанных условий предшествовало современному изобретательскому уровню). В этом случае терялся смысл. Непонятно, зачем следовало направлять заявку на полезность, если по ней все равно будет принято решение об отказе в выдаче авторского свидетельства по новизне. Кроме того, заключения, представляемые научными организациями, не расценивались как безусловное основание для принятия решения. Они имели важное значение и не могли быть проигнорированы экспертами ВНИИГПЭ, но рассматривались ими критически.

Ответственность эксперта предопределяла и основное требование к нему: не допускать выдачу авторских свидетельств не только на известные или невысокого творческого уровня изобретения, но и не являющиеся полезными для государства и общества. Эксперты моего поколения шутили так: «Если заявленное изобретение полезное, то, значит, не новое, а если новое, значит, бесполезное». К эксперту, который принимал решения о выдаче авторского свидетельства в объемах, заметно превышающих средний объем выдачи решений по ВНИИГПЭ, коллеги и руководство экспертными отделами относились, как правило, с подозрением, подвергая сомнению его профессиональный уровень, полагая, что он не умеет найти соответствующие источники информации, препятствующие выдаче авторского свидетельства, недостаточно понимает условия патентоспособности, а также допускает ошибки, опрометчиво не направляя заявку на заключение на полезность.

Теперь, учитывая указанную специфику функционирования патентного ведомства СССР в части патентной экспертизы, обратимся к положению, сложившемуся в 1992 г. в связи с принятием Патентного закона РФ, который отменил все описанные выше специфические условия патентоспособности, опосредующие обязательные преимущества и полезность изобретения, влияющие на научно-технический прогресс.

Нормативно-правовая база того периода содержала только технический результат, но не как причину обязательного преимущества в сравнении с прототипом и тем более не как полезность для государства и общества, а как следствие проявляемых свойств материальных объектов, который применялся в качестве критерия существенности признаков и подкритерия условия патентоспособности «изобретательский уровень» (известность влияния отличительных признаков на технический результат). Несмотря на то, что технический результат, как правило, – это причина обеспечения потребительских результатов (экономических, социальных и т.п.), недостижимость приведенного заявителем технического результата, если таким результатом не являлось обеспечение осуществимости изобретения, не служила основанием для отказа в выдаче патента. Таким образом, в этой части российское патентное право адекватно воспроизвело общепринятый в капиталистических странах опыт.

В 2009 г. технический результат нормативно приобрел еще одно предназначение: он стал вспомогательным критерием отнесения заявленного решения к принципиально непатентоспособным (п. 5 ст. 1350 ГК РФ). Аналогично технический результат стал применяться и в отношении полезной модели. В частности, это определено подпунктом 1 п.24.5 Административного регламента по изобретениям 2008 г.:

«Проверка осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют». Так же эта проблема урегулирована и в отношении полезной модели.

К этому цивилизованному правовому подходу, применяемому в тот период во многих странах мира, в том числе в Европейском патентном ведомстве, в России шли долгим и мучительным путем, чему есть в том числе объективные причины. Необходимо учитывать, что в СССР практически не существовало проблем, связанных с нетехническими решениями (правила умственных операций, игр, хозяйственной деятельности и т.п.). В те времена еще не было компьютеризации всей страны и Интернета, в основе всей технической базы государства господствовали машины и механизмы. Подавать заявки на выдачу авторского свидетельства на всякие «буржуазные изыски» (правила игр, бизнес-методы, банковские кредитно-финансовые технологии и иные неприемлемые для социалистического общества и ненужные для его индустриального развития технологии) было неприличным и даже политически опасным.

В период моей работы в Госкомизобретений с 1972 г. до его ликвидации в 1992 г. в связи с распадом СССР в практике экспертизы было два сравнительно громких случая подачи заявок на явно нетехнические решения. Один – на пасьянсные карты, представляющие собой обычный материальный носитель для карт, но вместо тузов и королей на них были изображения для изучения правил дорожного движения. Другой – на сетевой график движения железнодорожных поездов. В обоих случаях было отказано в выдаче авторского свидетельства. В первом решение мотивировалось тем, что сущность заявленного предложения представляет собой условные обозначения на материальном носителе информации, поскольку, в отличие от прототипа (пасьянсных карт), оно предусматривает только иные условные обозначения. Во втором случае отказ мотивировался тем, что заявленное решение является организационным (правила хозяйственной деятельности), поскольку все его признаки характеризуют только сетевой график движения поездов. Несмотря на то, что нормативно-правовая база того периода не содержала методик отнесения решений к нетехническим, практика экспертизы уже выработала соответствующие подходы, которые и были применены в указанных случаях.

И в дальнейшем, после образования Российской Федерации, принятия Патентного закона РФ и где-то до 2000-х гг., в практике Роспатента не возникали проблемы, связанные с подачей заявок на нетехнические решения, поскольку их практически не было. В то время сравнительно громким был только один случай подачи заявки на выдачу патента на полезную модель на «Кладбище для домашних животных». Единственное отличие этого решения от прототипа заключалось в том, что надписи на надмогильных плитах выполнены на русском языке. В СССР и Российской Федерации не было традиции создавать кладбища домашних животных. Поэтому заявитель принял в качестве прототипа решение, раскрытое в иностранном источнике информации, где надписи на надмогильных плитах выполнены не на русском языке. Естественно, по заявке было принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное решение является не техническим, а сводится к выбору условных обозначений.

Однако впоследствии в Роспатент повалили заявки на решения, в основе которых лежали правила ведения хозяйственной деятельности (бизнес-методы), в том числе банковских операций, осуществляемые с помощью компьютерной техники, Интернета, а также иные решения, в том числе граничащие и переплетающиеся с организационными действиями. Они породили системные вопросы к методикам отнесения решений к нетехническим, которые следует применять на практике.

Вот тут все и началось. В отсутствие нормативно закрепленных методологических подходов к отнесению заявленных предложений к нетехническим, утраты Роспатентом преемственности сложившейся в СССР школы патентной экспертизы и возникшего хаоса в этой части практика экспертизы патентного ведомства достаточно быстро выработала удобный для экспертов подход: относить любые решения к нетехническим, если они обеспечивают только нетехнический результат, вне зависимости от того, что из себя представляют признаки формулы изобретения.

Представляете, как удобно! Информационный поиск проводить не надо, формулу изобретения вообще нет надобности читать. Необходимо только отыскать в описании изобретения или полезной модели раскрытие результата, на достижение которого направлены изобретение или полезная модель. Естественно, если результат сформулирован в описании как не имеющий технического характера, в том числе не в виде физических, химических или биологических свойств материального объекта, а в виде вытекающих из них потребительских или экономических результатов (снижение материалоемкости, повышение надежности и т.п.), принималось решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное предложение техническим не является и поэтому не относится к изобретению.

Однако нарастающее недовольство народных масс тем, что изобретения на классические железки и технические технологии Роспатент стал вдруг признавать нетехническими решениями, возымело свое действие, и в 2009 г. эта проблема была нормативно и цивилизованно урегулирована Административными регламентами по изобретениям и полезным моделям. Но это произошло только в 2009 г. Сколько же заявок на изобретение и полезную модель было, как говорят эксперты, угроблено за этот период!

В дальнейшем творческая мысль в Роспатенте в отношении методик отнесения предложений к нетехническим решениям продолжала развиваться в направлении признания нетехническими решений, вся совокупность признаков которых, а не только отличительных от прототипа, состоит из нетехнических признаков, то есть так, как это впоследствии стало применяться и в ЕПВ. Однако этот подход в совокупности с подходом, предусматривающим неучет нетехнических признаков при оценке новизны и изобретательского уровня, не меняет конечного вывода относительно патентоспособности изобретения и полезной модели, если нетехническим признавать решение, у которого нетехническими являются только отличительные признаки.

Но дальнейшее развитие указанной творческой мысли в Роспатенте, нормативно реализованное в 2016 г., здравому смыслу не поддается. Не поверите – вернулись во времена до 2009 г., когда нетехническим Роспатент признавал любое решение, в том числе охарактеризованное только техническими признаками, если оно обеспечивает нетехнический результат.

Процитируем третий абзац п. 49 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316 (далее – Правила):

«По результатам проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, как таковым в том случае, когда родовое понятие, отражающее назначение изобретения, приведенное в формуле изобретения, или все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, являются признаками этих объектов, или все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение результата, который не является техническим».

Как видим, каждое из трех условий отнесения решения к нетехническим отделено от других условий союзом «или», что означает достаточность каждого из них, в том числе нетехнического результата, для вывода о нетехническом характере заявленного изобретения. Однако в проекте Руководства, подготовленного Роспатентом в 2018 г. и относящегося к экспертизе изобретений, по которому нашей фирмой были представлены замечания и предложения, процитированная выше норма Правил прокомментирована принципиально иным образом, а именно так, что характер результата является только вспомогательным критерием отнесения решения к нетехническим. Основной критерий – характер признаков формулы изобретения.

Уважаемый Роспатент, определитесь, пожалуйста, в данном вопросе, желательно, путем приведения содержания процитированного выше положения в соответствие с комментарием его в проекте Руководства. Это приведет данное положение еще и в соответствие с международным подходом к этому вопросу. Специалисты надеются, что в указанный пункт Правил вкралась не замеченная никем ошибка.

Но на этом беды технического результата не закончились. К несчастью, к 2016 г. пришло время заменить всю подзаконную базу, традиционно разрабатываемую Роспатентом. В результате Роспатент разработал, а Минэкономразвития России утвердило множество нормативных правовых актов, разделив ряд административных регламентов на три части (сам Регламент, Требования к документам заявки и Правила их рассмотрения), использовав это как повод для внесения в действующую подзаконную базу революционных изменений, касающихся технического результата. Кроме первого нелепого изменения в части причисления технического результата к самостоятельному критерию отнесения решения к нетехническому, о котором выше уже говорилось (третий абзац п. 49 Правил), приняты еще два аналогичных.

Первое. Техническому результату предоставили еще один статус – самостоятельного критерия патентоспособности изобретения и полезной модели. Сделано это Роспатентом на основе толкования универсального и одновременно философского понятия «техническое решение», в котором остался без нормативного толкования термин «решение». Термин «техническое » нормативно определен еще в 2009 г., затем в 2016 г., о чем сказано выше, а вот теперь взялись и за термин «решение ». Отметим, что в мировой практике, по меньшей мере в странах с развитой правовой системой, нормативно не определено не только понятие «изобретение через техническое решение», но и понятия «техническое» и «решение». При этом в этих странах давно выработаны методологические подходы к оценке всех указанных понятий, которые мы никак не можем адекватно определить.

Процитируем второй абзац п. 51 Правил (определение понятия «техническое решение» в части термина «решение»):
«Заявленное изобретение признается техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, относящихся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением».

Теперь, стало быть, считается, что изобретение (полезная модель) признаются решением, если они обеспечивают технический результат. Вспоминаем патентную систему СССР, когда исключительное право на изобретение предоставлялось государству и только на изобретения, которые обладали полезностью для него и общества. Правильно, фактически вернулись к полезности. Однако полезность в условиях рыночных экономических отношений и свободной конкуренции хозяйствующих субъектов, основанную на конкурентоспособности изобретения и возможности получения максимальной экономической выгоды от изобретения, определяет само лицо, испрашивающее исключительное право на изобретение, а не государство.

Осталось только отказаться от развития рыночных экономических отношений и вернуться к командно-административной системе управления народным хозяйством, существовавшей в СССР. Хотя определенный резон в этом есть. Формально у нас в стране рыночные экономические отношения (кроме государственного, существует и частный сектор экономики), но по существу, и особенно в части инновационного развития экономики, у нас до сих пор вся инновационная деятельность инвестируется государством, как это было и в СССР, а частный капитал, который в экономически развитых странах мира определяет инновационное развитие страны, более мотивирован вкладывать свои инвестиции в кредитно-финансовый сектор экономики, а не в инновационное проектирование и производство материальной продукции.

Обратите внимание, что закон в этой части (п. 1 ст. 1350 и п. 1 ст. 1351 ГК РФ) не претерпел изменений. Однако, как говорят, одним росчерком пера Роспатент своим подзаконным актом развернул этот закон ровно на 180°, то есть в сторону, противоположную современному экономическому развитию страны и мира. Естественно, возникает вопрос: там что, не понимают все это? Надеемся, понимают, и этот очередной кульбит в нормотворческом процессе Роспатента является результатом типичного для современного патентного ведомства принципа реализации этого процесса: услышали о зарубежном опыте, решили его воспроизвести, но не разобрались в деталях, проигнорировав народную мудрость о «дьяволе, который кроется в деталях».

За рубежом, в частности в ЕПВ, действительно проверяется обоснованность достижения технического результата, указанного заявителем в описании или впоследствии измененного им. Но при этом такую проверку осуществляют не для оценки патентоспособности изобретения, а для недопущения некорректного с научно-технической точки зрения формулирования обеспечиваемого изобретением технического результата, которое в случае выдачи патента на это изобретение будет опубликовано патентным ведомством от имени государства в описании изобретения.

В частности, в ЕПВ проверка экспертизой корректности формулировки заявителем технического результата осуществляется следующим образом. Если технический результат, указанный заявителем в описании изобретения, как установлено экспертизой, не достигается изобретением или достигается и выявленным экспертизой более близким аналогом (следовательно, это уже не результат изобретения в сравнении с прототипом), заявителю предлагается уточнить (изменить) этот результат, обосновав его достижение изобретением. Минимальным результатом, который может указать заявитель вместо первоначально указанного им результата в описании изобретения, является обеспечение реализации изобретением своего назначения. При этом решаемой изобретением задачей считается расширение арсенала средств определенного назначения.

И лишь в единственном случае недостижимость изобретением технического результата, указанного или измененного заявителем, служит основанием для отказа в выдаче патента на изобретение: если этим результатом является обеспечение реализации назначения этого изобретения. Как правило, при этом решение об отказе мотивируется недостаточностью раскрытия изобретения в заявке для его осуществления либо несоответствием его условию патентоспособности «промышленная применимость» (если изобретение противоречит законам природы). Нормативно-правовыми актами Роспатента установлено, что в случае, если изобретение (полезная модель) не обеспечивает указанного заявителем технического результата, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не является решением.

Возможность изменения заявителем указанного им в описании изобретения (полезной модели) технического результата на обеспечение реализации изобретением (полезной моделью) своего назначения (а решаемой задачей считать расширение арсенала средств определенного назначения) не допускается. Процитируем пятый абзац п. 51 Правил:
«Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, установлено, что заявителем в описании изобретения не указана техническая проблема, решаемая созданием изобретения, не указан технический результат, обеспечиваемый изобретением, и он для специалиста не следует из описания изобретения, рассмотрение заявки осуществляется с учетом того, что техническая проблема может состоять в расширении арсенала средств определенного назначения, которая решается путем создания технического решения, альтернативного известному решению (создание варианта известного решения), либо состоять в создании средства определенного назначения впервые, при этом в качестве технического результата, обеспечиваемого таким изобретением, следует рассматривать реализацию изобретением указанного назначения».

Обратите внимание: допускается в рамках представления заявителем дополнительных материалов указать в качестве решаемой задачи расширение арсенала средств определенного назначения, а технический результат как обеспечение реализации назначения изобретения, если в описании вообще не указаны ни решаемая задача, ни технический результат.

Согласитесь, странное правовое регулирование. Если заявитель грубо нарушил требования к заявке о необходимости раскрытия в описании изобретения решаемой изобретением проблемы и обеспечиваемого им технического результата, то ему в качестве бонуса за это нарушение предоставляется право исправить его и дополнить описание указанными формулировками проблемы и результата. Если же заявитель не допустил этого грубого нарушения, но при этом не сумел доказать возможность указанного им в описании результата, или в связи с выявленным в процессе экспертизы его заявки более близким аналогом, который обеспечивает указанный им результат (то есть заявленное изобретение не обеспечивает иного результата), этот заявитель не вправе изменить формулировку технического результата указанным способом, то в результате ему откажут в выдаче патента.

Странность этого регулирования еще и в том, что любое изобретение (полезная модель), признанное даже формально новым и реализующим свое назначение, объективно (имманентно) решает проблему расширения средств определенного назначения и обеспечивает технический результат, заключающийся в обеспечении назначения, вне зависимости от того, указаны или нет эти проблемы и результаты в описании изобретения (полезной модели).

Второе. Технический результат включили в условия раскрытия в описании изобретения (полезной модели) их сущности с полнотой, достаточной для их осуществления специалистом в данной области техники (подпункт 2 п. 2 ст. 1375 и подпункт 2 п. 2 ст. 1376 ГК РФ). Как известно специалистам, указанное требование до 1 октября 2014 г. входило в состав условий признания изобретения (полезной модели) соответствующим условию патентоспособности изобретения (полезной модели) «промышленная применимость». После указанной даты введения в действие соответствующих изменений в четвертую часть ГК РФ это условие выделили из промышленной применимости и определили в качестве самостоятельного требования к материалам заявки.

В период, когда это требование являлось составной частью условия патентоспособности «промышленная применимость», его содержание состояло из трех условий:

• в описании изобретения (полезной модели) должно быть указано назначение изобретения (полезной модели);
• раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения (полезной модели) в том виде, как они охарактеризованы в каждом пункте формулы изобретения (полезной модели);
• при этом установлено, что в случае осуществления изобретения (полезной модели) по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения изобретения (полезной модели).

Введенными в действие нормативно-правовыми актами Роспатента к указанным трем условиям достаточности раскрытия сущности изобретения (или полезной модели) добавлен технический результат как еще одно условие, недостижение которого является основанием для отказа в выдаче патента (см., в частности, п. 53 и 63 Правил).

В мировой практике, включая и практику ЕПВ, которую Роспатент также пытался воспроизвести, такое требование к материалам заявок на изобретение (полезную модель) не применяется. В мире и ЕПВ, в частности, традиционно принято условие патентоспособности изобретения «промышленная применимость » использовать только при невозможности реализации изобретением своего назначения. Такие ситуации возникают по двум причинам: если материалы заявки не содержат сведений, объективно подтверждающих реализацию назначения изобретения, либо заявленное предложение принципиально неосуществимо из-за несоответствия его законам природы (классика – вечный двигатель).

Недостаточное раскрытие изобретения в материалах заявки как требование к ним предусматривает необходимость указания в заявке назначения изобретения, а также раскрытия средств и методов, с помощью которых можно осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, и обеспечить при этом реализацию назначения. Обеспечение технического результата не рассматривается как требование к достаточности раскрытия изобретения. ри этом, если указанный заявителем технический результат не достигается, заявителю предоставляется право изменить его на объективно достигаемый, включая минимальное его значение: обеспечение реализации назначения. При этом решаемой задачей считается расширение арсенала средств определенного назначения. Только в случае, если и этот минимальный результат не обеспечивается, признается как недостаточное раскрытие изобретения, так и несоответствие его условию патентоспособности «промышленная применимость», то есть так, как указано выше.

Действительно, здесь достаточно применить обычную логику специалиста: если изобретение (полезная модель) являются осуществимыми и обеспечивают при этом реализацию своего назначения, то какое имеет значение достижимость или недостижимость обычного технического результата (больше – меньше, хуже – лучше)? Ведь требование достаточности раскрытия изобретения (полезной модели) направлено только на возможность их осуществления, то есть возможность материализовать каждый признак формулы и получить объект, реализующий свое назначение.

Выводы и предложения.

Указанные два случая применения технического результата (критерий «решение» и одно из условий достаточности раскрытия) можно в принципиальном виде сохранить как требование определять объективно обеспечиваемый технический результат и конкретизировать при этом процедуру его изменения от объективно недостигаемого к объективно достигаемому, включая минимально возможный результат – обеспечение реализации назначения (как решение проблемы расширения средств определенного назначения), вне зависимости от того, указаны ли эти результат и решаемая задача в первоначальных материалах заявки.

И последнее, связанное с предшествующим: процедура изменения технического результата. Впервые в истории советского и российского патентного права законом (даже не подзаконным актом) ограничено изменение технического результата в процессе (на этапе) экспертизы заявок на изобретение и полезную модель (четвертый абзац п. 2 ст. 1378 ГК РФ в редакции федерального закона от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Этой нормой установлено, что изменять указанный в первоначальных материалах заявки технический результат можно, только если измененный результат связан с первоначально указанным. Эта норма принята по предложению Роспатента.

С одной стороны, специалистам понятны причины ее возникновения: ограничить заявителя в изменении не только формулы изобретения (полезной модели), но и указанного в первоначальных материалах заявки технического результата, что приводит к существенному увеличению трудозатрат экспертов ведомства на проведение экспертизы. Здесь мы оставим без комментария конституционность такого изменения законодательства, которое ущемляет права и законные интересы заявителей, нарушая при этом баланс интересов всех участников данных правоотношений в сторону ведомственных интересов.

С другой стороны, специалистам известно, что технический результат определяется свойствами объектов материального мира, которые объективны и не зависят от того, знает или не знает человечество об их существовании. Эта принципиальная особенность технического результата определяет необходимость иным образом оценивать его изменение, чем определяется изменение признаков изобретения, которые характеризуют то, что изобрел изобретатель и раскрыто в первоначальных материалах заявки. Естественно, что изменение того, «что изобрел изобретатель», означает другое изобретение (предложение), представленное им после даты приоритета изобретения, раскрытое в уже поданной заявке и по этой причине не подлежащее рассмотрению в ее рамках.

Технический же результат изобретатель не изобретает. Он, как и любой исследователь или разработчик технического инновационного проекта, устанавливает свойства, объективно присущие разработанному им объекту, либо теоретически, на основе накопленных человечеством знаний в соответствующих областях науки и техники, либо на основе практических экспериментов. Поэтому если изменение технического результата основано на знаниях, накопленных человечеством до приоритета изобретения, то включение измененного технического результата в описание изобретения ничего нового о заявленном объекте изобретения не вносит в описание. Даже если измененный технический результат основан на свойствах, знание о которых появилось после приоритета изобретения, то и тогда необходимо учитывать, что эти свойства существовали всегда и до приоритета. Поэтому в этом случае неучет измененного технического результата при оценке патентоспособности изобретения неизбежно приведет к некорректному с научно-технической точки зрения выводу о патентоспособности изобретения.

Вооружившись этими рассуждениями, рассмотрим проблему изменения технического результата. Как известно специалистам, необходимость изменения первоначально указанного результата возникает в двух принципиально различных случаях: когда результат признается объективно недостижимым по причине ошибочного его обоснования заявителем или изменяется формула изобретения в связи с выявлением экспертизой более близкого аналога (прототипа).

Предлагая законодателю указанную норму (ст. 1378 ГК РФ), Роспатент в очередной раз реализовал свой нормотворческий стиль: узнал о зарубежном опыте, но воспроизвел его, не учитывая деталей. Этот зарубежный опыт заимствован из нормативного регулирования изменения технического результата в процессе рассмотрения заявок на изобретение в ЕПВ.

Его суть заключается в следующем. Указанный заявителем в первоначальных материалах заявки технический результат может быть изменен заявителем и включен в описание изобретения, если этот новый результат вытекает с очевидностью для специалиста в данной области техники (то есть с учетом предшествующего уровня техники) из первоначальных материалов заявки. Это общее правило. В особых случаях, когда новый результат не вытекает из первоначальных материалов заявки, но связан с первоначально указанным в них, новый результат не включается в описание изобретения, но учитывается экспертизой при оценке изобретательского уровня изобретения.

Логика такой системы изменения технического результата состоит в том, что технический результат – это, как отмечалось выше, объективные свойства объектов материального мира или следствие этих свойств, которые, в свою очередь, являются следствием признаков, их характеризующих. Если эти свойства были известны до приоритета изобретения (в предшествующем уровне техники), то их учет при оценке патентоспособности изобретения и их включение в его описание является общепринятым в мировой практике, включая практику ЕПВ.

Если эти свойства стали известны человечеству после приоритета изобретения, то при условии, что определяемый этими свойствами технический результат связан с результатом, указанным в первоначальных материалах заявки, они также учитываются при оценке патентоспособности изобретения (изобретательского уровня), но не включаются в описание изобретения, чтобы исключить возможные требования заявителя по использованию как раскрытых в первоначальных материалах заявки. Отсутствие связи нового результата с первоначально указанным означает, что причиной появления нового результата стало изменение формулы изобретения так, что это привело к нарушению требования единства изобретения. В ЕПВ это требование отличается от российского.

Аналогично в мировой практике и даже у нас в стране нормативно определена процедура учета примеров, подтверждающих возможность достижения технического результата (п. 96 Правил 2016 г.). В соответствии с этой процедурой новые примеры, отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки, не включаются в описание изобретения (полезной модели), но учитываются при экспертизе заявки.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основе указанной логики изменения технического результата лежит принцип: технический результат определяется совокупностью признаков независимого пункта формулы изобретения (полезной модели), и его изменение необходимо учитывать в случаях, если:

• установлено, что объективно обеспечивается иной технический результат, а не ранее сформулированный;
• выявлен более близкий аналог, обеспечивающий ранее сформулированный технический результат;
• на законном основании изменена совокупность признаков независимого пункта формулы, то есть этот принцип направлен на исключение ситуации, когда совокупность признаков независимого пункта формулы изобретения (или полезной модели) не изменена или изменена на законном основании, а объективно обеспечиваемый этой совокупностью признаков технический результат учесть нельзя;
• допустимые границы изменения первоначально указанного технического результата определяются допустимыми границами изменения формулы изобретения, следовательно, этот принцип направлен на исключение ситуации, когда совокупность признаков независимого пункта формулы изобретения (полезной модели) не изменена или изменена на законном основании, а объективно обеспечиваемый этой совокупностью признаков технический результат учесть нельзя;
• формулу изобретения можно изменить на законном основании, а объективно достигаемый измененной совокупностью признаков технический результат учесть невозможно, в ином случае действительно возникает фактически тупиковая ситуация для оценки патентоспособности изобретения.

Теперь, учитывая известную и логически выстроенную систему изменения технического результата в ЕПВ, вернемся к ее отечественному воспроизведению. Границы изменения формулы изобретения (полезной модели) определены соблюдением требования единства изобретения и необходимостью раскрытия включаемых в формулу изобретения признаков в первоначальных материалах заявки (второй и третий абзацы п. 2 ст. 1378 ГК РФ). А границы изменения технического результата – связью измененного результата с первоначально указанным.

Но что делать в ситуации, когда измененная на законном основании совокупность признаков независимого пункта формулы изобретения (полезной модели) обеспечивает технический результат, не связанный с первоначально указанным?

По российскому законодательству отсутствие связи нового результата с первоначально указанным не свидетельствует о том, что причиной появления нового результата является изменение формулы изобретения с нарушением единства изобретения. И таких ситуаций возникает великое множество. Они возникают даже в случаях, когда независимый пункт дополняется признаками зависимых пунктов, а не из описания. Например, первоначальная формула изобретения: «1. Стол, содержащий столешницу, установленную на опорных ножках, отличающийся тем, что столешница выполнена из пластика. 2. Стол по пункту 1, отличающийся тем, что ножки скреплены со столешницей с помощью разъемных соединений». Технический результат – снижение веса стола в сравнении со столом, у которого столешница выполнена из дерева. Измененная формула: «Стол, содержащий столешницу, выполненную из пластика и установленную на опорных ножках, отличающийся тем, что ножки скреплены со столешницей с помощью разъемных соединений».

Новый технический результат – обеспечение разборки частей стола без разрушения соединений. При этом новый результат не указан в описании и не связан с первоначальным. Получается, что первоначально указанный результат не имеет никакого отношения к измененной формуле изобретения, а новый результат адекватен измененной формуле, но учесть его нельзя! Что делать? Есть все основания предположить, что Роспатент в этой ситуации попытается признать незаконным изменение формулы изобретения, изыскав для этого какие-нибудь запредельные доводы. Либо, закрыв глаза, выдать патент с измененной формулой, но без изменения описания изобретения, в котором сказано, что техническим результатом, на достижение которого направлено изобретение, является уменьшение веса стола.

Разрешение аналогичной проблемы изменения технического результата, но уже на этапе оспаривания действительности патента на изобретение (полезной модели), осуществил Суд по интеллектуальным правам. Возникшая в результате этого разрешения ситуация еще более драматична.

Кратко осветим действующую нормативно-правовую базу в этой части. Важной ее особенностью является то, что законом (вначале Патентным законом РФ, а теперь ГК РФ) регулирование процедуры рассмотрения споров о действительности патентов в административном порядке полностью делегировано подзаконному акту (п. 3 ст. 1248 ГК РФ). Законом определены только виды споров (возражений), лица, имеющие права возбуждать эти споры, государственный орган, их рассматривающий, сроки подачи возражений. Важность заключается в том, что положения этого подзаконного акта фактически имеют силу закона в случаях, когда закон не имеет норм, регулирующих их иным образом (а в ГК РФ таких положений нет).

Действующей редакцией указанного подзаконного акта являются Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56 (далее – Правила). После их выхода произошли многочисленные изменения не только в ГК РФ, но и в соответствующих подзаконных актах. Однако Правила сохраняют действие в части, не противоречащей действующему законодательству.

Правила не содержат положений, по меньшей мере прямо регулирующих условия изменения технического результата в процессе рассмотрения споров. Это, с одной стороны, позволяет Роспатенту и Суду по интеллектуальным правам применять эти условия либо по аналогии (с этапом рассмотрения заявок, в отношении которого, как уже отмечалось, существуют нормативно установленные условия этих изменений), либо на основе системного применения соответствующих норм закона и подзаконных актов, либо и того, и другого вместе.

Суд по интеллектуальным правам принял в своей практике иной путь толкования этих условий: не допускать вообще изменения технического результата на этапе рассмотрения указанных споров. То есть раскрытый в первоначальных материалах заявки на изобретение (полезную модель) технический результат не подлежит изменению и может быть только дополнительно обоснован патентообладателем (дополнительные доказательства его обеспечения изобретением или полезной моделью).

Логику такой позиции понять сложно. При системном применении двух нормативно установленных положений (условия изменения технического результата на этапе рассмотрения заявок и условия изменения формулы изобретения (полезной модели) на этапе рассмотрения споров о действительности патентов) можно сделать вывод о незаконности и неприемлемости указанной позиции.

Условия изменения формулы изобретения (полезной модели) на этапе рассмотрения споров о действительности патентов нормативно определены п.4.9 Правил. Установлено, что изменять формулу на этом этапе можно по тем же нормативно установленным условиям, которые определяют изменение формулы при рассмотрении заявок. Напомним, что эти условия предусматривают возможность включить в независимый пункт формулы признаки не только из зависимых пунктов, но и из описания изобретения (полезной модели), и при этом независимо от того, сужается или расширяется объем правовой охраны.

Суд по интеллектуальным правам, очевидно, понимая, что это положение (п. 4.9) имеет фактическую значимость положения закона (поскольку закон делегировал этому подзаконному акту регулировать указанную процедуру), мотивировал свою позицию толкованием терминов «признание патента недействительным частично», приведенных в п. 1 ст. 1398 ГК РФ, следующим образом. Объем правовой охраны патента, действительность которого оспорена, является целым, а объем нового патента, выданного вместо оспоренного в случае признания последнего недействительным частично, частью целого.

Из этого толкования сформулировано первое условие изменения формулы: измененная формула может только сужать объем правовой охраны, удостоверяемой оспоренным патентом. То есть из независимого пункта формулы нельзя исключать признаки (не считая один из нескольких альтернативно выраженных), а можно только включать в него дополнительные признаки.

Второе условие изменения формулы, заключающееся в том, что в независимый пункт формулы можно включать признаки только из зависимых пунктов (а не еще и из описания), мотивировано тем, что нарушение этого условия приведет к формулированию нового изобретения (объекта), в отношении которого экспертиза не проводилась на этапе рассмотрения заявки. При этом могут быть нарушены законные интересы третьих лиц, поскольку новый патент может препятствовать их хозяйственной деятельности. Таким образом, первое условие такой позиции основано на толковании закона, а второе – на целесообразности.

Содержание п. 1 ст. 1398 ГК РФ, в который включены слова «недействительным… частично», является общим для всех случаев, приведенных в подпунктах 1–5 этого пункта. Например, в случае выдачи нового патента в связи с неправильным указанием в оспоренном патенте автора или патентообладателя (подпункт 5 п. 1 указанной статьи), оспоренный патент также считается признанным недействительным частично. Однако при этом объем правовой охраны, удостоверяемый оспоренным патентом, не изменяется.

Более того, в случае выдачи нового патента в связи с незаконным включением в формулу изобретения (полезной модели) признака, не раскрытого в первоначальных материалах заявки (подпункт 3 п. 1 ст. 1398 ГК РФ), оспоренный патент также считается признанным недействительным частично. При этом удостоверяемый им объем правовой охраны не сужается, а, наоборот, расширяется (совокупность независимого пункта формулы сокращается в связи с исключением из нее признака, не раскрытого в первоначальных материалах заявки).

Указанные обстоятельства свидетельствуют, что термин «признание патента недействительным частично» не означают «сужение объема правовой охраны», удостоверяемой оспоренным патентом. Учитывая это, логично считать, что указанные термины «признание оспоренного патента недействительным частично» в действительности означают признание патента недействительным в части: изменения авторов и/или патентообладателей; исключения признака, не раскрытого в первоначальных материалах заявки; изменения формулы изобретения (полезной модели) для исключения из нее непатентоспособного изобретения.

Таким образом, указанная позиция Суда по интеллектуальным правам основана только на целесообразности. Как известно, в этих случаях реализовывать целесообразность следует на основе внесения соответствующих изменений в нормативный правовой акт, а не на основе судебного прецедента, ему противоречащего.

Но даже и в случае применения указанной позиции Суда по интеллектуальным правам ситуация с изменением технического результата на этапе рассмотрения споров о действительности патентов выглядит следующим образом. Формулу можно изменять только на основе включения в ее независимый пункт признаков зависимых пунктов. Но, как уже отмечалось, системно и в большинстве случаев будут возникать ситуации, когда и при таком изменении формулы объективно изменяется и технический результат, раскрытый в первоначальных материалах заявки. То есть и здесь наблюдается нелепая ситуация, когда совокупность признаков независимого пункта формулы изменена на законном основании (по правилам Суда по интеллектуальным правам), а адекватный новой совокупности признаков технический результат применять нельзя.

Таким образом, исходя из изложенного, пора наконец разработать и принять подзаконный акт, регулирующий порядок рассмотрения споров о действительности патентов и иных охранных документов в административном порядке, определив его содержание с учетом современного представления о целесообразности тех или иных правовых позиций, лучшей зарубежной практики, а также действующего отечественного законодательства с учетом его развития. Нужно обсудить проект этого акта не в спешном и кулуарном порядке, а публично, рассматривая при этом целесообразность включения наиболее принципиальных и основополагающих положений в закон. До принятия указанного подзаконного акта следует провести публичную дискуссию специалистов по данной проблематике на площадке Суда по интеллектуальным правам и принять соответствующие изменения в практику применения условий изменения технического результата.

Список литературы

1. Мещеряков В.А. Изменение технического результата. Части I, II // Патентный поверенный. 2012. № 3, 4.
2. Мещеряков В.А., Кузнецов Ю.Д. Волшебные слова «техническое решение задачи». Части I–III // Патентный поверенный. 2012. № 5, 6; 2013. № 1.