Судебная юрисдикция в трансграничных спорах о нарушении прав на товарные знаки в Интернете. Опыт США

В настоящей статье рассматриваются применяемые в США подходы судов к установлению судебной юрисдикции в трансграничных спорах о нарушении прав на товарные знаки онлайн. Изучение опыта США обусловлено тем, что данное государство является местом происхождения интернета, источником первых доктринальных инициатив по вопросам юрисдикции в спорах о нарушении прав на товарные знаки в интернете, а также имеет развитые и активно используемые правообладателями механизмы защиты этих прав. Кроме того, США имеют высокий уровень вовлеченности в электронную коммерцию, что необходимо учитывать с точки зрения вероятности возникновения судебных процессов в данной юрисдикции при выходе компании на глобальный рынок.

В Соединенных Штатах для рассмотрения дела суды должны обладать персональной юрисдикцией в отношении ответчика (personal jurisdiction) и предметной юрисдикцией (subject matter jurisdiction).

Предметная юрисдикция – это компетенция суда рассматривать дела определенного типа или дела, относящиеся к конкретному предмету. Суды штатов являются судами общей юрисдикции, и в их ведении находятся споры, не касающиеся федерального интереса. Споры, возникающие из федеральных законов, относятся к исключительной компетенции федеральных судов. В частности, рассмотрению в федеральных судах подлежат требования о нарушении прав на федеральные товарные знаки, которые предъявляются на основании Закона Лэнхема (Lanham Act). В контексте споров о нарушении прав на товарные знаки с участием иностранных лиц вопрос предметной юрисдикции часто переплетается с другими элементами международного частноправового анализа¹. На практике федеральные суды часто смешивают анализ предметной юрисдикции (subject matter jurisdiction) и предписывающей юрисдикции (prescriptive jurisdiction)², касающейся вопросов выбора применимого права и территориального объема применения материального права. Данные вопросы заслуживают отдельного внимания, однако они находятся за пределами задач настоящей статьи.

Имеет ли суд персональную юрисдикцию относительно ответчика, в частности, будет зависеть от степени и уровня контактов (связей) ответчика со штатом, в котором находится суд (forum state)³. В зависимости от степени связей юрисдикция может быть общей (general jurisdiction) либо специальной (specific jurisdiction). Наличие общей юрисдикции предполагает у суда возможность рассматривать все дела с участием ответчика, в том числе касающиеся действий ответчика, не имеющих связи с форумом. Специальная юрисдикция позволяет суду рассматривать дела, имеющие связь между форумом и предъявленными требованиями. Суды США обладают общей юрисдикцией в отношении лиц, имеющих «постоянные и систематические контакты» с forum state⁴. Специальная юрисдикция может быть установлена в отношении нерезидента конкретного штата, в котором находится суд, или иностранного лица, если такое лицо «имеет минимальные контакты с форумом, и рассмотрение спора не нарушает традиционные представления о справедливости и правосудии», как было отмечено в известном деле International Shoe Co. v. Washington⁵ (доктрина «минимальных контактов»).

В спорах о нарушении прав на товарные знаки в Интернете установление персональной юрисдикции в отношении нерезидента в многом связано с тем, достаточны ли электронные контакты его веб-сайта с данным форумом.

В одном из ранних дел, затрагивающих данный вопрос⁶, компания Inset Systems, Inc., инкорпорированная в штате Коннектикут, обратилась с иском к Instruction Set, Inc. о незаконном использовании товарного знака INSET в доменном имени inset.com. Иск был предъявлен по местонахождению истца, в штате Коннектикут, на что ответчик заявил возражение об отсутствии у суда персональной юрисдикции, так как местонахождением ответчика является штат Массачусетс, он не имеет ни офиса, ни сотрудников в штате Коннектикут и не ведет деятельность на территории этого штата на постоянной основе. Суд отверг данные доводы, указав, что размещенная в Интернете реклама становится доступной повсеместно. Следовательно, ответчик может взаимодействовать с пользователями любого из штатов, и этого факта достаточно, чтобы суд штата, на территории которого доступен сайт, мог принять спор к рассмотрению⁷.

Подход, примененный в деле Inset был подвергнут критике и изменен последующей судебной практикой. Так, в деле Bensusan Restaurant Corp. v. King⁸ в определении персональной судебной юрисдикции было отказано на том основании, что ответчик не имел никаких связей со штатом, на территории которого находится суд, кроме простой доступности его веб-сайта.

В последствии в судебной практике США для целей установления юрисдикции по делам о нарушении прав на товарные знаки в Интернете были введены критерии уровня активности веб-сайтов. В споре Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com, Inc.⁹ судом было отмечено, что все сайты могут быть поделены на три категории: активные, пассивные и интерактивные. В случае, когда коммерческая деятельность ответчика очевидным образом связана с активным и систематическим использованием своего сайта для осуществления сделок с резидентами штатов (активные сайты – active websites), установление юрисдикции судом соответствующего штата будет логичным и правильным. В отношении пассивных сайтов (passive websites), на которых просто размещена некая общедоступная информация, не направленная на потребителей соответствующего штата, у суда нет оснований для установления юрисдикции. В отношении интерактивных сайтов (interactive websites), функционал которых предусматривает возможность обмена информацией между владельцем и пользователями, вопрос установления юрисдикции должен решаться в каждом случае индивидуально, в зависимости от уровня интерактивности сайта и коммерческой составляющей, возникающей при обмене информацией посредством сайта. Таким образом, используя данный подход, получивший название «скользящая шкала Zippo» (Zippo «sliding scale»), было предложено устанавливать степень интерактивности сайта, чтобы определить, достаточны ли минимальные контакты с форумом по стандарту International Shoe.

Тест «Zippo» получил широкое распространение в судебной практике. Например, в деле Cybersell, Inc. v. Cybersell, Inc. суд, используя «скользящую шкалу», отметил, что только лишь доступности пассивного веб-сайта недостаточно для установления юрисдикции, «иначе любая жалоба, возникающая из-за предполагаемого нарушения права на товарный знак в интернете, автоматически приводила бы к установлению юрисдикции в любом месте, являющемся местом нахождения истца»¹⁰.

Вместе с тем следует отметить, что несмотря на предлагаемую гибкость, тест «Zippo» несовершенен, прежде всего по причине его технологической привязки. Во-первых, тест не устанавливает, какой уровень интерактивности сайта достаточен для установления юрисдикции. Во-вторых, дело Zippo было рассмотрено в 1997 г., в то время как сегодня подавляющее большинство веб-сайтов являются интерактивными и позволяют пользователям размещать заказы, «ставить лайки», делиться контентом, подписываться на рассылку, оставлять комментарии и т.п. Также многие сайты применяют технологию «cookie»¹¹ для аутентификации пользователей, ведения статистики о пользователях, хранения персональных настроек и предпочтений пользователей. Кроме того, многие компании сегодня взаимодействуют с пользователями посредством «мобильных приложений» (mobile apps) и страниц в социальных сетях, которые обеспечивают качественно новый уровень интерактивности.

Впоследствии подход «Zippo» был подвергнут критике. Например, в деле Kindig v. Creative Controls¹² суд признал тест «Zippo» неприемлемым, поскольку он «снимает традиционные географические ограничения в установлении персональной юрисдикции над лицами, имеющими интерактивные сайты», вне зависимости от того, имеются ли реальные контакты с форумом посредством сайта или нет. Суд указал, что для установления юрисдикции истец обязан доказать, что ответчик или намеренно нацелен на пользователей в штате, или что пользователи штата действительно взаимодействовали с веб-сайтом. В других делах суды также отказывались применять «скользящую шкалу» для анализа минимальных контактов, исследуя вместо этого, имела ли место направленность веб-сайта ответчика на определенный штат¹³.

Подход для оценки наличия у суда персональной юрисдикции путем установления целенаправленности действий ответчика на пользователей в штате («тест последствий», от англ. effects test) был сформулирован Верховным судом США еще в 1984 г. при рассмотрении дела Calder v. Jones¹⁴, и в настоящее время все чаще применяется судами в онлайн-контексте¹⁵. Согласно тесту «Calder» целенаправленность действий ответчика на forum state имеет место, когда (1) умышленные действия ответчика (2) были специально направлены на forum state (3) со знанием, что «основная тяжесть вреда» будет ощущаться в forum state.

Вместе с тем тест «Zippo» все же может использоваться судами в качестве вспомогательного. Например, в деле Best Van Lines, Inc. v. Walker суд пришел к выводу, что интерактивность веб-сайта может быть полезной для анализа вопроса о персональной юрисдикции, но только в той мере, в какой это помогает определить, ведет ли ответчик какой-либо бизнес в соответствующем штате¹⁶. Суды указывают, что при применении теста «Zippo» требуется «что-то большее» для установления юрисдикции в соответствии с доктриной минимальных контактов, что свидетельствовало бы о направленности действий ответчика по отношению к резидентам штата¹⁷.

В качестве «чего-то большего» для установления юрисдикции могут учитываться офлайн-контакты c резидентами forum state.

Например, в споре Toys «R» Us, Inc. v. Step Two, S.A.¹⁸ истец – Toys, владелец сети магазинов игрушек «Imaginarium» в США, предъявил в суде Нью-Джерси иск о нарушении прав на товарные знаки к Step Two, управлявшей сетью магазинов игрушек «Imaginarium» в Испании и еще девяти странах. Обе компании имели права на товарные знаки «Imaginarium» в своих юрисдикциях и сайты со сходными доменными именами. При этом истец утверждал, что Step Two скопировала его товарные знаки, уникальные элементы дизайна и полностью саму концепцию «Imaginarium». Сайты ответчика характеризовались как высокоинтерактивные, вместе с тем они были выполнены полностью на испанском языке, цены указаны в местной валюте (песеты или евро), а доставка доступна только в те страны, где ответчик вел свою деятельность. Step Two не имела магазинов, офисов, банковских счетов, а также сотрудников в США. Однако часть товара, проданного в магазинах Step Two, приобреталась у поставщиков в США, а президент компании ежегодно посещал Нью-Йоркскую ярмарку игрушек.

Районный суд отказал в рассмотрении этого дела, указав, что факт интерактивности веб-сайта без доказательств его направленности на территорию США не является основанием для установления судом юрисдикции. Однако апелляционный суд отменил это решение, указав, что внимание суда первой инстанции было сосредоточено исключительно на веб-сайтах ответчика.

Вместе с тем следовало также исследовать офлайн-контакты, такие как регулярные командировки в США, телефонные и факсовые коммуникации, договоры поставки с резидентами, соглашения, в которых применимым правом является право США, рекламные объявления в местных СМИ, которые могли бы составить «нечто большее», что необходимо для установления юрисдикции.

Таким образом, при использовании различных средств индивидуализации в интернете и выходе на глобальные рынки российским компаниям необходимо учитывать, что юрисдикция судов США по рассмотрению споров о нарушениях прав на товарные знаки онлайн с участием ответчиков-нерезидентов зависит от наличия у последних «минимальных контактов» с определенным штатом или же территорией США в целом. Как показывает последняя практика, «минимальные контакты» устанавливаются исходя из целенаправленности действий ответчика на forum state. Целенаправленность имеет место, когда (1) умышленные действия ответчика (2) были специально направлены на forum state (3) со знанием, что «основная тяжесть вреда» будет ощущаться в forum state. При анализе направленности учитывается как содержание самого сайта, его «интерактивность» в контексте возможности реального использования именно резидентами штатов для заказа и оформления доставки товаров, оплаты счетов, подписки на контент и т.д.), так и офлайн-контакты, под которыми фактически может подразумеваться любая другая активность на территории конкретного штата или США в целом.

1. Dinwoodie G.B. Private International Aspects of the Protection of Trademarks, WIPO Doc. No. – WIPO/PIL/01/4. 2001. С. 18. URL: https://works.bepress.com/graeme_dinwoodie/37/ (дата доступа: 04.03.2018)
2. Там же
3. Forum state – государство или штат в котором находится суд (см.: Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/575013/forum (дата доступа: 04.03.2018))
4. Helicopters Nacionales de Columbia v. Hall, 466 U.S. 408 (1984)
5. International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945)
6. Inset Systems, Inc. v. Instruction Set, Inc., 937 F. Supp. 161 (D. Conn. 1996)
7. Здесь следует отметить, что подход к установлению юрисдикции в отношении резидента другого штата аналогичным образом мог быть применен и по отношению к иностранному лицу
8. Bensusan Restaurant Corp. v. King, 937 F. Supp. 259 (S.D.N.Y. 1996)
9. Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, 952 F. Supp. 1119, 1124 (W.D. Pa. 1997)
10. Cybersell, Inc. v. Cybersell, Inc., 130 F.3d 414, 420 (9th Cir. 1997)
11. Ку́ки (англ. cookie, букв. – печенье) – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Веб-клиент (обычно веб-браузер) всякий раз при попытке открыть страницу соответствующего сайта пересылает этот фрагмент данных веб-серверу в составе HTTP-запроса (https://ru.wikipedia.org/wiki/Cookie (дата доступа: 04.03.2018))
12. Kindig-It Design, Inc. («Kindig») v. Creative Controls, Inc., Speedway Motors, Inc., and Rutter’s Rod Shop, Inc. (D. Utah 2016). Данный спор касался нарушения авторских и патентных прав, но критика «скользящей шкалы» в целом применима и к спорам о нарушении прав на товарные знаки
13. См., например: Tamburo v. Dworkin, 601 F.3d 693, 703 (7th Cir. 2010); E.g., uBID, Inc. v. GoDaddy Group, Inc., 623 F.3d 421, 434–35 (7th Cir. 2010); Illinois v. Hemi Group LLC., 622 F.3d 754, 759 (7th Cir. 2010)
14. Calder v. Jones, 465 U.S. 783, 789 (1984)
15. См., например: NutraMARKS, INC. v. LIFE BASICS, LLC, No. 2: 15-cv-00571-DN (D. Utah May 17, 2017); Dover IP, LLC v. Dover Dev. Corp. (D. Missouri Sept. 22, 2017)
16. Best Van Lines, Inc. v. Walker, 490 F.3d 239, 252 (2d Cir. 2007)
17. См., например: Millennium Enterprises, Inc. v. Millennium Music, LP, 33 F. Supp. 2d 907 (D. Or. 1999); Neogen Corp. v. Neo Gen Screening, Inc., 282 F.3d 883, 890 (6th Cir. 2002)
18. Toys «R» Us, Inc. v. Step Two, SA, 318 F.3d 446 (3rd Cir. 2003)

Пристатейный библиографический список:

1. Dinwoodie G.B. Private International Aspects of the Protection of Trademarks», WIPO Doc. No. – WIPO/PIL/01/4. 2001. URL: https://works.bepress.com/graeme_dinwoodie/37/ (дата доступа: 04.03.2018).
2. Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/575013/forum (дата доступа: 04.03.2018).
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Cookie (дата доступа: 04.03.2018)
4. International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945).
5. Helicopters Nacionales de Columbia v. Hall, 466 U.S. 408 (1984).
6. Calder v. Jones, 465 U.S. 783, 789 (1984).
7. Inset Systems, Inc. v. Instruction Set, Inc., 937 F. Supp. 161 (D. Conn. 1996).
8. Bensusan Restaurant Corp. v. King, 937 F. Supp. 259 (S.D.N.Y. 1996).
9. Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, 952 F. Supp. 1119, 1124 (W.D. Pa. 1997).
10. Cybersell, Inc. v. Cybersell, Inc., 130 F.3d 414, 420 (9th Cir. 1997).
11. Millennium Enterprises, Inc. v. Millennium Music, LP, 33 F. Supp. 2d 907 (D. Or. 1999).
12. Neogen Corp. v. Neo Gen Screening, Inc., 282 F.3d 883, 890 (6th Cir. 2002).
13. Toys «R» Us, Inc. v. Step Two, SA, 318 F.3d 446 (3rd Cir. 2003).
14. Best Van Lines, Inc. v. Walker, 490 F.3d 239, 252 (2d Cir. 2007).
15. Tamburo v. Dworkin, 601 F.3d 693, 703 (7th Cir. 2010).
16. uBID, Inc. v. GoDaddy Group, Inc., 623 F.3d 421, 434–35 (7th Cir. 2010).
17. Illinois v. Hemi Group LLC., 622 F.3d 754, 759 (7th Cir. 2010).
18. Kindig-It Design, Inc. («Kindig») v. Creative Controls, Inc., Speedway Motors, Inc., and Rutter’s Rod Shop, Inc. (D. Utah 2016).
19. Dover IP, LLC v. Dover Dev. Corp. (D. Missouri Sept. 22, 2017).
20. NutraMARKS, INC. v. LIFE BASICS, LLC, N 2: 15-cv-00571-DN (D. Utah May 17, 2017).