Столкновение патентов на промышленный образец и на полезную модель

Столкновения патентов на изобретения и полезные модели, спровоцированные появлением разъяснения президиума ВАС РФ¹ и вытекающие из этого проблемы уже многократно рассматривались в печати². Однако до описываемого В.Ю.Джермакяном в настоящей статье случая позиция суда, использовавшего указанное разъяснение в ситуации, связанной со столкновением патента на промышленный образец с патентом на полезную модель, не встречалась.

Суд по интеллектуальным правам (постановление от 2 июня 2014 г. по делу № А45-4175/2013) рассмотрел кассационную жалобу ответчика на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 11 ноября 2013 г. по делу № А45-4175/2013 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 17 марта 2014 г. по иску истца к ответчику о защите исключительных прав на полезную модель и обязании прекратить изготовление, применение, предложение о продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот приборов приемно-контрольных охранно-пожарных, в которых использована полезная модель «Корпус для системы охранно-пожарной сигнализации» по патенту РФ № 124513, формула которого изложена в следующей редакции:
«Корпус для систем пожарно-охранной сигнализации, содержащий несущее основание, выполненное в виде пустотелой четырехугольной усеченной пирамиды с дном, закрепленным на верхнем основании пустотелой четырехугольной усеченной пирамиды;
ребра жесткости, закрепленные одним и своими боковыми краями на соответствующих внутренних участках поверхности стенок пустотелой четырехугольной усеченной пирамиды;
низкие стойки, закрепленные одним и своими концами на соответствующих участках внутренней поверхности дна несущего основания;
фигурные монтажные отверстия, выполненные на соответствующих участках дна несущего основания;
вентиляционные отверстия, выполненные на соответствующих участках дна несущего основания;
полку, фиксирующую местоположение аккумуляторной батареи, закрепленную на соответствующем нижнем участке внутренней поверхности пустотелой четырехугольной усеченной пирамиды;
кронштейны, выполненные на соответствующих участках внешней поверхности дна несущего основания;
ниши, выполненные на соответствующих участках внутренней поверхности верхней стороны пустотелой четырехугольной усеченной пирамиды;
крепежное отверстие, выполненное на соответствующем участке поверхности нижней стороны пустотелой четырехугольной усеченной пирамиды;
крышку, выполненную в виде поддона прямоугольной формы с ребрами жесткости, выполненными на соответствующих участках внутренних боковых стенок поддона, и установленную своей внутренней полостью над внутренней полостью несущего основания;
окно прямоугольной формы, выполненное на лицевой поверхности крышки и предназначенное для установки в нем лицевой панели;
монтажное отверстие, выполненное на соответствующем участке нижней стороны крышки, и защелки, выполненные на соответствующих участках поверхности верхней стороны крышки и входящие в зацепление с соответствующими внутренними поверхностями ниш, отличающийся тем, что в него введены высокие крепежные стойки, закрепленные своими одними концами на соответствующих участках внутренней поверхности дна несущего основания;
дополнительные ребра жесткости, закрепленные одними своими соответствующими краями на соответствующих участках внешних боковых поверхностей высоких крепежных стоек и другими своими соответствующими боковыми краями на соответствующих участках внутренних поверхностей дна и боковых стенок несущего основания, и вспомогательные отверстия для закрепления несущего основания на стене контролируемого объекта, выполненные на соответствующих участках поверхности дна несущего основания».

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 11 ноября 2013 г., оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 17 марта 2014 г., исковые требования были удовлетворены.

Наряду с другими мотивациями ответчик обратил внимание, что суд запретил ему использовать прибор, исключительные права на который принадлежат ответчику на основании патента РФ на промышленный образец № 86582, и считает, что поскольку и полезная модель, и промышленный образец оформлены на конструкцию корпуса, то указанные объекты патентных прав находятся в конфликте. В связи с этим к данным правоотношениям должно применяться правило о преимуществе результата интеллектуальной деятельности с более ранней датой приоритета.

Совокупность существенных признаков промышленного образца по патенту № 86582 изложена следующим образом.
«Прибор для систем безопасности, характеризующийся:
наличием корпуса на основе вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда;
составом основных композиционных элементов корпуса: основание и крышка;
выполнением крышки корпуса с верхней стороной, имеющей выпуклую поверхность большого радиуса, с плоскими боковыми сторонами, со скругленными передними боковыми ребрами и с выпуклой лицевой стороной, имеющей уклон в верхней части;
наличием на лицевой стороне корпуса фигурного углубления и расположенного в нем заглубленного прямоугольного окна с панелью управления и индикации;
наличием на панели управления и индикации кнопок и индикаторов, расположенных вертикальными рядами;
наличием на панели управления и индикации информационных надписей и графических элементов;
наличием крепежных элементов на задней стороне основания корпуса; отличающийся:
выполнением нижней стороны крышки корпуса с выпуклой поверхностью большого радиуса;
наличием в области передних верхнего и нижнего ребер крышки корпуса фигурных наклонных граней;
расположением фигурного углубления в левой части лицевой стороны корпуса;
выполнением фигурного углубления с длинными боковыми сторонами, со скругленными ребрами сопряжения с основной поверхностью лицевой стороны корпуса, прямолинейными почти по всей длине, а на концах вверху и внизу изогнутыми наружу, при этом глубина углубления к верхней и нижней его сторонам плавно сходит на нет;
выполнением верхней, нижней и боковых сторон основания корпуса со скосами под разными углами по периметру;
выполнением основания и крышки корпуса контрастными;
выполнением панели управления и индикации с выделенным полем, оформленным чередующимися горизонтальными полосами разного тона;
расположением кнопок и индикаторов в верхней и нижней частях выделенного поля, при этом вертикальные ряды индикаторов в верхней части поля расположены вдоль одной прямой с вертикальными рядами индикаторов в нижней части поля».

По мнению ответчика, суды не учли разъяснения, содержащиеся в п. 9 информационного письма президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности». Он не согласен с оценкой, данной судами заключению судебной экспертизы, полагая, что эксперт подменил предмет исследования, сопоставляя чертежи приборов истца с фотографиями приборов ответчика. При этом ответчик отмечает, что допускается использование чертежей для толкования формулы, но не замена предмета исследования с формулы на чертежи.

Истец полагает, что поскольку промышленный образец, в отличие от полезной модели,охраняет не устройство, а внешний вид изделия, сравнивать патенты на такие разные объекты интеллектуальной собственности нельзя.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что заключением судебной экспертизы установлен факт использования в производимых ответчиком приборах «ВС-ПК2» и «ВС-ПК2 GSM» полезной модели истца. Ссылка ответчика на приоритет патента на промышленный образец не имеет правового значения, так как патентом на промышленный образец, в отличие от полезной модели, охраняется не устройство, а внешний вид изделия.

Суд по интеллектуальным правам в рассматриваемой части спора пришел к следующим выводам (приводятся извлечения).
«Довод заявителя кассационной жалобы относительно того, что суд не учел наличие у ответчика исключительных прав на промышленный образец, защищенный патентом РФ № 86582 с более ранней датой приоритета, и запретил ему использовать прибор, в котором реализован указанный промышленный образец, следует признать заслуживающим внимания.
Отклоняя соответствующий довод ответчика, суд первой инстанции указал, что патентом на промышленный образец, в отличие от полезной модели, охраняется не устройство, а внешний вид изделия; действующее гражданское и патентное законодательство не позволяют сравнивать между собой патенты на такие разные объекты интеллектуальной соб- ственности, как полезная модель и промышленный образец; эти патенты также не подлежат сравнению при проведении патентной судебной экспертизы; наличие патента на промышленный образец у ответчика не дает ему права посягать на патент на полезную модель истца.
Однако данные выводы нельзя признать в достаточной степени обоснованными.
В силу пункта 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. При этом к устройствам относят конструкции и изделия.
Под изделием понимается устройство, которому придан товарный вид. Следовательно, устройство является родовым понятием по отношению к изделию.
Согласно пункту 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.
К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.
Таким образом, в изделии, являющемся промышленным образцом, могут содержаться элементы конструкторского решения, определяющие эргономические особенности этого изделия.
С учетом этого корпус прибора может являться объектом правовой защиты как промышленный образец.
Исходя из разъяснений, данных в пункте 9 Информационного письма от 13.12.2007 г. № 122, при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.
Суд первой инстанции правильно указал, что вышеизложенная правовая позиция носит общий характер и подлежит учету не только в случае возникновения споров относительно таких объектов патентных прав, как изобретение и полезная модель. Следовательно, данная позиция применима и при ситуации, когда возникает конкуренция патентов на полезную модель и промышленный образец.
Помимо этого, по смыслу указанных разъяснений, наличие двух конкурирующих патентов на объекты патентных прав препятствует признанию нарушением действий одного из правообладателей по использованию исключительных прав на принадлежащий ему объект патентных прав до тех пор, пока соответствующий патент не будет признан недействительным.
Для того, чтобы патенты были признаны конкурирующими, необходимо установить, что в одном и том же объекте содержатся все³ (выделено мною. - В.Д.) признаки, включенные либо в формулу, либо в перечень существенных признаков как одного, так и другого патента.
Из материалов настоящего дела усматривается, что ответчику принадлежат исключительные права на промышленный образец «Прибор для систем безопасности» по патенту РФ № 86582. Между тем судами не был рассмотрен и должным образом оценен довод ответчика об использовании им в приборах «ВС-ПК2» и «ВС-ПК2 GSM» всех существенных признаков принадлежащего ему промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).
В случае, если промышленный образец будет признан использованным в изделии, то запрет на изготовление, предложение к продаже, продажу таких изделий фактически будет означать запрет на использование ответчиком исключительных прав на промышленный образец, что противоречит сущности исключительного права, установленной пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ.
С учетом изложенного вышеприведенные выводы суда первой инстанции являются ошибочными.
При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции полагает, что обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм материального права, выводы, содержащиеся в решении и постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка необходимых доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе факт использования или неиспользования ответчиком в реализованных им приборах «ВС-ПК2» и «ВС-ПК2 GSM» принадлежащего ему промышленного образца «Прибор для систем безопасности» по патенту РФ № 86582».

В итоге Суд по интеллектуальным правам кассационной инстанции постановил:
решение Арбитражного суда Новосибирской области от 11 ноября 2013 г. по делу № А45-4175/2013 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 17 марта 2014 г. по тому же делу отменить;
направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

Было бы весьма интересно почитать последующие решения судов по применению разъяснения из п. 9 Информационного письма от 13 декабря 2007 г. № 122 в отношении столкновения патента на промышленный образец с патентом на полезную модель. Однако по данному спору этого не удастся сделать, так как Арбитражный суд Новосибирской области своим определением от 23 октября 2014 г. по делу № А45-1616/2014, рассмотрев заявление истца об отказе от иска, прекратил производство по делу.

Читая мотивации Суда по интеллектуальным правам, высказанные в споре между названными им конкурирующими патентами на промышленный образец и полезную модель, еще раз приходим к выводу: нам всем просто повезло, что химические соединения и лекарственные средства на их основе, к счастью, не защищаются ни патентами на полезные модели, ни патентами на промышленные образцы. В обратной ситуации мы бы наблюдали повальное нарушение чужих патентов на химические соединения и лекарственные средства на их основе под прикрытием своего конкурирующего патента, который не так сложно получить, если поставить задачу легализовать таким образом возможность нарушения чужого более раннего патента.

Интересно, как повлияет на рассмотрение в суде ситуация, при которой столкнется патент на полезную модель с патентом на промышленный образец, в котором уже не предусмотрен перечень существенных признаков?

Можно предположить, что рассмотренный нами пример столкновения патента на промышленный образец с патентом на полезную модель не будет единичным, и способствовать тому будет норма ст. 1379 «Преобразование заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец» (в ред. Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-Ф3), согласно которой при соблюдении определенных условий допускается преобразование заявки на все три объекта между собой в любой комбинации.

Интересно также, как будут применяться в контексте рассматриваемой статьи нормы ст. 1358.1 «Зависимое изобретение, зависимая полезная модель, зависимый промышленный образец» (введена Федеральным законом от 12 марта 2014 № 35-Ф3), согласно которой «изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом».

Не менее интересны будут ситуационные столкновения патентов и толкование зависимости между ними, когда стороны спора будут опираться на норму п. 2 ст. 1358.1, согласно которой «изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми».

У нас нет ответов на все эти вопросы, но будем ждать новых судебных коллизий и в какой-то мере провоцировать их данной статьей.

1. П. 9 информационного письма президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».
2. Джермакян В.Ю., Дедков Е.А. Коллизия патентных прав: обоснован ли новый подход Высшего арбитражного суда РФ?//Патенты и лицензии. 2008. № 9. С. 2;
   Гаврилов Э.П. Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам // Хозяйство и право. 2009. № 3;
   Джермакян В.Ю. К вопросу о столкновении патентов с одинаковыми или эквивалентными признаками // Гражданин и право. 2010. № 10;
   Мещеряков В.А. У них свой патент, а у нас свой. Часть 1 // Патентный поверенный. 2010. № 2. С. 3;
   ЧастьII // Там же. № 3. С. 14;
   Джермакян В.Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный комментарий, практика применения, размышления). 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНИЦ «Патент», 2014;
   Джермакян В.Ю. Толкование объема прав по патентной формуле и доктрина эквивалентов в современном российском патентном праве. М.: ИНИЦ «Патент». 2014;
   Джермакян В.Ю. Столкновение патентов: эволюция судов // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014. № 2. С. 16.
3. Так это или нет, мы не можем сказать ввиду отсутствия у нас реальных вещных продуктов, в которых использованы как все признаки формулы полезной модели, так и все существенные признаки из перечня промышленного образца, что, однако, вполне возможно.