Роспатент разрешил заявителю вносить исправления в описание изобретения «в порядке послабления»

Часть I
Часть II

Часть I

6 сентября 2023 г. состоялся тематический вебинар, организованный ФИПС, основным и, по сути, единственным докладчиком на котором выступила О.Л.Алексеева, руководитель службы качества ФИПС. Доклад содержит комментарии в основном двух блоков положений Правил №107. Один из них относится к требованиям единства изобретения, а второй – к содержанию документов заявки в части раскрытия сущности заявленного изобретения и обоснования его соответствия всем нормативно установленным требованиям для выдачи патента, а также процедуре их рассмотрения.

Доклад, касающийся единства изобретения, представляется весьма своевременным и, безусловно, полезным не только практикующим составителям заявок на изобретения, которые столкнулись с тем, что ранее действовавшие российские требования единства изобретения отличались от требований, установленных договором РСТ, по желанию которых и внесены изменения в Правила №107, но и специалистам, профессионально владеющим как российскими, так и международными требованиями единства изобретения, поскольку комментарии изменений в этой части приведены в докладе, на мой взгляд, профессионально и доходчиво и позволяют в полной мере понять все особенности внесенных изменений в этой части и то, как они будут применяться экспертами ФИПС.

Однако это не означает, что последующая российская практика применения этих измененных требований единства изобретения будет такой же эффективной, безоблачной и бесконфликтной, как это было на протяжении десятков лет, когда действовали отечественные требования. Полагаю, что первым «подводным камнем», с которым столкнутся составители заявок на изобретения, которые предпочитают упрощенный способ составления формулы изобретения без выделенной новизны (без разделения независимого пункта на ограничительную и отличительную части), явится необходимость по меньшей мере понимания, какие из совокупности признаков независимого пункта являются отличительными, поскольку именно среди них и должны находиться «особые технические признаки». В ряде случаев неизбежно придется попытаться преобразовать формулу изобретения без выделенной новизны в формулу с отличительной частью. А для этого необходимо не только ее логическое построение от общего к частному с обобщением и конкретизацией признаков, но и точное определение признаков, которые отличают заявленное изобретение от его прототипа. А это требует глубокого и системного сравнительного анализа изобретения с прототипом.

Но, как говорится, дело сделано. Теперь и в процессе отечественного патентования группы изобретений существенно ограничены возможности охвата инновационного проекта группой изобретений, которые предоставлялись ранее действовавшими требованиями единства изобретения (ограничения, определенные особыми техническими признаками). Еще и системно появятся случаи, когда единство рассыпается при обнаружении экспертом более близкого аналога, чем прототип, принятый заявителем, а также споры о соблюдении единства, которые станут возникать по меньшей мере в начальный период применения новых требований единства изобретения, который может растянуться на годы. Именно по этим причинам указанный вебинар проведен своевременно и объективно должен способствовать правильному и единообразному применению новых требований единства изобретения. Более детальная оценка этих изменений дана в моей статье < a href="https://www.gorodissky.ru/publications/articles/o-edinstve-izobreteniya-prodolzhenie-diskussii/">«О единстве изобретения: продолжение дискуссии»¹.

Однако к написанию данной статьи меня побудила не эта, а вторая указанная часть доклада. В докладе указывается, что по решению Минэкономразвития России в Правила № 107 не включено положение, предусмотренное ранее действовавшими одноименными Правилами №316, утв. приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. Так, согласно подпункту в) п. 6 Правил №316: «Заявитель вправе подать ходатайство о внесении изменений в документы заявки до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной при представлении ответа на уведомление Роспатента о результатах проверки патентоспособности изобретения в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления».

Подпунктом 5) п. 5 Правил №107, которым определен закрытый перечень случаев, в которых заявитель вправе подать ходатайство о внесении изменений в документы заявки, не предусмотрен случай подачи такого ходатайства в ответ на указанное уведомление Роспатента. На этом основании в Правила № 107 включены положения, разделяющие все виды нарушений требований к документам заявки на две группы:

• 1) нарушения, возможность исправления которых не предоставляется заявителю;
• 2) которые заявитель может исправить, представив соответствующие изменения и дополнения к описанию изобретения (соответственно «непреодолимые и преодолимые последствия ошибок» по терминологии доклада).

В отношении первой группы Роспатент направляет «уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения», а в отношении второй – запрос дополнительных материалов. Цитируем соответствующие положения Правил № 107:
«55. Если в результате проверки установлено, что в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, не выполнены условия, установленные подпунктами 1, 3 и 5 пункта 53 настоящих Правил, а именно: отсутствуют сведения о назначении изобретения, или не раскрыты все существенные признаки, необходимые для достижения технического результата, или не раскрыты методы и средства, необходимые для осуществления изобретения ни в документах заявки, ни в уровне техники на дату подачи заявки (на дату испрашиваемого приоритета), заявителю в течение двух рабочих дней с даты окончания указанной проверки направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления. К уведомлению прикладывается отчет об информационном поиске в соответствии с пунктом 29 Порядка проведения информационного поиска в отношении заявленного изобретения при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденного настоящим приказом (далее – Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке).

Если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, представлен в указанный в абзаце первом настоящего пункта срок, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки по существу и принятии решения.

Если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения требованию достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

56. Если в результате проверки установлено, что в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, не приведен хотя бы один пример, предусмотренный подпунктами 4 и 6 пункта 53 настоящих Правил, показывающий, как может быть осуществлено изобретение, в том числе при использовании хотя бы одной частной формы реализации признака, выраженного в формуле изобретения общим понятием, или при использовании значения какого-либо параметра из интервала значений параметров, приведенных в формуле, заявителю в течение двух рабочих дней с даты окончания указанной проверки направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления. К уведомлению прикладывается отчет об информационном поиске в соответствии с пунктом 29 Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке.

Если пример представлен, но не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 4 и 6 пункта 53 настоящих Правил, в частности, не содержит экспериментальных данных или теоретических обоснований возможности реализации назначения изобретения с достижением технического результата, в том числе при использовании хотя бы одной частной формы реализации признака, выраженного общим понятием, или одного значения параметра, входящего в интервал значений параметров, приведенных в формуле, или не подтверждает возможность реализации назначения изобретения с достижением технического результата, заявителю в течение двух рабочих дней с даты выявления указанных недостатков направляется запрос дополнительных материалов с указанием выявленных недостатков, приведением ссылок на нормативные правовые акты и предложением представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления запроса.

Если использование заявителем общего понятия или интервала значений какого-либо параметра не является обоснованным, например, в связи с тем, что приведенных в описании изобретения примеров осуществления изобретения недостаточно для подтверждения возможности реализации назначения с получением указанного заявителем технического результата во всем заявленном интервале значений, заявителю в течение двух рабочих дней с даты выявления указанных недостатков направляется запрос дополнительных материалов с указанием таких недостатков, приведением ссылок на нормативные правовые акты и предложением представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления запроса. В запросе дополнительных материалов также приводится обоснование недостаточности либо некорректности представленных в описании примеров, в том числе с учетом сведений из научно-технической литературы».

Надо полагать, что Роспатент исходит из того (и с этим следует согласиться), что предусмотренное указанными пунктами право заявителя в случае несогласия с мотивами уведомления представить «доводы по мотивам, указанным в уведомлении» дает заявителю право лишь оспорить выводы экспертизы о выявленных ею нарушениях требований к документам заявки, а не право представить исправленные документы заявки (дополнительные материалы, которые представляются по запросу экспертизы).

При этом в докладе отмечено, что закрытый перечень ситуаций, в которых заявителю предоставлено право вносить изменения в документы заявки, определен п. 1 ст. 1378 ГК РФ: оно предоставляется в случае запроса Роспатентом любых дополнительных материалов, а также при внесении изменения в формулу изобретения по собственной инициативе при подаче ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу и (или) после получения отчета о предварительном информационном поиске или информационном поиске, проведенном в порядке, установленном п. 6 ст. 1384 или четвертым абзацем п. 2 ст. 1386.

Цитируем п. 1 ст. 1378 ГК РФ:
«Заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец по существу.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу, и внести соответствующие изменения в описание при подаче ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу и (или) после получения отчета о предварительном информационном поиске или информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктом 6 статьи 1384 или абзацем четвертым пункта 2 статьи 1386 настоящего Кодекса, измененную формулу полезной модели, не изменяющую заявку на полезную модель по существу, и внести соответствующие изменения в описание после получения отчета о предварительном информационном поиске, проведенном в порядке, установленном абзацем вторым пункта 1 статьи 1390 настоящего Кодекса».

Теперь проанализируем фактическое нормативно-правовое регулирование права заявителя представлять ходатайство о внесении изменений в документы заявки в ответ на указанное уведомление Роспатента. Начнем, как это и должно быть, с закона, ГК РФ, имеющего более высокий правовой статус по отношению к подзаконным актам, к каковым относятся указанные выше Правила и которые не должны расширять или ограничивать положения закона.

Действительно, как отмечено выше, п. 1 ст. 1378 ГК РФ предусмотрено право заявителя представлять ходатайство о внесении в документы заявки дополнительных материалов (дополнений, уточнений и изменений) по запросу Роспатента и внесении изменений в формулу изобретения и соответствующих изменений в описание изобретения по собственной инициативе при подаче ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу и (или) после получения отчета об информационном поиске.

Это право заявителя корреспондируется с обязанностью Роспатента запрашивать у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно, что определено первым абзацем п. 6 ст. 1386 ГК РФ: «В процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно».

Условие «может запросить» подлежит применению как «обязан запросить », что исключает недопустимое произвольное его применение Роспатентом по своему усмотрению. Данный системный подход к применению таким образом сформулированных положений нормативных правовых актов, включая законы, уже сравнительно давно установлен отечественной судебной практикой. Этим пунктом определено право заявителя ходатайствовать об изменении формулы изобретения не только по своей инициативе, как это определено ст. 1378 ГК РФ, но и по запросу Роспатента.

Теперь наиболее критичное. Требование раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, отнесено подпунктом 2 п. 2 ст. 1375 ГК РФ к требованиям к документам заявки и, в частности, описанию изобретения:
«Заявка на изобретение должна содержать: … описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники».

Проверка соблюдения требований к документам заявки отнесена п. 1 ст. 1384 ГК РФ к процедуре формальной экспертизы: «По заявке на изобретение, принятой федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 настоящего Кодекса, их соответствие установленным требованиям и устанавливается дата подачи заявки».

А п. 3 ст. 1384 ГК РФ, которой регламентирована процедура формальной экспертизы, установлено: «Если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение трех месяцев со дня направления запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев».

Однако третьим абзацем п. 2 ст. 1386 ГК РФ проверка соблюдения требований к описанию изобретения в части раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, отнесена к процедуре проведения экспертизы заявки по существу: «Экспертиза заявки на изобретение по существу включает: … проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники».

На первый взгляд представляется, что положения п. 1 ст. 1384 ГК РФ и третьего абзаца п. 2 ст. 1386 ГК РФ имеют внутренние противоречия: одно из них относит проверку соблюдения требований к документам заявки к формальной экспертизе, другое – к экспертизе заявки по существу. Однако в данном случае следует считать, что первое из указанных положений является общим правилом в отношении документов заявки, а второе применяется только в особом случае: к описанию изобретения, которое должно в достаточном объеме раскрывать сущность изобретения.

При таком понимании этих положений становится понятной и непротиворечивой система положений п. 1 ст. 1387 ГК РФ, п. 3 ст. 1384 ГК РФ и п. 2 ст. 1386 ГК РФ. Так, вторым и третьим абзацами п. 1 ст. 1387 ГК РФ установлено:

«Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

До принятия решения об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления».

Эти положения определяют, что «уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения» относится не к результатам проверки нарушения требований к документам заявки, а к результатам проверки патентоспособности изобретения.

Положения приведенных абзацев не определяют каких-либо действий Роспатента по уведомлению заявителя о выявленных патентным ведомством нарушениях требований к документам заявки. По этой причине к данной ситуации подлежит системное применение общего правила, установленного п. 3 ст. 1384 ГК РФ, в соответствии с которым Роспатент обязан запросить у заявителя дополнительные материалы, исправляющие выявленные патентным ведомством нарушения требований к документам заявки.

Однако Роспатент не учел указанных фактических обстоятельств, в результате чего и были приняты положения п. 55 и 56 Правил № 107, основанные на ложной доктрине. В соответствии с ней обязанность Роспатента запрашивать у заявителя дополнительные материалы, исправляющие выявленные нарушения требований к документам заявки, установленная п. 3 ст. 1384 ГК РФ, как общее правило, подлежащее применению Роспатентом к проверке соблюдения требований к документам заявки вне зависимости от вида таких нарушений, изменено (ограничено) процитированными выше п. 55 и 56 Правил № 107 следующим образом. Вместо запроса у заявителя дополнительных материалов во всех случаях выявленных Роспатентом нарушений к документам заявки направляется либо уведомление, исключающее право заявителя представить указанные дополнительные материалы, либо запрос этих материалов, но только в отношении некоторых видов нарушений требований к документам заявки.

Более того, как отмечалось выше, предусмотренное п. 55 и 56 Правил № 107 право Роспатента направлять уведомление, исключающее право заявителя представить дополнительные материалы, исправляющие выявленные Роспатентом нарушения требований к документам заявки, противоречит процитированным выше положениям второго и третьего абзацев п. 1 ст. 1387 ГК РФ (ограничивает их), в соответствии с которыми указанное уведомление является уведомлением о результатах проверки патентоспособности изобретения, к которой не относится проверка соблюдения требований к документам заявки.

Вышеизложенные факты свидетельствуют о том, что положения п.55 и 56 Правил № 107, разделяющие все виды нарушений требований к документам заявки на указанные две группы, в отношении одной из которых заявитель лишен права представлять дополнительные материалы, исправляющие выявленные Роспатентом нарушения требований к документам заявки, ограничивают содержание приведенных выше положений закона (ГК РФ), ущемляют права заявителей, а также законные интересы государства и общества в части обеспечения условий, исключающих отказ в выдаче патента на изобретение по формальным причинам, которые могут быть устранены на законном основании, и потому не подлежат применению.

Даже при применении этого общего правила совместно с положениями первого абзаца п. 6 ст. 1386 ГК РФ, которыми ограничено право Роспатента запрашивать у заявителя на этапе проведения экспертизы заявки по существу только дополнительные материалы, без которых невозможно провести экспертизу заявки или принять решение о выдаче патента на изобретение, Роспатент обязан запросить у заявителя соответствующие дополнительные материалы, поскольку указанные нарушения требований к достаточности раскрытия сущности изобретения делают невозможным проведение экспертизы или выдачу патента на изобретение. По меньшей мере невозможно принять решение о выдаче патента на изобретение в случае выявления Роспатентом указанных нарушений, не установив при этом возможность их исправления.

Выявление и представление дополнительных материалов, направленных на исправление этих нарушений, нормативно возложено на заявителя, а Роспатент обязан только оценить их убедительность для указанных целей и допустимость их учета как дополнительных материалов, не изменяющих заявку по существу, что определено п. 2 ст. 1378 ГК РФ (дополнительные материалы, приводящие к нарушению единства изобретения; содержащие не раскрытые в первоначальных материалах заявки признаки, подлежащие включению в формулу изобретения; содержащие указание на технический результат, не связанный с первоначально указанным в материалах заявки). При этом у заявителя есть множество возможностей для выявления и представления дополнительных материалов в отношении любых нарушений таких требований. Такими дополнительными материалами, в частности, могут быть примеры осуществления изобретения, в том числе раскрытые в предшествующем уровне техники, которые не включаются в описание изобретения, но учитываются при экспертизе заявки.

Дополнительные материалы могут исправить нарушения и таких требований к документам заявки, исправление которых сопряжено с изменением заявки по существу: отсутствие сведений о назначении изобретения и сведений, раскрывающих все существенные признаки, необходимые для обеспечения технического результата.

В частности, при отсутствии в описании и формуле изобретения прямого указания на назначение изобретения не исключается возможность однозначного установления его назначения из раскрытых в описании функций, осуществляемых соответствующими функциональными частями изобретения. Если в описании изобретения все существенные признаки, необходимые для включения в формулу изобретения, не раскрыты, не исключена возможность признать, что совокупность признаков, включенных в независимый пункт формулы изобретения, содержит все существенные признаки, и все они раскрыты в описании изобретения, изменив соответствующим образом технический результат с соблюдением указанного требования п. 2 ст. 1378 ГК РФ в части, согласно которой новый результат должен быть связан с первоначально указанным, либо изменив совокупность существенных признаков независимого пункта, включив в формулу только признаки, раскрытые в первоначальных материалах заявки.

Кроме того, возникает естественный вопрос: чем отличаются ситуации, в одной из которых нет хотя бы одного того или иного примера, а в другой тот или иной пример приведен в описании, но признан Роспатентом не содержащим необходимые доказательства, допустим, подтверждающие возможность реализации назначения изобретения с достижением технического результата? По существу – ничем, поскольку в обеих ситуациях нет примера, подтверждающего соответствующие обстоятельства, скажем, возможность реализации назначения изобретения с достижением технического результата. Однако при этом Правилами № 107 эти ситуации рассматриваются как противоположные по правовым последствиям. В первой заявитель лишен права исправить допущенные нарушения и по заявке должно быть принято решение об отказе в выдаче патента. Во второй это право предоставляется заявителю по запросу Роспатента, и в случае представления им запрошенных материалов возможна выдача патента (при соблюдении условий патентоспособности).

В докладе отмечено, что это формальное различие, разграничивающее нарушения всех видов на две указанные группы, было принято Роспатентом в качестве «послабления для заявителя». При этом согласно докладу представители Роспатента сожалеют о позиции Минэкономразвития России, в соответствии с которой предусмотренное подпунктом в) п. 6 Правил № 316 право заявителя представлять в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения ходатайство о внесении в документы заявки соответствующих изменений не включено в Правила №107.

При этом, оценивая вопрос: а как рассматривать эксперту Роспатента ситуацию, если заявитель в ответ на указанное уведомление представит ходатайство об изменении формулы изобретения, докладчик отметила, что в этом случае, по ее мнению, можно и принять такую формулу к рассмотрению в порядке исключения, уточнив, что все спорные моменты, относящиеся к этой части Правил №107, должны быть скорректированы практикой их применения, включая судебную. В этой связи необходимо обратить внимание на следующие неприемлемые обстоятельства проведенной Роспатентом процедуры принятия Правил №107 в этой части.

Прежде всего (это в порядке замечания) Правилами № 107 прямо предусмотрено направление Роспатентом заявителю отчета о проведенном информационном поиске в качестве приложения к уведомлению о результатах проверки патентоспособности. Учитывая, что направление отчета является основанием для представления заявителем по своей инициативе ходатайства об изменении формулы изобретения, это ходатайство, представленное заявителем в ответе на уведомление о результатах проверки патентоспособности, подлежит принятию к рассмотрению по общему правилу, а не в порядке исключения, как сказано в докладе.

Но главное в том, что Правила №107 в этой очень важной части были приняты без публичного обсуждения их проекта с заинтересованными специалистами. Проект Правил №107 вообще не был размещен на сайте http://regulation.gov.ru/, как это установлено постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения».

С 29 ноября по 13 декабря 2021 г. на указанном сайте был размещен иной проект новой редакции Правил взамен Правил № 316, который не был принят. Этот проект действительно предусматривал исключение из Правил № 316 упомянутого выше положения подпункта в) п. 6 Правил № 316: «Заявитель вправе подать ходатайство о внесении изменений в документы заявки до принятия по заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, при представлении ответа на уведомление Роспатента о результатах проверки патентоспособности изобретения». Однако п. 64 этого непринятого проекта, который обобщал порядок проверки соблюдения требований к раскрытию сущности изобретения, в отличие от Правил № 107, было установлено, что уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения направляется, «если нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу». То есть, если указанное нарушение может быть устранено без изменения заявки по существу, заявитель вправе представить соответствующие дополнительные материалы к описанию изобретения – одному из главных документов заявки, и они должны быть учтены Роспатентом.

При этом Правила № 107 приняты не в форме изменений и дополнений к действующим Правилам № 316 с опубликованием целей и задач, на обеспечение которых направлены наиболее важные изменения и дополнения, а в форме новой редакции без опубликования целей и задач относительно ряда изменений и дополнений, имеющих важное значение, к которым, в частности, относятся комментируемые выше изменения.

При этом редакция Правил № 107 представляет значительный по объему текст, в котором весьма сложно даже заметить эти изменения. Признаюсь, я не заметил комментируемые выше изменения, заключающиеся только в том, что в подпункт 5) п. 5 Правил № 107, определяющий закрытый перечень случаев, в которых заявитель вправе подать ходатайство о внесении изменений в документы заявки, не включено его право подавать такое ходатайство в ответ на уведомление Роспатента о результатах проверки патентоспособности, знакомясь с содержанием Правил № 107, при отображении его текста на экране компьютера в виде двух столбцов, в одном из которых приведена редакция Правил № 316, а во втором – Правил № 107. При этом текст был выделен в частях, которыми эти правила отличаются. Я узнал об этих изменениях, лишь просматривая запись комментируемого тематического вебинара.

Надо полагать, именно по указанным причинам Роспатент и провел этот тематический вебинар, что было необходимо сделать в сложившихся условиях. В то же время необходимо отметить высокий профессионализм и качество сделанного на нем доклада, сопровождаемого презентацией, раскрывающей в доступной и понятной форме все детали и особенности указанных изменений. Однако смотрите, что выяснилось из содержания доклада.

Представители Роспатента, участвующие совместно с Минэкономразвития России в разработке Правил № 107, как уже отмечалось, не разделяют позицию Министерства об исключении из Правил № 107 права заявителя представлять ходатайство о внесении изменений и дополнений в документы заявки в ответ на уведомление патентного ведомства о результатах проверки патентоспособности.

При этом не объясняется, в чем заключается смысл этих изменений, внесенных в Правила № 107, на решение каких проблем они направлены. Из доклада следует, что еще в процессе разработки их проекта представители Роспатента понимали, что изменения, внесенные в Правила № 107, инициированные Минэкономразвития России, нуждаются в уточнениях и даже могут быть нарушены в порядке исключения, но решили, что они будут скорректированы практикой применения.

Разумеется, практика применения положений нормативно-правовых актов – один из основных побудителей и источников их совершенствования. Но это вовсе не означает допустимость принятия этих актов с уже понятными и неприемлемыми недостатками, устранение которых возлагается на практику их применения.

Это не государственный подход в деятельности федерального органа государственной власти по совершенствованию нормативно-правового регулирования правоотношений в государстве и обществе. Включенное в Правила № 107 деление всех видов нарушений требований к достаточности раскрытия сущности изобретения на две группы, принятое разработчиками с целью «создать послабление заявителям», которые формально представили примеры осуществления изобретения, но в этих примерах нет необходимых доказательств, либо приведенные в них доводы не доказывают те обстоятельства, которые необходимы для соблюдения указанных требований. Это больше напоминает коммерческий бонус заявителям за неудачную, но все-таки попытку привести примеры осуществления изобретения, а не обеспечивает правовых условий, предусматривающих одинаковые правовые последствия для одних и тех же нарушений указанных требований, каковыми являются непредставление указанных примеров или их представление с ненадлежащим содержанием.

Из содержания этих изменений с очевидностью следует, что они ограничивают право заявителя, предусмотренное ГК РФ и ранее действовавшими правилами, исправлять по сути формальные и несложно устранимые нарушения требований к документам заявки, что в ряде случаев может привести к утрате возможности в дальнейшем запатентовать такие изобретения и, естественно, не способствует патентной активности, необходимость повышения которой признана одной из приоритетных мер по обеспечению технологического суверенитета страны. Нельзя же считать повышением патентной активности увеличение числа подаваемых в Роспатент заявок на изобретения и полезные модели за счет того, что при отказе в выдаче патента по формальным основаниям заявитель, как правило, подает новую заявку на то же изобретение или ту же полезную модель с исправлением нарушений формальных требований к документам заявки.

Возможность принятия Роспатентом решения об отказе в выдаче патента, мотивированного нарушением формальных требований, значительно сокращает трудозатраты эксперта на проведение экспертизы заявки и сроки ее проведения, что заметно улучшает отчетные показатели деятельности Роспатента. Разумеется, принятие таких решений патентным ведомством на законном основании является объективным обстоятельством, подтверждающим эти положительные отчетные показатели. Но в данном случае указанные изменения в Правилах № 107 противоречат закону, ущемляют права заявителей и законные интересы государства и общества, то есть фактически направлены на удовлетворение только ведомственных интересов.

Часть II

В докладе рассмотрена еще одна правовая ситуация, связанная с нарушением требований к полноте раскрытия сущности изобретения, которую следует рассмотреть отдельно. Речь идет об изобретениях, направленных на решение только проблемы расширения арсенала средств определенного назначения и обеспечивающих только технический результат, выражающийся в реализации изобретением своего назначения.

Как отмечено в докладе, п. 57 Правил № 107 уточнено, что реализация изобретением своего назначения обеспечивается не всей совокупностью признаков, указанных в формуле изобретения, а только теми, которые необходимы для реализации назначения. Действительно, абзацем вторым пункта 57 Правил № 107 установлено:
«В указанном случае определяется совокупность признаков изобретения, необходимая для реализации изобретением назначения, указанного в родовом понятии, при этом признаки изобретения, содержащиеся в формуле изобретения, которые не являются необходимыми для реализации изобретением его назначения, признаются несущественными».

При этом в докладе сказано, что теперь, следуя данному уточнению, необходимо определять, какие признаки, содержащиеся в совокупности независимого пункта формулы изобретения, необходимы для реализации изобретением своего назначения, то есть являются существенными. При этом утверждается, что, как правило, необходимыми для реализации изобретением своего назначения являются признаки прототипа, потому что именно они «определяют механизм, который реализует назначение изобретения».

Однако, вопреки утверждению в докладе, что положения указанного п. 57 Правил № 107 представляют собой уточнение, эти же положения в предшествующих Правилах № 316 приведены в шестом абзаце п. 51: «В указанном в абзаце пятом настоящего пункта случае необходимо определить совокупность признаков изобретения, необходимую для реализации изобретением назначения, указанного в родовом понятии, при этом признаки изобретения, содержащиеся в формуле изобретения, которые не являются необходимыми для реализации изобретением его назначения, признаются несущественными».

То есть, в действительности нормативно- правовая база в данной части не претерпела никаких изменений. Из этого можно предположить, что теперь, как следует из доклада, Роспатентом будет изменена практика толкования одних и тех же положений, которые содержат как Правила № 107, так и Правила № 316. Согласитесь, странный подход к нормотворческой деятельности. Что мешало разработчикам Правил № 107 внести планируемые изменения в указанные положения, определенные в Правилах № 316, а не держать их в голове, рассказывать впоследствии об их содержании на публичных площадках и при этом применять на практике, создавая тем самым условия для неправильного и неединообразного применения нормативно установленных положений?

Озвученный в докладе подход к определению существенных признаков таких изобретений является новым только в теоретическом воззрении на существенность признаков именно таких изобретений. Даже если признать, что «как правило» существенными (необходимыми для реализации изобретением своего назначения) являются только признаки, совпадающие с признаками прототипа, то есть все отличительные признаки изобретения являются несущественными, то ровным счетом ничего не изменится в методологии оценки новизны и изобретательского уровня таких изобретений.

Как известно, по общему правилу несущественные признаки логически не отбрасываются при оценке новизны и изобретательского уровня. При этом при оценке новизны учитывается совокупность существенных и несущественных признаков, а при оценке изобретательского уровня не проверяется известность влияния отличительных несущественных признаков на указанный заявителем технический результат, поскольку эти признаки не находятся с ним в причинно-следственной связи. Известность отличительных признаков определяется на основе их известности как таковых и с учетом выполняемых ими функций.

Аналогично оценивается новизна и изобретательский уровень изобретений, направленных только на расширение арсенала средств определенного назначения и обеспечивающих реализацию изобретением своего назначения, которая рассматривается в качестве технического результата. Специфика такого технического результата (обеспечение реализации изобретением своего назначения) для проверки известности влияния отличительных признаков на технический результат выражается в отсутствии обычного технического результата, основанного на принципе «больше – меньше», «лучше – хуже», который и служит одним из тестов, определяющих творческий характер изобретения, что опосредуется условием патентоспособности изобретения «изобретательский уровень». Поэтому для этого вида изобретений сохраняется лишь один из тестов, определяющих творческий характер изобретения: проверка известности отличительных признаков как таковых с учетом выполняемых ими функций.

Однако применение озвученного в докладе подхода к полезной модели действительно имеет катастрофические последствия. Если все отличительные признаки являются несущественными, они логически отбрасываются при оценке новизны полезной модели, поскольку ее новизна определяется только в отношении совокупности существенных признаков. В результате прототип, принятый даже самим заявителем, порочит новизну полезной модели.

Поэтому для спасения правового института полезной модели от его дальнейшего разрушения, что уже на протяжении нескольких лет осуществляется внесением изменений в действующую нормативно-правовую базу и практикой применения ее положений, ниже приведены доводы, свидетельствующие, что предложенный в докладе новый подход к определению совокупности существенных признаков в отношении указанных изобретений основан на неверном понимании того, какие признаки таких изобретений определяют возможность реализации ими своего назначения и являются существенными.

Чтобы не быть голословным, вначале приведу пример самого разрушительного для правового института полезной модели изменения нормативно-правовой базы, которое привело к невосполнимой утрате привлекательности данного правового института. Это изменение объекта полезной модели, в соответствии с которым под ним стали подразумевать «одно устройство, а не два и более», понимая его как устройство, не имеющее составных частей, либо составные части которого должны быть непременно свинчены, сболчены, спаяны, связаны иными механическими соединениями, изготовленными с помощью сборочных операций, как их общепринято называть в технике, с очевидностью для специалистов является не только нелепым, исходя из экономической и иной целесообразности, но и прямо противоречит соответствующим положениям ГК РФ (ограничивает их содержание).

Это изменение принято Роспатентом на основании толкования им содержания п. 1 ст. 1351 ГК РФ: «В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству», расценивая его содержание, мягко говоря, странным образом: устройство в этой норме закона указано в единственном числе, а не как вид объекта полезной модели, которое в соответствии с п. 1 ст. 1350 ГК РФ также отнесено к одному из видов объекта изобретения. При этом Роспатент посчитал, что п. 1 ст. 1350 ГК РФ устройство как объект изобретения указано во множественном числе, поэтому к нему неприменимо ограничение только одним устройством, указанным выше в отношении полезной модели. На основании приведенных обстоятельств Роспатентом и принято решение считать объектом изобретения не только одно устройство, а два и более, а объектом полезной модели – только одно устройство.

Обратимся к содержанию указанных норм права, установленных законом. П. 1 ст. 1351 ГК РФ, содержание которого приведено выше, установлено, что объектом полезной модели является устройство. Из этого содержания сделать вывод о том, что в нем речь идет о числе устройств, немыслимо. К этому выводу, как говорилось, Роспатент, видимо, пришел, сравнивая содержание указанной нормы права с содержанием п. 1 ст. 1350 ГК РФ, которым установлены несколько видов объекта изобретения: «В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению».

Суждение о множественности устройства в содержании этого пункта Роспатент, видимо, усмотрел в словах: «в частности, устройству», посчитав, что одно устройство указано в них как частный случай множества устройств. В действительности, что очевидно для специалистов, эти слова относятся к виду «продукта», обобщающего открытый перечень из четырех видов объекта изобретения: устройство, вещество, штамм микроорганизма и культура клеток растений или животных.

Разработчикам Патентного закона РФ, которым правовой институт полезной модели был впервые включен в отечественное законодательство, даже в голову не приходила эта странная мысль – определить в качестве объекта полезной модели не устройство как один из видов объектов изобретения, а только один из видов устройств, составные части которого связаны механическими соединениями, изготовленными с помощью сборочных операций. Рассматривался лишь вариант, предусматривающий считать объектом полезной модели еще и вещество, и способ, что применялось в некоторых странах, законодательство которых предусматривало правовую охрану полезных моделей. Но и при таком нелепом толковании данной нормы закона Роспатент обязан был оценить целесообразность внесения указанных изменений в подзаконный акт, и в случае признания, что указанные положения закона в рамках такого их толкования нуждаются в изменении, предложить в установленном порядке внести соответствующие изменения в закон.

А внесенные изменения исключают из правовой охраны в качестве полезной модели множество современных, постоянно и стремительно совершенствуемых технических средств, с помощью которых создаются наукоемкие компьютерные технологии и которые содержат части, связанные проводным и (или) беспроводным способом, не имеющим никакого отношения к механическим соединениям частей устройства посредством сборки. Именно такие технические средства и осуществляемые с их помощью технологии определяют в современном мире и в дальнейшем будут определять развитие научно-технического прогресса.

Обозначенная проблема, возникшая в результате внесения указанных изменений, была рассмотрена Советом по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, п. 6 решения которого от 15 апреля 2022 г. определено: «Рекомендовать Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с Федеральной службой по интеллектуальной собственности проработать вопрос об уточнении нормативных требований к понятию «устройство» для выдачи патента на полезную модель». Однако это решение не было исполнено. По меньшей мере сведения о проработке указанными федеральными органами исполнительной власти этого вопроса до заинтересованных лиц не доводились.

Теперь – доводы об указанном новом подходе Роспатента к определению существенности признаков. Они просты и основаны на следующих фактических обстоятельствах. Методологический подход к определению существенных признаков изобретения установлен четырнадцатым абзацем п. 42 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 февраля 2023 г. № 107: «Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом».

Из этого следует: реализация указанного вида изобретениями (расширяющими арсенал средств определенного назначения) своего назначения зависит от любого отличительного признака, включенного в формулу изобретения. Это объясняется тем, что именно отличительные признаки являются причиной решения проблемы расширения арсенала средств определенного назначения, то есть изобретение решает данную проблему только при наличии отличительных признаков в совокупности признаков независимого пункта формулы изобретения, при условии, что она обеспечивает реализацию изобретением своего назначения. В этом и проявляется причинно-следственная связь отличительных признаков как с решаемой изобретением проблемой, так и с реализацией изобретением своего назначения. Признание, что отличительные признаки могут не являться необходимыми для реализации изобретением своего назначения, а стало быть, они несущественные – парадоксальное суждение: эти признаки являются несущественными, но без них не может быть решена техническая проблема расширения арсенала средств определенного назначения. Что-то из области придуманного деления признаков на существенные и «полусущественные». Поэтому прозвучавшее в докладе суждение о том, что возможны случаи, когда существенными признаками таких изобретений являются только признаки, совпадающие с признаками прототипа, и такие случаи возникают, как правило, принципиально неверно, поскольку противоречит нормативно установленным методологическим подходам к отнесению признаков к существенным.

Вместе с тем выявление существенных и несущественных признаков таких изобретений, безусловно, должно проводиться, что и предусмотрено указанными положениями как Правил № 316, так и Правил №107. При этом необходимо учитывать специфику таких изобретений (решаемая проблема – только расширение арсенала средств определенного назначения, обеспечиваемый технический результат – реализация изобретением своего назначения). Учитывая эту специфику, существенность признаков, общих с прототипом (совпадающих с признаками прототипа), определяется выбранным заявителем объектом по прототипу (например, целое или его часть; обобщенное, охватывающее множество объектов одного и того же назначения, или более конкретное). Существенность отличительных признаков, если их несколько и каждый из них функционально самостоятельный, определяется их взаимообусловленностью, исходя из влияния каждого из них на создание одного средства определенного назначения, расширяющего арсенал средств такого назначения, а не нескольких таких средств. Однако для оценки новизны и изобретательского уровня этого вида изобретений, как и для «обычных» изобретений, деление на существенные и несущественные признаки фактически не имеет никакого значения, о чем уже говорилось.

Таким же образом определяются и существенные признаки полезной модели. Здесь необходимо учитывать еще и общее правило в отношении полезных моделей, заключающееся в том, что совокупность признаков независимого пункта ее формулы, в составе которой имеются невзаимообусловленные отличительные признаки, рассматривается как характеризующая соответствующее число отдельных полезных моделей, новизна каждой из которых проверяется раздельно.

Также в докладе отмечалось, что изобретения, относящиеся только к решению проблемы расширения арсенала средств определенного назначения, следует рассматривать как варианты или альтернативы технических решений, известных из уровня техники. Это суждение можно признать верным и соответствующим предназначению таких изобретений для расширения арсенала средств определенного назначения только при условии, что содержание понятий «вариант» и «альтернатива» для целей их применения к указанному виду изобретений не должно включать специфические условия, предусмотренные для применения названных понятий в качестве требования единства изобретения и представления признаков в альтернативной форме: направлены на получение одного и того же результата. Совсем формально условие получения одного и того же результата можно применить и к этому виду изобретений, если исходить из того, что одним и тем же результатом является реализация изобретением своего назначения, что обеспечивается всеми видами изобретений, включая прототип.

Но при этом недопустимо вкладывать в содержание этих понятий такие условия, характеризующие прототип, как его свойства и вытекающие из них технические эффекты, принцип действия и подобные особенности, которыми не обладает изобретение данного вида. Нормативно для данного вида изобретений установлено только одно необходимое и достаточное требование в этой части: оно должно только расширять арсенал средств определенного назначения, что, в частности, включает и его специфический технический результат – реализацию изобретением своего назначения, без которой указанная проблема расширения арсенала средств принципиально не может быть решена изобретением.

Анализируя все комментируемые выше подходы Роспатента к изобретениям, направленным только на расширение арсенала средств определенного назначения, можно сделать следующий вывод. Все проблемы, возникающие в результате применения этих подходов, основаны на «доктрине», положенной Роспатентом в основу изменений, внесенных в Правила №316, когда впервые в отечественном патентном праве было нормативно установлено, что этот вид изобретений предназначен только для применения в ситуации, когда заявитель грубо нарушил нормативно установленные требования к описанию изобретения: не указал техническую проблему и технический результат, на решение и достижение которых направлено это изобретение.

Ранее этот вид изобретений в нашем Отечестве традиционно и нормативно определялся на основе принципиально иной доктрины: такие изобретения могли быть заявлены заявителем осознанно, и в описании изобретения должно было прямо указываться, что изобретение направлено только на решение проблемы расширения арсенала средств определенного назначения, а техническим результатом является реализация изобретением своего назначения. При этом самым важным достоинством этого вида изобретений служило предоставление заявителям возможности на основе общих нормативно установленных правил внести изменения и дополнения в документы заявки на «обычное» изобретение (решающее проблему прототипа, обусловленную его недостатками, и обеспечивающее «обычный» результат, основанный на принципе «больше – меньше», «лучше – хуже») и преобразовать его в изобретение, направленное только на решение проблемы расширения средств определенного назначения.

Традиционно этот вид изобретений применялся и продолжает применяться на основе той же доктрины, что и доктрина, применявшаяся ранее у нас в стране, в развитых странах, в частности, в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ). При этом еще одним важным и полезным преимуществом применения этой доктрины в этих странах считается снижение риска принятия патентным ведомством неправомерного решения, основанного на ошибочном толковании возможности обеспечения изобретением технического результата, указанного заявителем в заявке, поданной на «обычное» изобретение.

Алгоритм рассмотрения таких заявок в части обеспечения технического результата следующий. В случае выявления патентным ведомством доказательств, опровергающих доводы заявителя в подтверждение обеспечения заявленным изобретением технического результата, указанного в описании, и непредставления заявителем возражений против этих доказательств патентного ведомства по различным причинам, включая отсутствие у него финансовых или иных возможностей для сбора и представления соответствующих доказательств и проведения экспериментальных исследований, заявитель вправе внести соответствующие изменения в документы заявки (заменить первоначально указанную проблему на проблему расширения арсенала средств определенного назначения, а технический результат – на результат, выражающий реализацию изобретением своего назначения), преобразовав тем самым «обычное» изобретение в изобретение, которое направлено только на решение проблемы расширения арсенала средств определенного назначения и обеспечение технического результата, выражающего реализацию назначения изобретения.

Такой компромиссный баланс интересов патентного ведомства и заявителя исключает продолжение теоретических баталий относительно возможности обеспечения изобретением технического результата, когда каждая из сторон не может достоверно обосновать свою позицию и признать достоверной позицию другой стороны. Здесь опять возникает вопрос об ущемлении прав заявителей и законных интересов государства и общества.

В настоящее время в Роспатенте (по сведениям его представителей) насчитывается около 400 патентных экспертов. В Госкомизобретений СССР их число было в разы больше (правда, и число ежегодно поступающих заявок на изобретения также в разы превышало число ежегодно поступающих в Роспатент заявок на изобретения и полезные модели), и при этом почти в два раза больше, чем число штатных экспертов, составляло число внештатных экспертов, многие из которых были кандидатами и докторами наук. У них штатные патентные эксперты всегда могли получить высокопрофессиональную консультацию при оценке технической сущности изобретений. Такой эффективной и доступной возможности патентные эксперты Роспатента не имеют.

Широта тематик заявок, которые рассматривает патентный эксперт, существенным образом увеличивается при уменьшении числа самих экспертов патентного ведомства, что объективно повышает риск принятия ими ошибочных решений в научно-технической части патентной экспертизы, к которой относится оценка обеспечения изобретением или полезной моделью технического результата.

Применяемая в настоящее время Роспатентом доктрина основана на запрете заявителю представлять указанные изменения, преобразующие обычную заявку в заявку на изобретение, которое направлено только на расширение арсенала средств определенного назначения, если они прямо не указаны в первоначальных документах заявки. Это лишает возможности снизить риск принятия экспертами неправомерного решения, основанного на ошибочном толковании возможности обеспечения изобретением технического результата, указанного заявителем в заявке. Подробнее это изложено в одной из моих статей².

1. Мещеряков В.А. О единстве изобретения: продолжение дискуссии//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2023. №4. С. 21.
2. Мещеряков В.А. Как решить проблемы, существующие в отечественном патентном праве?//Патентный поверенный, 2022. № 1.