Пути господни неисповедимы, а нарушение патента на группу изобретений тем более

Некоторым судьям невдомек, что подача заявки и получение патента на группу изобретений (полезных моделей) является правом заявителя, а не его обязанностью. Заявитель может подать, например, три отдельные заявки на три изобретения и получить три отдельных патента, но эти же изобретения могли быть заявлены и в одной заявке на группу изобретений при соблюдении условия единства изобретения, с получением соответственно одного патента с формулой изобретения, включающей три независимых пункта на каждое изобретение. Аналогичным образом заявитель может подать на каждый вариант полезной модели отдельную заявку и по каждой получить патент, а может, при соблюдении условия единства полезной модели, объединить варианты полезной модели в одной заявке, изложив каждый вариант в отдельном независимом пункте формулы, и получить один патент.

Напомним содержание п. 1 ст. 1375 ГК РФ:

Заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения)» и п. 1 ст. 1376 ГК РФ: «Заявка на выдачу патента на полезную модель (заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели или к группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства полезной модели).

Все эти правила направлены на уменьшение суммарных затрат пошлин за подачу и проведение экспертизы, и особенно пошлин за поддержание патентов в течение многих лет, так как поддерживать один патент ровно в три раза дешевле, чем поддерживать три отдельных патента. Есть еще много других факторов, влияющих на решение заявителя получить один патент на группу изобретений, нежели дробить свои изобретения на множество отдельных заявок и патентов. Предусматривая возможность выдачи одного патента на группу изобретений (полезных моделей), законодатель не ставил целью ущемить права патентообладателя в сравнении с правами, которые он получал, имея несколько патентов на каждое отдельное изобретение (полезную модель).

Наши судьи, видимо, телепортиро-вались в позапрошлый век и руководствуются утвержденным императором Николаем II Положением о привилегиях на изобретения и усовершенствования от 20 мая 1896 г., в котором предусматривалась возможность включения в заявку нескольких отдельных объектов изобретения, но при условии, что они в совокупности составляют один определенный способ производства и не могут применяться в отдельности. И так поступали не только в России, но и в западноевропейских странах, а точнее, Россия поступала так, как поступали там, так как российское патентное право по сути копировалось с немецкого.

Однако прошло уже почти 40 лет, как в России условие «не могут применяться в отдельности» в отношении группы изобретений в одной заявке было отменено, а в европейских странах еще раньше. Суть измененного условия состоит в том, что обязательность только совместного и одновременного использования всех изобретений уже не является необходимой при подаче заявки на группу изобретений. Достаточным условием подачи заявки на группу изобретений является соблюдение единого изобретательского замысла, осуществление которого необязательно требует одновременного использования всех изобретений группы. В России, а точнее в СССР, сказанное было закреплено в п. 45 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденного постановлением Совета министров СССР от 21 августа 1973 г. № 584:

Заявка на выдачу авторского свидетельства или патента должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый общий изобретательский замысел.

В то же время была принята Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, утвержденная приказом Госкомизобретений СССР от 15 января 1974 г., в п. 24.

Читая вышеизложенное, несложно понять, что нарушение патента имеет место, если без разрешения патентообладателя использовано хотя бы одно изобретение по независимому пункту формулы изобретения в патенте на группу изобретений¹.

Сказанное является постулатом патентного права, так как обратное мнение о том, что патент на группу изобретений считается нарушенным только при одновременном использовании всех изобретений, входящих в формулу изобретения, лишает смысла получение патента на группу изобретений. Во многих случаях просто технически невозможно и экономически нецелесообразно изготавливать и использовать одновременно все изобретения, которым предоставлена охрана в независимых пунктах многозвенной формулы изобретения одного патента. Особенно это ущемляет патент с допустимой группой изобретений, относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, веществ и т. д.), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты).

Специалисты со стажем патентной работы знают, что еще в Инструкции по экспертизе объектов техники на патентную чистоту, утвержденной постановлением ГК СМ СССР по делам изобретений и открытий 29 января 1974 г. и введенной в действие с 15 декабря 1975 г., в последнем абзаце п. 3.4.11 было указано: «Если нарушен хотя бы один из независимых пунктов патентной формулы, то это означает, что нарушен и патент в целом, вне зависимости о того, нарушены или нет остальные пункты патентной формулы. Таким образом, объект подпадает под действие хотя бы одного из независимых пунктов патентной формулы, подпадает под действие данного патента».

И хотя данную Инструкцию в 2002 г. отменили совсем по другим причинам, это вовсе не означает, что приведенное правило оценки патентной чистоты изменилось или могло измениться. Оно почти дословно изложено в пункте 3.7 проекта Руководства², следующим образом³: «Если нарушен хотя бы один из независимых пунктов патентной формулы, то это означает, что нарушен и патент в целом вне зависимости от того, нарушены или нет остальные пункты патентной формулы. Таким образом, объект, подпадающий под действие хотя бы одного из независимых пунктов патентной формулы, подпадает под действие данного патента».

Более 40 лет изучаю патентное право, имею достаточный опыт его правоприменения, но не знаю стран ни на одном континенте, где суды определяют нарушение патента на группу изобретений иначе. Но, как читатели уже поняли, все суды, кроме российских, которые и в этом вопросе опять оказались «впереди планеты всей». Я достаточно лояльно отношусь к судейским ошибкам в наших патентных делах, так как понимаю, что у судей нет практики и опыта, особенно когда оценивается использование или неиспользование изобретения, в том числе с учетом доктрины эквивалентов, но должен же быть предел, который нельзя переходить. Как говорится, что-то святое должно оставаться. Это «святое» очерчивается знаниями предмета, в отношении которого дано право судить, а у многих нынешних судьей таких специальных знаний по патентному праву нет. Возможно, что не их в этом вина, но нам от этого не легче.

Толкование судами норм действующего патентного права представляет собой процесс познания мыслей правотворческого органа, связанный с получением достоверных знаний о содержании норм права. Если предметом познания в процессе толкования являются нормы права, то цель толкования заключается в том, чтобы раскрыть содержание правового предписания, установить выраженную в норме права волю правотворческого органа. Так вот, правотворческий орган в отношении толкования нарушения патента на группу изобретений уже недвусмысленно свою волю высказал еще во времена СССР.

Некоторые российские суды тем не менее этот предел уже переступили, а это уже не смешно, так как при таком их подходе многие тысячи российских и евразийских патентов, выданных на группу изобретений, перестают быть правовым инструментом, с помощью которого регулируются конкурентные отношения на рынке. Можно считать, что сила патентов, подтверждающих исключительное право на группу изобретений, превращается в пшик. Это же реализация мечты всех производителей контрафактной продукции, особенно дженериков. А именно: руками российских судей превращать патенты в красивые, но ничего не решающие бумажки, так как подавляющее большинство российских и евразийских патентов на лекарственные средства всегда выдается на группу изобретений, и чтобы их нагло нарушать, достаточно сказать в суде, что не все изобретения по независимым пунктам данного патента используются одновременно. Иногда начинаешь понимать, что такое понятие, как «вредительство», неспроста всплывает в мозгах обывателей.

Классический удар ниже пояса. А почин этому судебному безобразию был дан еще в 2004 г. Тогда районный суд г. Орска Оренбургской области принял эпохальное решение от 14 декабря 2004 г. по делу № 2—68/04, в котором при подтверждении факта противоправного использования одного изобретения по независимому пункту формулы изобретения по патенту РФ № 2050168 патент тем не менее был признан не нарушенным.

Формула изобретения по данному патенту содержит два независимых пункта: п. 1 — способ вакуумной перегонки жидкого продукта, п. 2 — установка для вакуумной перегонки жидкого продукта. Использование ответчиком всех признаков из независимого п. 2 формулы изобретения в отношении изобретения «Установка для вакуумной перегонки жидкого продукта» было подтверждено всеми судебными экспертными заключениями.

Возбуждая иск о нарушении исключительного права, истец не ставил перед судом вопрос об установлении нарушения в отношении противоправного использования ответчиком изобретения из независимого п. 1 формулы изобретения на способ вакуумной перегонки жидкого продукта, так как считал достаточным установление факта использования изобретения на устройство и, таким образом, констатации нарушения патента в отношении изобретения, запатентованного в п. 2 формулы.

Суды общей юрисдикции всех инстанций, не отрицая использование изобретения по второму независимому пункту формулы изобретения, тем не менее указали, что патент, выданный на группу изобретений, считается нарушенным только в случае, если незаконно используются все изобретения, входящие в группу. Хоть стой, хоть падай, а лучше сразу лечь.

Истец-патентообладатель, российский ученый, докт. техн. наук В. Г. Цегельс-кий, не согласившись с таким решением, прошел апелляционные и кассационные инстанции, а также обращался с надзорной жалобой в Верховный суд Российской Федерации (далее — ВС РФ), но все они подтвердили решение районного суда. Удивительное единомыслие.

Истец дважды апеллировал в ВС РФ с обращением о внесении в президиум ВС РФ мотивированного представления о пересмотре судебных постановлений в порядке надзора в целях обеспечения единства судебной практики и законности и приводил примеры судебных решений, в которых патент на группу изобретений (полезных моделей) был признан нарушенным при установлении факта противоправного использования только одного изобретения (полезной модели) по независимому пункту из группы изобретений (группы полезных моделей)⁴.

ВС РФ на это ответил следующее: «Оснований для внесения такого представления из обращения не усматривается, поскольку изложенные в нем доводы не свидетельствуют о нарушении обжалуемым судебным постановлением единства судебной практики». Вот так, коротко и безапелляционно.

В своей книге⁵, описывая данное дело, я уже говорил по этому случаю: «Ошибка судов общей юрисдикции (если такое решение можно назвать ошибкой) не должна стать примером для подражания, т. к. такое судебное решение дискредитирует российскую правовую систему». То же было повторено во втором издании книги⁶.

И, увы, оказался прав, так как дурные примеры заразительны, и уже арбитражные суды стали игнорировать правила признания нарушения патента на группу полезных моделей. Спор касался патента на полезную модель № 33769 «Фасадная панель» с двумя независимыми пунктами на два варианта исполнения фасадной панели. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 9 июня 2012 г. № 17АП-4698/2012-ГК по делу № А60-17304/2011, поддержав решение суда первой инстанции, отказавшего в удовлетворении иска, посчитал, что оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется, и в своем судебном постановлении привел следующее обоснование: «Формула полезной модели по указанному патенту включает в себя 2 независимых пункта. Исходя из смысла указанной нормы права использование полезной модели может считаться таковым, если использован каждый признак модели в каждом независимом пункте. То есть использование полезной модели может расцениваться только при совокупности всех признаков, включающих оба независимых пункта».

Какой шедевр судейской безграмотности! Но ведь он остался в силе, так как Федеральный арбитражный суд Уральского округа (кассационная инстанция) в постановлении от 2 октября 2012 г. № Ф09-9157/12 по делу № А60-17304/2011 оставил решения нижестоящих судов без изменения. Читая эти судебные решения, опубликованные в СПС «Консуль-тантПлюс», хотя я и надеялся, что на этом спор не остановится, но после решения Орского суда уже подумал, что на патентное право в России суды решили окончательно и бесповоротно положить крест или нечто более тяжелое.

Но свершилось чудо. На Руси такое бывает, и сторона спора, которой суды предрекли пожизненную епитимию забыть про нарушение своего патента, обратилась в Высший арбитражный суд Российской Федерации (ВАС РФ) с заявлением о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Свердловской области от 7 марта 2012 г. по делу № А60-17304/2011, постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 июня 2012 г. и постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 2 октября 2012 г. по тому же делу.

Читая определение от 25 марта 2013 г. «О передаче дела в Президиум ВАС РФ» № ВАС-609/13, начинаешь вновь верить, что российское патентное право еще не погибло. Поэтому считаю необходимым привести его полностью, включая фамилии судей, не поленившихся разобраться и понять суть спора.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 июня 2012 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа постановлением от 2 октября 2012 г. судебные акты оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший арбитражный суд Российской Федерации о пересмотре судебных актов в порядке надзора, общество «ИНСИ» указывает на нарушение единообразия в толковании и применении судами положений ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ).

Судами установлено, что истцу принадлежат исключительные права на полезные модели, удостоверенные патентами № 33768 «Фасадная панель» и № 33769 «Фасадная панель (варианты)».

Полагая, что в выпускаемых обществом «СоюзПрофиль» фасадных панелях использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащихся в патентах № 33768, 33769 формул полезных моделей, общество «ИНСИ» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Судами установлено, что решением Палаты по патентным спорам Роспатента от 26 октября 2011 г. патент Российской Федерации на полезную модель № 33768 «Фасадная панель» признан недействительным.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды указали, что в спорной продукции ответчика не использованы все признаки полезной модели, приведенные в независимом пункте, содержащемся в формуле полезной модели патента № 33769.

При этом суды установили, что формула полезной модели по патенту № 33769 включает в себя два независимых пункта.

Исходя из заключения двух судебных экспертиз, все признаки противопоставляемой продукции ответчика были использованы по первому независимому пункту, и отсутствовало использование по второму независимому пункту, поэтому суды пришли к выводу об отсутствии использования полезной модели истца по патенту № 33769 в продукции ответчика.

Между тем, делая указанные выводы, суды не учли следующее.

В соответствии с п. З ст. 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 настоящей статьи.

Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца -все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Согласно п. 3.3.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17 апреля 1998 г. № 83, действовавших в момент подачи обществом «ИНСИ» заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, формула может быть однозвенной и многозвенной и включать, соответственно, один или несколько независимых пунктов.

Многозвенная формула применяется для характеристики одной полезной модели с развитием и/или уточнением совокупности ее признаков применительно к частным случаям выполнения или использования полезной модели или для характеристики группы полезных моделей.

Многозвенная формула, характеризующая группу полезных моделей, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одну из полезных моделей группы. При этом каждая полезная модель группы может быть охарактеризована с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому.

Независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели. Он излагается в виде логического определения объекта полезной модели ее признаками и определяет объем испрашиваемой правовой охраны (п. 3.3.2.2).

Аналогичные положения содержатся в действующем в настоящее время Административном регламенте Роспатента по полезным моделям (п. 9.8).

Структура формулы по патенту № 33769 является многозвенной и применяется для характеристики группы полезных моделей, поэтому полезная модель в этом случае признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный хотя бы в одном из независимых пунктов, содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему.

При названных обстоятельствах судебные акты нарушают единообразие в применении судами норм права, что в соответствии с подпунктом 1 п. 1 ст. 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для передачи дела в президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 300, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил:

1. Передать в президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации дело N° А60-17304/2011 Арбитражного суда Свердловской области для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда Свердловской области от 7 марта 2012 г. по делу № А60-17304/2011, постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 июня 2012 г. и постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 2 октября 2012 г. по тому же делу.
2. Направить копии определения, заявлений и прилагаемых к ним документов лицам, участвующим в деле.
3. Предложить лицам, участвующим в деле, представить отзыв в президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации на заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора в срок до 29 апреля 2013 г.«.

Убежден, что сомневаться в исходе дела не стоит. Но мало исправить ситуацию по конкретному судебному спору. Нужно, чтобы не только арбитражные суды, но и суды общей юрисдикции прекратили ошибочную практику и пересмотрели свою позицию раз и навсегда. Этого можно достичь, если в очередном совместном постановлении пленумов ВС РФ и ВАС РФ по вопросам применения законодательства об интеллектуальной собственности оба высоких суда подтвердят изложенную выше позицию ВАС РФ.

Список литературы:

1. Джермакян В. Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный комментарий, практика применения, размышления). 2-е изд. перераб. и доп. М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2011.
2. Руководство по проведению исследований объектов техники в области наноиндустрии на патентную чистоту (проект). М.: ФИ ПС Роспатента, 2008 (работа выполнена по государственному контракту «Координация работ по методическому, технологическому и организационному обеспечению патентно-лицензионных работ в регионах России» от 19 ноября 2008 г. № 01.647.12.3001, шифр 2008-03-3.2—001).

1. В СССР не предусматривалась патентная охрана полезных моделей, но с появлением в России такой охраны соответствующие условия подачи заявки на группу полезных моделей были внесены в закон.
2. Руководство по проведению исследований объектов техники в области наноиндустрии на патентную чистоту (проект). М.: ФИПС Роспатента, 2008 (работа выполнена по государственному контракту «Координация работ по методическому, технологическому и организационному обеспечению патентно-лицензионных работ в регионах России» от 19 ноября 2008 г. № 01.647.12.3001, шифр 2008-03-3.2—001).
3. Задержка в принятии Руководства обусловлена лишь бюрократическими препонами.
4. Постановление ФАС Московского округа от 29 июля 2002 г. № КГ-А40/4806—02, патент РФ № 2144502 на группу изобретений «Циркониевый электрокорунд, способ его получения и кристаллизатор» и постановление ФАС МО от 25 апреля 2005 г. № КГ-А40/1831—05. патент РФ № 31183 на полезную модель «Мобильный терминал связи (четыре варианта)».
5. Джермакян В. Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный комментарий, практика применения, размышления), М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2009. С. 121–123.
6. Джермакян В. Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный комментарий, практика применения, размышления). 2-е изд. перераб. и доп. M.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2011. С. 187–189.