Принципы допустимости изменения технического результата в процессе экспертизы заявки

Автором уже рассматривался проект четвертой части ГК РФ с изменениями ст. 1378 «Внесение изменений в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец», определяющими, когда дополнительные материалы считаются изменяющими заявку на изобретение или полезную модель по существу в связи с изменением технического результата¹. Опубликованный проект четвертой части ГК РФ содержит норму, согласно которой дополнительные материалы считаются изменяющими заявку по существу, если они содержат: указание на технический результат, обеспечиваемый изобретением или полезной моделью, не связанный с техническим результатом, содержащимся в тех же документах.

В моей статье отмечалось, что не любое изменение технического результата будет рассматриваться как изменяющее существо заявки (изобретения или полезной модели). Если можно показать, что изменяемый в дополнительных материалах технический результат связан с ранее указанным, такое изменение будет принято. Под связью технических результатов в первую очередь следует рассматривать причинно-следственную связь между ними, которая может быть многоступенчатой. К такой причинно-следственной связи будут относиться взаимообусловленные технические эффекты, явления, свойства и закономерности, присущие объектам техники или проявляемые ими во взаимодействии с окружающей средой.

Связь технических результатов (старого и нового) может подтверждаться только сведениями об изобретении или полезной модели, раскрытыми в описании поданной заявки, если из них для специалиста однозначно следуют при-чинно-следственные отношения между техническими результатами или признаками заявленного объекта. Аналогичный по смыслу подход к оценке изменения технического результата предусмотрен п. 5.4 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (ЕАПВ):

Дополнительные материалы, указывающие на достижение технического результата, сведения о котором не содержались в первоначальных материалах заявки, принимаются во внимание в случае, если вновь указанный технический результат может быть выведен из первоначальных материалов заявки.

Общность евразийской и российской формулировок состоит в том, что в обоих случаях должна прослеживаться связь нового результата и сведений из первоначальных материалов заявки. При этом вид связи может быть различен. Связь может быть причинно-следственная, непосредственно между новым и старым результатами. Однако связь между ними может быть выражена и опосредованно, через раскрытые в первоначальных материалах заявки признаки объекта изобретения или полезной модели.

Очевидно, что изменение технического результата в процессе экспертизы, сводящееся к указанию нового, ранее не оговоренного в заявке назначения изобретения, будет рассматриваться как изменение существа заявки со всеми вытекающими последствиями, сводящимися к отказу рассмотрения объекта с формулой изобретения, назначение которого ранее не было указано в описании заявки. Такие изменения, даже если они не включаются в формулу изобретения, также не должны дополнительно включаться в описание изобретения или полезной модели.

Например, если заявленное изобретение характеризовалось как способ покраски строений определенным составом, то далее, в рамках поданной заявки, не должны быть приняты к рассмотрению сведения (технический результат) о том, что изобретение обеспечивает защиту строений из дерева от жучков определенного вида. Такое изменение технического результата по существу характеризует указание на новое свойство состава — препятствовать размножению жучков определенного вида, что никак не вытекает из ранее представленных сведений о составе, если нельзя доказать, что присутствующие в нем компоненты и их количество действительно известны в уровне техники как влияющие на здоровье жучков.

В статье В. А. Мещерякова и Ю. Д. Кузнецова², с весьма серьезными аргументами относительно изменяющейся в отрицательную сторону методологии оценки патентоспособности изобретений и полезных моделей, авторы отметили следующее: «Роспатент в своей практике стал применять следующий подход к характеру результата. Если результат сформулирован в заявке в обобщенном виде, например повышение экономичности, эффективности, снижение материалоемкости, улучшение каких-либо потребительских свойств и т. п., то делается вывод, что такие результаты техническими не являются. При этом дается ссылка на п. 10.7.4.3(1.1) Административного регламента по изобретениям (или соответствующий пункт Регламента по полезным моделям), в котором приведен открытый перечень технических результатов: снижение коэффициента трения, предотвращение заклинивания и т. д. При этом в случае приведения формулировки первичного, явно технического результата, причинно обусловливающего обобщенный результат, они рассматриваются как независимые, если обобщенный результат признается нетехническим. Отсюда и желание Роспатента включить в закон норму о запрете изменять формулировку результата».

Речь идет о норме проекта изменений ст. 1378 ГК РФ, согласно которой дополнительные материалы считаются изменяющими заявку по существу, если они содержат «указание на технический результат, обеспечиваемый изобретением или полезной моделью, не связанный с техническим результатом, содержащимся в тех же документах».

Я не усматриваю в предложенной норме именно запрета изменять формулировку технического результата, поскольку в ней заложена иная концепция, допускающая изменение технического результата, если изменение связано с техническим результатом, который уже был раскрыт в первичных документах поданной заявки. Связь технических результатов опосредуется через конкретные признаки заявленного объекта, так как технический результат — это всегда следствие, проявляемое совокупностью признаков конкретного объекта изобретения. Например, способность проводить электрический ток является свойством медного провода, а лучшая электропроводимость и, соответственно, меньший нагрев медного провода в сравнении со стальным есть следствие использования меди. Поэтому если в заявке указан признак «медный провод», то любые свойства как результаты, всегда присущие медному проводу, могут быть внесены в качестве уточняемого технического результата.

Обратим внимание на следующее.

Патентное право в своей основе исповедует принцип предоставления исключительного (монопольного) права патентообладателю изобретения в обмен на ясное раскрытие обществу своего изобретения. Это подразумевает раскрытие в описании изобретения не только устройства, способа, вещества как таковых, но и раскрытие результатов (эффектов, свойств и т. п.), которые могут быть достигнуты при их использовании или создании. Именно поэтому в п. 10.7.4.3 Административного регламента по изобретениям³ «Раскрытие изобретения» предписано предоставлять в заявке сведения, раскрывающие сущность изобретения: «Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата».

Сущность изобретения рассматривается в единстве признаков соответствующего объекта и обеспечиваемых ими технических результатов как следствий использования или изготовления изобретения. Такое единство будет незамедлительно разрушено, как только одно из формирующих его условий превратится в неопределенность, исключающую установление прямой связи между признаками объекта и таким результатом.

Общество, предоставляющее монополию патентообладателю, как это ни покажется странным, не интересует создание очередного «нечто», охраняемого патентом. Общество интересуют утилитарные результаты, которые будут достигнуты и благодаря которым могут быть удовлетворены его определенные потребности в настоящем или будущем. Камуфлируя результаты или допуская их чрезмерное обобщение до общих лозунгов типа «повысим производительность труда», не раскрывая причины, обеспечивающие такую цель, мы уходим от этого принципа и, по сути, не раскрываем изобретение с ясностью, достаточной для получения декларированного результата.

Я противник такой концепции, камуфлирующей результаты, так как по опыту знаю, что она приводит к выдаче патентов с неопределенным объемом прав и способствует злоупотреблению патентным правом⁴. И это происходит не только у нас, но и в европейских странах. Не собираюсь никого переубеждать, но именно требования к ясному раскрытию заявленного изобретения не только по признакам объекта (конструктивным — для устройства, качественно-количественным — для вещества и т. д.), но и по достигаемым конкретным результатам предъявляются в патентных ведомствах, работа которых мне хорошо известна.

Как же оценивают изменение технического результата в практике работы Европейского патентного ведомства (ЕПВ)? Обратимся к Руководству по экспертизе в ЕПВ (2010 г.), части С «Руководящие принципы для проведения экспертизы по существу». В главе IV «Патентоспособность», в п. 11.11 «Аргументы и доказательства, предоставленные заявителем» отмечено:

«Соответствующие аргументы и доказательства для рассмотрения экспертом в целях оценки изобретательского уровня могут быть взяты из первоначально поданной заявки на патент или могут быть предоставлены заявителем во время последующих процедур (см.: 11.5.2 выше и VI, 5.3.4, 5.3.5 и 5.3.7). Однако всякий раз нужно обращать внимание на упоминание новых результатов в поддержку изобретательского уровня. Такие новые результаты могут быть приняты во внимание, только если они подразумевают или по крайней мере связаны с технической проблемой, первоначально предложенной в первоначально поданной заявке (см. также IV, 11.5.2, Т 386/89, не изданный в ОJ, и Т 184/82, OJ 6/1984, 261).

Примерами такого нового результата являются:

Изобретение на момент подачи заявки имеет отношение к фармацевтическому составу, имеющему определенное действие. На первый взгляд, учитывая предшествующий уровень, казалось бы, что изобретательский уровень отсутствует. Впоследствии заявитель представляет новое доказательство, которое показывает, что заявленный состав демонстрирует неожиданное преимущество с точки зрения низкой токсичности. В этом случае допускается переформулировка технической проблемы посредством включения аспекта токсичности, так как фармацевтическое действие и токсичность связаны в том смысле, что специалист всегда будет рассматривать эти два аспекта вместе».

Казалось бы, ну вот ведь написано: «допускается переформулировка технической проблемы посредством включения аспекта токсичности». Однако читаем п. 11.11 дальше, так как допустимость переформулировки технической проблемы, оказывается, еще не является достаточным основанием для вывода о вседозволенности в изменении технического результата:

Переформулировка технической проблемы может давать или может не давать повода для внесения поправки или вставки утверждения технической проблемы в описании. Любые такие поправки допустимы, только если они отвечают требованиям, перечисленным в VI, 5.3.7. В вышеупомянутом примере фармацевтического состава ни переформулировка проблемы, ни информация относительно токсичности не могут быть включены в описание, не нарушая ст. 123 (2).

Обратимся также к содержанию процитированных статьи ЕПК и глав приведенного Руководства по экспертизе в ЕПВ (перевод размещен на сайте Роспатента). Ст. 123 (2) ЕПК:

(2) Европейская патентная заявка или европейский патент не могут изменяться таким образом, чтобы их предмет выходил за пределы содержания заявки в ее первоначальной редакции.

В главе VI 5.3.7 «Пересмотр указанной технической проблемы» Руководства по экспертизе в ЕПВ говорится: «Также нужно позаботиться о том, чтобы удостовериться, что любая поправка к, или последующая вставка в, утверждение технической проблемы, решенной изобретением, удовлетворяет ст. 123 (2). Например, может случиться, что вследствие за ограничением формул для удовлетворения возражения относительно отсутствия изобретательского уровня, желательно, чтобы указанная проблема была пересмотрена для того, чтобы подчеркнуть эффект, достигаемый в соответствии с таким образом ограниченным изобретением, но не в соответствии с предшествующим уровнем. Нужно помнить, что такой пересмотр допустим, только если подчеркнутый эффект является без труда выводимым специалистом из заявки в том виде, в котором она подана (см. выше 5.3.3 и 5.3.4)».

Обратимся к содержанию п. 5.3.3 и 5.3.4.

Приведем свой пример понимания подобной ситуации. В качестве изобретения заявлена конструкция канализационного колодца, крышка люка которого выполнена с ребристой поверхностью, обеспечивающей увеличение коэффициента трения с подошвой обуви пешеходов в дождливую погоду. В дополнительных материалах заявитель отметил, что техническим результатом заявленной конструкции является также исключение провала крышки люка в колодец.

Если в описании заявки раскрыт признак выполнения крышки люка круглой формы, то новый эффект (результат), сформулированный заявителем как «исключение провала крышки люка в колодец», должен быть принят, так как из уровня техники известно, что только круглая форма крышки люка исключает возможность его провала в отверстие люка.

А если эксперт этого не знает, достаточно показать причины такого эффекта, вытекающие из геометрии круга как фигуры, диаметр которой постоянен. Круг с большим диаметром, как его ни крути, не может пройти через круглое отверстие люка с меньшим диаметром.

В п. 5.3.4 Руководства по экспертизе в ЕПВ делается следующий акцент:

Выявление нового свойства жидкости — защищать от повреждения одежды молью — это новое знание, которое, если оно не вытекает из известных свойств жидкости влиять на жизнедеятельность моли, может представлять собой новое изобретение.

А что говорит по данному поводу Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы? Представим два пункта, содержание которых, на мой взгляд, достаточно для понимания вопроса.

Обратим внимание на сказанное: «легко сможет логически вывести выявленный эффект». Полагаю, что ранее приведенный пример с крышкой канализационного люка как раз иллюстрирует изложенные условия логического выведения ранее не указанного технического эффекта.

Не знаю, как это расценят другие специалисты, но, по моему мнению, предложенное в четвертой части ГК РФ изменение нормы ст. 1376, квалифицирующей изменение заявки по существу при существенном изменении технического результата, адекватно аналогичным ограничениям, используемым в ЕАПВ и ЕПВ, в том числе при проведении предварительной экспертизы по заявкам в рамках реализации договора РСТ.

Хотя в правоприменении исказить можно что угодно, и в статье В. А. Мещерякова и Ю. Д. Кузнецова действительно настораживает та тенденция проявления новой методологической концепции о «нетехническом решении», которая проиллюстрирована авторами примерами оценки патентоспособности по заявке № 2009137275/09 на изобретение «Аппаратура спутниковой связи и навигации пассажирского поезда» и патента на полезную модель № 93541 на «Устройство для определения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе». Такие решения экспертизы я называю бредовыми.

Еще шесть лет назад в своей статье⁶ я обращал внимание специалистов на данную проблему, которая тогда только обозначилась в виде Временных методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных решений к охраняемым в качестве полезных моделей, и предупреждал: «Если синдром оценки принципиальной патентоспособности по пропагандируемому „техническому характеру решения“ с полезных моделей перекатится и на изобретения — совсем караул».

Тогда никто на это предостережение не обратил внимания. Так чего, собственно, ждали шесть лет? Вот он, известный в народе образ, и «подкрался незаметно».

Список литературы

1. Ляцкий С. В. Барьер на пути инновационного развития России // Патенты и лицензии. 2011. № 9.
2. Инженерам-патентоведам быть! // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2013. № 2.
3. Джермакян В. Ю. Изменения, предлагаемые для внесения в главу 72 «Патентное право» ГК РФ // Патенты и лицензии. 2011. № 2.
4. Джермакян В. Ю. Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004.
5. Джермакян В. Ю. Техническое решение и технический результат в патентном законодательстве России// Патенты и лицензии. 2007. № 1.
6. Мещеряков В.А., Кузнецов Ю. Д. Волшебные слова «техническое решение задачи». Часть III // Патентный поверенный. 2013. № 1.
7. Ляцкий С. В. Барьер на пути инновационного развития России // Патенты и лицензии. 2011. № 9.
8. Инженерам-патентоведам быть! // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2013. № 2.

1. Джермакян В. Ю. Изменения, предлагаемые для внесения в главу 72 «Патентное право» ГК РФ // Патенты и лицензии. 2011. № 2. С. 11.
2. Мещеряков В.А., Кузнецов Ю. Д. Волшебные слова «техническое решение задачи». Часть III // Патентный поверенный. 2013. № 1. С. 23
3. Патенты и лицензии. 2009. № 8. С. 17.
4. Джермакян В. Ю. Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004.
5. Имеется в виду предоставление дополнительных материалов (заявление этих материалов).
6. Джермакян В. Ю. Техническое решение и технический результат в патентном законодательстве России // Патенты и лицензии. 2007. № 1. С. 14,