Применение доктрины эквивалентов при рассмотрении патентных споров

К спорам, связанным с использованием изобретений и полезных моделей, относятся споры о нарушении патентов на эти объекты, а также о выплате вознаграждения их авторам в процессе установления факта использования.

В странах с развитыми правовыми системами существуют ограничения в применении доктрины эквивалентов¹. Их суть заключается в том, чтобы доктрину эквивалентов не применять в случаях, когда заявитель на этапе экспертизы заявки или патентообладатель на этапе рассмотрения спора о действительности патента изменил формулу изобретения в сторону уменьшения объема прав в связи с выявлением экспертизой или лицом, подавшим возражение против выдачи патента, более близкого аналога, в сравнении с прототипом, принятым заявителем при подаче заявки или экспертом при выдаче патента. Смысл этих ограничений естествен и очевиден. Действительно, указанные изменения формулы изобретения означают, что без их принятия изобретение должно быть признано непатентоспособным, поскольку в своем составе предусматривает непатентоспособное изобретение или несколько таковых. Зачем же тогда в указанных ситуациях применять доктрину эквивалентов, которая приводит к расширению объема прав, вновь возвращая в него непатентоспособные изобретения? Наше законодательство таких ограничений не предусматривает.

Кроме того, в ряде стран существует система встречных исков, предусматривающая право ответчика в споре о нарушении патента подать иск о недействительности нарушаемого им патента. Установлены и соответствующие процедуры рассмотрения таких исков. Спор о нарушении патента прекращается, если в результате рассмотрения встречного иска патент признается недействительным. При этом в системе рассмотрения встречных исков создаются условия, когда приводимые сторонами доводы и фактические обстоятельства могут служить не только доказательством, подтверждающим правомерность требований стороны, их приводящей, но и противной стороны. Например, патентообладатель (истец в споре о нарушении патента) приводит доводы и обстоятельства, подтверждающие эквивалентность признаков, а эти доводы и обстоятельства свидетельствуют о непатентоспособности изобретения по этому патенту, что может быть использовано во встречном иске о его недействительности.

Российское законодательство такой системы не предусматривает. Более того, АПК РФ, в отличие от ГПК РФ, предусматривает возможность приостановления рассмотрения спора в связи с рассмотрением другого спора, от которого зависит судьба первого, только в случаях, когда другой спор рассматривается в судебном, а не в административном порядке.

А что мы имеем в этой части?

Содержание понятия «эквивалентные признаки» российским законодательством не определено. На практике пользуются определениями этого понятия, содержащимися еще в советских нормативных правовых актах. Один из них — п. 24 Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и рационализаторские предложения 1974 г., другой — п. 6.03 Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений ЭЗ-2-74. В основном используется первый нормативный акт, поскольку он относится к установлению факта использования изобретения, а второй — для целей патентной экспертизы. Кроме того, иногда используют и детальные толкования первого акта на практике еще в советский период. При этом в Инструкции ЭЗ-2-74 приведена минимальная совокупность условий этого понятия: совпадение признаков по выполняемой функции и достигаемому результату и их различие по выполнению. В первом нормативном акте к этим условиям добавлены еще два: эквивалентные признаки не должны приводить к изменению сущности изобретения, а эквивалентность должна быть известной. При этом однозначно не определено содержание результата: то ли это результат, достигаемый изобретением в целом, то ли обусловливаемый эквивалентными признаками как вклад в общий результат. Условие о неизменности сущности, как мне представляется, повторяет условия о совпадении признаков по выполняемым функциям и обусловливаемым ими результатам. Все это по-разному используется на практике при толковании понятия «эквивалентные признаки». Эти обстоятельства свидетельствуют о необходимости законодательно определить содержание этого понятия.

Единственное, что предусматривает современное российское законодательство в части определения эквивалентности признаков, это требование их известности. При этом известности не только до приоритета нарушаемого патента, но и после, до даты совершения действий по его нарушению. Впервые это требование было включено в п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ в редакции 2003 г., а затем перенесено в п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Вот об этом давайте поразмышляем.

Вначале отметим одно общее обстоятельство. Среди некоторых отечественных специалистов бытует мнение, что доктрина эквивалентов предназначена для компенсации неумения лиц, составляющих заявки на выдачу патента на изобретение или полезную модель, грамотно составить формулу изобретения или полезной модели так, чтобы она определяла максимально большой объем прав. При этом даже в случаях, когда составленная заявителем формула изобретения определяет максимально большой объем прав, и он вынужден уточнять (конкретизировать) признаки формулы в связи с выявлением экспертом Роспатента более близкого аналога либо уточнять их по уже выданному патенту в связи с его оспариванием и противопоставлением более близкого аналога, все равно применяется доктрина эквивалентов, которая восстановит уменьшенный объем прав до первоначального максимального объема.

Эта точка зрения порождена отсутствием в нашем законодательстве вышеуказанных ограничений применения доктрины эквивалентов, существующих в развитых странах. Очевидная порочность нашего воззрения на применение доктрины эквивалентов заключается в самообмане, основаном на том, что левой рукой мы изменяем формулу изобретения, понимая, что существующая формула включает и непатентоспособное изобретение, а правой, применяя доктрину эквивалентов, расширяем действие полученного патента, возвращаясь к непатентоспособному изобретению. В этих случаях не только нарушается основополагающий принцип действия исключительного права, удостоверяемого патентом, заключающийся в том, что патент выдается и действует только в отношении патентоспособного изобретения, но и другой фундаментальный принцип: нарушителями патента не могут быть признаны добросовестно изготовляющие и вводящие в гражданский оборот объекты (способы и продукты) хозяйствующие субъекты, которые осуществляли эти действия еще до приоритета запатентованного изобретения. При этом не спасает и право преждепользования. Оно возникает в случае, когда запатентованное изобретение тождественно техническому решению, используемому преждепользователем. Именно термин «тождественные» применен в законе. По этой причине я не разделяю позицию коллег, которые пытаются расширительно истолковать этот термин и распространить его на эквивалентные признаки. Нет и сложившейся судебной практики такого толкования. В указанных случаях, когда применяется доктрина эквивалентов, речь идет именно об эквивалентных признаках.

Целесообразно также учесть и «несимметричность» между правом преждепользования и правом послепользования (п. 3 ст. 1400 ГК РФ). Несмотря на то, что природа этих прав одинакова, право послепользования сформулировано в отношении использования изобретения без ограничения тождеством между используемым и запатентованным изобретениями. Это означает, что под использованием изобретения следует понимать условия, установленные общим правилом использования (п. 3 ст. 1358 ГК РФ), то есть с применением доктрины эквивалентов.

Обратите внимание на отечественную практику патентования изобретений. Сплошь и рядом выдаются патенты с формулой изобретения, независимый пункт которой содержит не совокупность существенных признаков изобретения, а детальное описание материального объекта, которое раскрывает пример осуществления изобретения, а не его сущность. По международным стандартам это инвалидный патент, поскольку удостоверяемый им объем прав фактически сводится к конкретному материальному объекту. Но это за границей. У нас же это блестящая форма правовой охраны таких «изобретений». С одной стороны, такое «изобретение» практически невозможно признать непатентоспособным. Опытный эксперт в таких ситуациях, увидев в формуле изобретения хотя бы один «суперконкретный» признак и понимая, что его известность невозможно выявить, не станет вообще проводить информационный поиск (самое трудозатратное действие в процессе экспертизы). Формально отметив в отчете якобы проведенный им поиск по всем необходимым рубрикам МПК и прочие формальные атрибуты, эксперт примет решение о выдаче патента, не беспокоясь за судьбу такого неуязвимого с позиции аннулирования патента. Зато на этапе спора о его нарушении «суперконкретный» и иные подобные ему признаки будут признаны эквивалентными тем, которыми характеризуются контрафактные объекты.

В последние годы массово стали выдаваться патенты с формулой изобретения, в которой признаки выражены в альтернативной форме. При этом ее применяют чуть ли не к каждому признаку формулы. Традиционно, еще с советских времен, отечественные нормативные правовые акты, как и международные стандарты, содержат условие применения альтернативной формы: только тогда, когда невозможно видовые (эквивалентные) признаки (совпадающие по выполняемой функции и достигаемому результату) обобщить родовым понятием. Но, как у нас водится, правило — только для законопослушных.

И что получается?

Если действительность такого патента будет оспорена и будет установлено, что одна или несколько из альтернатив характеризуют непатентоспособные варианты, то патент может быть аннулирован только частично, путем их исключения из формулы. На Западе такой патент резко теряет в объеме прав, сводясь только к конкретным оставшимся в формуле альтернативам, поскольку в этом случае к ним доктрина эквивалентов не применяется. У нас, применив доктрину эквивалентов, мы возвращаем в объем прав и признанные непатентоспособными альтернативы. Именно поэтому российские заявители и патентообладатели охотно идут на любые изменения формулы изобретения, понимая, что потом они будут полностью компенсированы за счет применения доктрины эквивалентов. По этим причинам необходимо воспроизвести мировой опыт ограничения применения доктрины эквивалентов в отечественном законодательстве в случаях, когда независимый пункт формулы изобретения был изменен в процессе экспертизы заявки на изобретение или рассмотрения спора о действительности патента.

Но указанные ограничения не могут решить другую проблему. Она возникает в случаях, когда формула изобретения не изменялась, а применение доктрины эквивалентов свидетельствует о непатентоспособности изобретения по нарушаемому патенту. Такое возможно в ситуации, когда известность эквивалентности признаков возникла (стала общедоступной) ранее приоритета изобретения и эквивалентными являются отличительные от прототипа признаки. Понятно, что несмотря на то, что патент в этой ситуации выдан на непатентоспособное изобретение, необходимо признавать его нарушенным, пока он действует. Указанной выше системы встречных исков наше законодательство не предусматривает, но можно пойти по архаичному пути. Ответчик по иску о нарушении патента подает возражение в Роспатент против выдачи нарушаемого им патента, а процесс рассмотрения иска идет своим чередом, без учета спора о действительности патента. При этом обстоятельства, подтверждающие известность эквивалентности признаков, оцениваются судом одним образом, а Роспатентом — другим. Чтобы этого не происходило, лучше следовать другой процедуре, предусматривающей, что сами суды не будут применять доктрину эквивалентов, если представленные патентообладателем доказательства эквивалентности признаков свидетельствуют о непатентоспособности изобретения по этому патенту.

Именно на этом, не соответствующем мировым правилам воззрении на применение доктрины эквивалентов базируется требование известности эквивалентности после даты приоритета изобретения, но до даты совершения действий, нарушающих патент. То есть, если в формуле изобретения содержатся необоснованно конкретные (несущественные) признаки, в том числе преднамеренно включенные заявителем в формулу, чтобы ему не отказали в выдаче патента, обладатель такого патента может опубликовать после подачи заявки или выдачи патента сведения о том, что несущественные признаки можно заменить без ущерба для достижения изобретением результата и другими равноценными признаками, вплоть до их обобщения в родовое понятие. Эта публикация позволит признать нарушением патента действия третьих лиц по использованию технических решений, отличающихся от запатентованного изобретения признаками, эквивалентность которых стала известной в результате публикации.

Отметим первое следствие из правила об известности эквивалентности после приоритета изобретения. На практике искушенный в патентном праве патентообладатель, подавая иск о нарушении патента, в случае если необходимо доказать эквивалентность признака (признаков), включенного (включенных) в отличительную часть независимого пункта формулы изобретения, не будет приводить в качестве доказательства известности эквивалентности этих признаков сведения, ставшие общедоступными до приоритета изобретения, даже если они есть. Он вынужден приводить только сведения, опубликованные после приоритета, но, естественно, до даты совершения действий, нарушающих патент. Почему? Потому что известность эквивалентности отличительных от прототипа признаков может стать основанием для признания его патента недействительным в связи с тем, что его изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень». Эквивалентность признаков означает, что признаки совпадают по выполняемой функции и достигаемому результату, разичаясь по выполнению. Известность эквивалентности признаков — это известность как признака, используемого в объекте ответчика, так и признака формулы изобретения, отличительного от прототипа, а также известность влияния отличительного признака на достигаемый изобретением результат. Если эти обстоятельства известны до приоритета изобретения, они и являются доказательством несоответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Требование известности эквивалентных признаков в основном сводится к обеспечению двуединых условий: с одной стороны, это ограничение возможностей патентообладателя легковесно применять доктрину эквивалентов, приводя декларативные и околонаучные рассуждения об эквивалентности признаков; с другой — это более объективная форма доказательства эквивалентности признаков, не нуждающаяся в проведении, как правило, сложного анализа технической сущности изобретения и используемого объекта техники.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о целесообразности этого требования. Но распространение этого требования за пределы приоритета изобретения исключает его смысл. Бремя доказывания известности эквивалентности признаков, как и доказывания любых обстоятельств, положенных в основу исковых требований, лежит на истце. Возможность использования известности эквивалентности признаков после приоритета изобретения освобождает патентообладателя от необходимости доказательства известности их эквивалентности до приоритета изобретения. Если бы такой возможности у патентообладателя не было, он в случае отсутствия сведений об известности эквивалентности признаков до приоритета изобретения не имел бы права требовать признания его патента нарушенным. В этом и заключается смысл ограничения прав патентообладателя на применение доктрины эквивалентов.

В случае известности эквивалентности признаков до приоритета изобретения, свидетельствующей о непатентоспособности изобретения, патентообладатель вынужден решить для себя вопрос: подать иск, доказывая известность эквивалентности признаков до приоритета изобретения, рискуя тем, что эти доказательства будут использованы в качестве основания для аннулирования патента, либо отказаться от подачи иска? Справедливость такого положения очевидна. Сам патентообладатель понимает, что патент выдан ему ошибочно, поскольку он располагает опубликованными сведениями об известности признаков независимого пункта формулы изобретения, отличительных от прототипа, и известности их влияния на результат, достигаемый изобретением. Поэтому возбуждать спор о нарушении патента лицом, которое использует такой объект, отличающийся от его изобретения эквивалентными признаками, в качестве которых выступают отличительные от прототипа признаки, будет означать и передачу этой информации конкуренту, который сможет использовать ее в качестве доказательства непатентоспособности изобретения, оспорив действительность патента. Такой инвалидный патент может пригодиться его патентообладателю только в ситуации, когда используемые третьими лицами объекты характеризуются признаками, идентичными признакам независимого пункта формулы изобретения, либо эквивалентными признакам ограничительной части формулы изобретения(совпадающими с прототипом). При этом в обоих случаях сведения о применяемых объектах не должны быть опубликованными (общедоступными).

Указанные обстоятельства подтверждают необходимость вернуться к известности эквивалентности признаков как обязательному условию применения доктрины эквивалентов, но только до приоритета изобретения. При этом необходимо уточнить понятие «известность». В действующей редакции ГК РФ применительно к эквивалентности признаков оно оторвано от предшествующего уровня техники, то есть не ограничено тем, что известность должна подтверждаться раскрытием сведений из общедоступных источников информации. Эта оторванность может стать причиной неединообразного применения судами доктрины эквивалентов. Так сейчас бывает.

Подпункт 2 п. 2 ст. 1358 ГК РФ предусматривает так называемую косвенную правовую охрану продуктов. Предусматривает ли ГК РФ применение доктрины эквивалентов в таких случаях? Ответить на этот вопрос исходя из положений ГК РФ непросто. Судебная практика незначительна.

Когда же в таких случаях нецелесообразно применять доктрину эквивалентов?

При прямом нарушении патента объектами сравнения выступают охраняемый патентом объект (способ или продукт) и используемый материальный объект. В косвенной охране четыре сравниваемых объекта: охраняемый патентом способ, материальный объект в виде продукта (устройство, изделие), полученного этим способом, а также материальный объект, изготовляемый ответчиком, и способ, с помощью которого он получил продукт. При этом вначале на идентичность сравнивают два материальных продукта. Возникает вопрос: необходимо определять идентичность в каком объеме признаков, характеризующих эти материальные объекты? Этот объем ничем не регламентирован и в какой-то мере определяется выяснением того, что должен представлять собой материальный объект, полученный запатентованным способом, с учетом описания изобретения к патенту, а также материальный объект ответчика, раскрытый в технической документации (если она имеется) или вытекающий из примененного ответчиком способа его получения, либо, если это возможно, с учетом исследования самого материального объекта лабораторным или иным путем.

Если патентообладателю удастся доказать идентичность материальных объектов, далее ему необходимо доказать, что в способе, который применял ответчик для изготовления своего продукта, использовано запатентованное изобретение. При этом, если продукт является новым, то бремя доказывания использования запатентованного способа в способе ответчика возлагается на ответчика. Понятно, что в сравнении при определении идентичности продуктов может произойти произвольное расширение признаков независимого пункта формулы изобретения. Если еще применять и доктрину эквивалентов к признакам формулы изобретения при сравнении запатентованного и применяемого способов, то это еще больше расширит границы неопределенности в отношении сравниваемых продуктов. Поэтому представляется целесообразным внести в ГК РФ изменения, исключающие применение доктрины эквивалентов в отношении косвенной правовой охраны продуктов.

Затронув специфику косвенной правовой охраны, отмечу еще одну проблему. Речь идет о нарушении патента на способ действиями, относящимися к устройству, при функционировании которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ (подпункт 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ). Итак, патент выдан на способ, но действия, которые признаются нарушением патента, законом отнесены не к действиям по осуществлению способа, как это установлено общим положением о нарушении патента на способ (подпункт 4 п. 2 ст. 1358), а к действиям, которые совершаются в отношении устройства (подпункт 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ: «совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства»). Но при этом установлено, что функционирование (эксплуатация) устройства должно автоматически осуществлять запатентованный способ.

Давайте порассуждаем о действиях с устройством, предусмотренных подпунктом 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ. К ним, в частности, относятся: ввоз на территорию Российской Федерации устройства, его изготовление, хранение для продажи, предложение к продаже, продажа. Является очевидным фактом, что все перечисленные действия не означают фактического осуществления способа, которое может произвести это устройство, поскольку оно при выполнении этих действий не функционирует (не эксплуатируется). Но как только устройство будет приведено в действие по заданному назначению, оно будет осуществлять способ, в том числе и запатентованный, если оно для этого предназначено. Когда начнется осуществление способа (начнется функционирование устройства), патентообладатель может предъявить иск о нарушении патента на общих основаниях: незаконно осуществляется его способ.

А может ли патентообладатель предъявить какую-либо претензию в ситуации, когда устройство установлено на рабочем месте, но еще не эксплуатируется (а при его функционировании будет осуществляться запатентованный способ)? Думаю, может: в виде пресечения действий, создающих угрозу нарушения патента (п. 1 ст. 1251 ГК РФ). Судебная практика подтверждает правомерность применения такой формы защиты исключительных прав в аналогичных случаях. Но тогда возникает вопрос: почему ввоз устройства на территорию Российской Федерации, его изготовление, хранение для продажи, предложение к продаже, продажа, которые не предусматривают его эксплуатацию, а следовательно, осуществление способа, подпунктом 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ отнесены к действиям по осуществлению способа и по этой причине — к нарушению патента? Представляется, что это недоразумение. Логичным и адекватно соответствующим положениям ГК РФ в их системном применении является отнесение указанных и иных действий, совершаемых в отношении устройства, не означающих его эксплуатацию, к угрозе нарушения патента, а не к его нарушению.

Особое место в применении доктрины эквивалентов занимают полезные модели. Специфическое требование новизны полезной модели, которое отнесено к совокупности только ее существенных признаков, означает, что независимый пункт формулы патентоспособной полезной модели содержит ее существенные признаки. Существенными являются признаки допустимо обобщенные, что зависит от прототипа. Например, заявлен стол, опорные ножки которого соединены со столешницей с помощью разъемного соединения. Если прототип — стол, ножки которого соединены со столешницей неразъемно, то существенным признаком, характеризующим их соединение со столешницей, является обобщенный признак «разъемное соединение». Если же в прототипе ножки соединены со столешницей иным разъемным соединением, а то, которое раскрыто в заявке, создает дополнительный (другой) результат, нежели результат от разъемного соединения в прототипе, то существенным может быть признан признак, характеризующий конкретное разъемное соединение, раскрытое в заявке.

В приведенном примере показано, что в первом случае (признание существенным обобщенного признака «разъемное соединение») нет необходимости применять доктрину эквивалентов, поскольку содержание этого существенного признака максимально обобщено (класс соединений деталей), в объем которого входят все возможные разъемные соединения как эквивалентные. Во втором случае признание конкретного разъемного соединения существенным признаком означает, что все иные разъемные соединения не могут обусловить этот же результат, поэтому они не являются существенными и эквивалентными признаку формулы полезной модели. Поэтому и здесь нет оснований для применения доктрины эквивалентов.

Исходя из этих же причин действующее законодательство не предусматривает применение доктрины эквивалентов к промышленным образцам (перечень признаков промышленного образца должен содержать его существенные признаки). Эти соображения свидетельствуют о необходимости внести в ГК РФ положение, исключающее применение доктрины эквивалентов к полезной модели.

Подводя итог, считаю необходимым внести в ст. 1358 ГК РФ следующие изменения, касающиеся применения доктрины эквивалентов.

• Определить понятие «эквивалентные признаки», например, так: «Эквивалентными признаются равноценные признаки, то есть признаки, совпадающие по выполняемой ими функции и обусловливаемому ими результату в качестве вклада в технический результат, обеспечиваемый изобретением».
• Установить следующие условия применения доктрины эквивалентов. Эквивалентность признаков применяется в процессе рассмотрения споров о нарушении патента на изобретение или иных споров, в которых устанавливается факт использования запатентованного изобретения, при условии известности эквивалентности этих признаков из уровня техники, предшествующего приоритету запатентованного изобретения. Исключение составляют случаи, когда известность эквивалентности признаков свидетельствует о непатентоспособности изобретения в объеме формулы изобретения, по которой выдан патент, или если применение эквивалентности признаков приводит к расширению этого объема непатентоспособным изобретением, которое было исключено из объема формулы изобретения, установленной заявителем при подаче заявки на выдачу патента, в связи с изменением независимого пункта формулы изобретения в процессе проведения экспертизы заявки или рассмотрения спора о действительности выданного по ней патента. (Тем самым, в частности, исключается применение эквивалентности признаков к полезным моделям.)
• Исключить применение эквивалентности признаков в случаях, предусмотренных подпунктом 2 п. 2 ст. 1358 ГК РФ.
• Отнести совершение действий, предусмотренных подпунктом 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ, к действиям, создающим угрозу нарушения исключительного права на изобретение, относящееся к способу, а не к действиям по использованию изобретения.
• Внести в ст. 1361 ГК РФ изменение, предусматривающее условие возникновения права преждепользования не только на применение (или необходимые приготовления к применению) технического решения, тождественного запатентованному изобретению, но и решения, отличающегося от запатентованного изобретения только эквивалентными признаками.

Список литературы

1. Джермакян В. Ю. Доктрина эстоппель в спорах о нарушении патентов // Патенты и лицензии. 2011. № 6.
2. Мещеряков В. А. Полезная модель — пират или изгой? Части I, II, III // Патенты и лицензии. 2010. № 7–9.

1. См.: Мещеряков В. А. Полезная модель — пират или изгой? Части I, II, III // Патенты и лицензии, 2010. № 7. С. 20; № 8. С. 14; № 9. С. 15;
2. Джермакян В. Ю. Доктрина эстоппель в спорах о нарушении патентов // Патенты и лицензии, 2011. № 6. С. 13.