Позвольте не согласиться, Ваша честь

23 марта 2016 г. в журнале Суда по интеллектуальным правам была опубликована статья председателя судебного состава Суда по интеллектуальным правам, канд. юрид. наук В.А.Химичева «Изменение формулы изобретения: условия реализации и правовые последствия»¹. Автор настоящей статьи предлагает рассмотреть критическую оценку одной из позиций, высказанной судьей, которую, как он сам указал, президиум Суда по интеллектуальным правам не поддержал.

B cвоей статье судья В.А.Химичев пишет: «Независимый пункт формулы изобретения, который должен относиться только к одному изобретению, характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны (п. 10.8.1.4 Регламента)». Цитированное по регламенту правило основано на изначально ошибочном изложении и механически переносится из одного документа (Правила) Роспатента в другой его документ (Регламент)². Но законом установлено, что объем правовой охраны определяется формулой, а не независимым пунктом формулы. Еще в соответствии с п. 4 ст. 3 Патентного закона РФ объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, определялся формулой, а не независимым пунктом. Позже этот же принцип был сохранен в п. 2 ст. 1354 ГК РФ: «Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376)».

Независимый пункт формулы имеет значение в контексте достаточного основания при подтверждении факта использования, что прямо следует из п. 3 ст. 1358 ГК РФ: «Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса».

При установлении использования изобретения (полезной модели) достаточным является подтверждение использования каждого признака, приведенного только в независимом пункте формулы, независимо от того, используются ли при этом признаки из зависимых пунктов, что, однако, не меняет установленного в формуле изобретения объема прав, и закон также не связывает установление временной правовой охраны изобретения (п. 1 ст. 1392 ГК РФ) только с независимым пунктом формулы со всеми вытекающими из этого последствиями³. Эта общая ошибка в толковании объема прав только по независимому пункту, как представляется, приводит в дальнейшем к ошибочному мнению о том, что признаки зависимых пунктов не входят изначально в объем прав по патенту. В то же время признаки из описания не входят в объем прав по патенту, если они не отражены в любом из пунктов формулы выданного патента.

В.А.Химичев пишет: «Не вызывает сомнения использование таких вариантов изменения формулы изобретения, включая использование признаков, содержащихся в описании, при рассмотрении возражений на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение при условии соблюдения общих требований к изменению документов заявки.

Можно ли такой подход применять при рассмотрении возражений против выдачи патента?

В силу третьего абзаца п. 4.9 Правил № 56 изменения формулы изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

Подпунктом 2 п. 24.4 Регламента предусмотрено, что если при проверке формулы изобретения установлено, что в независимом пункте формулы изобретения отсутствует признак, который, по мнению экспертизы, является существенным, так как без него не достигается технический результат (ни один из результатов, если заявитель указал несколько их видов), но этот признак содержится в описании или в зависимом пункте формулы, заявителю предлагается включить такой признак в независимый пункт формулы.

Таким образом, указанный нормативный акт, которым следует руководствоваться и при рассмотрении возражений против выдачи патента, допускает изменения формулы изобретения путем включения в независимый пункт формулы признаков, присутствующих в ее зависимых пунктах или описании, а также других вариантов, рассмотренных выше. То есть действующее законодательство не предусматривает каких-либо дополнительных ограничений по изменению формулы изобретения при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение, чем те, которые установлены при внесении изменений в документы заявки на изобретение».

Позиция, высказанная В.А.Химичевым, как представляется, базируется на ошибочном тезисе о том, что «действующее законодательство не предусматривает каких-либо дополнительных ограничений по изменению формулы изобретения при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение, чем те, которые установлены при внесении изменений в документы заявки на изобретение».

Президиум Суда по интеллектуальным правам не поддержал высказанную позицию при рассмотрении кассационной жалобы по делу СИП-32/2015 (патент РФ № 2222332⁴) и, ссылаясь на нормы российского патентного права, пришел к выводу, что при рассмотрении возражения против выданного патента оценке патентоспособности подлежит уже запатентованный объект с формулой, выражающей сущность изобретения и определяющей объем его правовой охраны по выданному патенту, отметив при этом следующее: «Положения Правил №82⁵ не следует механически переносить на стадию рассмотрения возражений против выдачи патента. Необходимо различать функции экспертизы, проводимой в процессе рассмотрения заявки, и функции Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения против выданного патента. В первом случае объем правовой охраны изобретения только еще формируется и допустимы любые изменения его формулы, не изменяющие сущности изобретения, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании. Во втором - оценке подлежит уже запатентованный объект с формулой изобретения, выражающей сущность изобретения и определяющей объем его правовой охраны».

А теперь вспомним, как эта же позиция излагалась ранее: «Рассмотрение возражения в Палате по патентным спорам Роспатента не адекватно по назначению тому, что можно осуществлять на этапе экспертизы заявки по существу, то есть когда объем исключительных прав еще не установлен и допустимы практически любые изменения заявленной формулы, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании. Но не следует приравнивать возможность изменения заявленной формулы путем включения в нее признаков из описания, с возможностью аналогичного изменения формулы патента, которая определяет объем исключительных прав»⁶.

Как видим, наши позиции совпали и по принципу, и по обоснованиям.

Согласно п. 2 ст. 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или полезной модели, и описание и чертежи могут использоваться для толкования формулы, то есть толкования объема уже предоставленных прав в выданном патенте. Возможность заимствования признаков из описания для изменения установленного объема прав в выданном патенте при его оспаривании (не приравнивать к возможному исправлению допущенной в патенте ошибки) в ГК РФ, как и ранее в Патентном законе РФ, не предусмотрена. Таких примеров заимствования признаков из описания при оспаривании патентоспособности изобретения нет ни в судебной американской, ни в японской, ни в европейской практике⁷.

Если допустить изменение объема прав в независимом пункте формулы выданного патента, используя не только признаки из зависимых пунктов, но и признаки из описания, то по множеству таких патентов невозможно будет провести достоверный анализ патентной чистоты продукции и технологии, так как невозможно установить все вариации объемов прав, которые могут быть изменены. Если объем прав может быть оценен с учетом возможных вариаций признаков, имеющихся в зависимых пунктах, находящихся в определенной правовой подчиненности, то при заимствовании признаков, упомянутых только в описании, такую оценку практически не осуществить. Сказанное подтверждается тем, что во многих патентах, в представленных в описании примерах реализации изобретения, число признаков и разных их комбинаций, характеризующих частные формы выполнения изобретения, значительно превышает число признаков, указанных во всех пунктах формулы, что иллюстрируется, например, формулой и описанием патента РФ № 2578801⁸, опубликованного 27 марта 2016 г. в бюллетене Роспатента.

Если третьи лица, проводящие анализ патентной чистоты, знают, что в процессе рассмотрения заявки, сведения о которой официально опубликованы, в независимый пункт формулы могут быть перенесены признаки из зависимых пунктов и/или из описания, что закон допускает, то после публикации патента с установленным объемом исключительных прав никто и не ожидает, что может появиться новый патент, независимый пункт формулы которого сформирован с учетом признаков, заимствованных из описания. В мировой практике считается, что патентообладатель подарил обществу все, что привел в описании, но не внес в формулу изобретения, и риски в этой связи несет именно патентообладатель, если его патент будет оспорен и потребуется изменить формулу изобретения. Принцип «патент действует не в отношении того, что раскрыто в описании, а в отношении того, что запатентовано в патентной формуле» неукоснительно соблюдается.

На практике при оспаривании действительности патента Роспатент давно применяет изложенные выше соображения о недопустимости изменения формулы изобретения за счет включения в нее признаков из описания. Была одна неудачная попытка внести такое правило в старую редакцию проекта регламента⁹ для Палаты по патентным спорам, но после прозвучавшей критики Роспатент отказался от этого предложения. В последней редакции рассматриваемого проекта такого правила в принципе уже нет¹⁰. 11. Приведем несколько решений из практики Роспатента.

1. При рассмотрении возражения против выдачи патента на полезную модель № 96102 «Упаковка» с приоритетом от 7 июля 2010 г. был представлен отзыв на возражение, в котором выражено согласие с тем, что упаковка, охарактеризованная в независимом первом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не соответствует условию патентоспособности «новизна». Предлагалось сохранить патент путем уточнения независимого первого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включив в него признак, касающийся соединения внутренней и внешней стенок с образованием отсека. В отзыве указано, что данный признак изложен в описании оспариваемого патента.

По данному поводу коллегия Палаты по патентным спорам высказала следующее. П. 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам предполагает возможность внесения изменений в формулу охранного документа. Однако наличие в представленной патентообладателем формуле признака «соединенными друг с другом у отверстия контейнера и у дна контейнера с образованием отсека» (данная информация приводилась в описании оспариваемого патента), ранее в ней не содержащегося, приводит не к изменению формулы полезной модели, с которой выдан оспариваемый патент, а к появлению новой совокупности признаков, которая ранее не характеризовала полезную модель по оспариваемому патенту.

2. В решении Роспатента об аннулировании патента № 2182889 с приоритетом от 12 апреля 2001 г. на изобретение «Дезинфицирующее средство» отмечено следующее. Патентообладатель представил откорректированную формулу изобретения, при этом он не исключил из нее неохраноспособный вариант дезинфицирующего средства, а изменил родовое понятие, включив в независимый пункт формулы изобретения признак «для обеззараживания воды», который был указан только в описании к оспариваемому патенту.

Однако законодательство, как действовавшее на дату выдачи патента (ст. 20 Патентного закона), так и действующее в настоящее время (п. 1 ст. 1378 ГК РФ), не предусматривает возможности внесения признаков в формулу изобретения после принятия решения о выдаче охранного документа. Действительно, внесение признака из описания в формулу уже выданного охранного документа приводит к возникновению иного объекта правовой охраны, который характеризуется другой совокупностью признаков, с которой оспариваемый патент никогда не действовал. Таким образом, представленная патентообладателем формула изобретения является новой формулой, которая не может быть принята в качестве измененной формулы изобретения.

Данное решение Роспатента устояло в суде, и президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 27 июня 2014 г. по делу № СИП-436/ 2013, отметил:

«Суд правильно мотивировал свою позицию тем, что в силу пункта 1 ст. 20 Патентного закона заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо решения об отказе в выдаче патента.

С учетом данной нормы суд верно указал, что законодательство не предусматривает возможности внесения дополнительных признаков в формулу изобретения после принятия решения о выдаче патента. В связи с этим Роспатент обоснованно не принял уточненную заявителями формулу, так как, оценив ее, установил, что она не охватывается первоначальной формулой».

3. Не происходит изменения объема прав, если при замене в формуле первоначально указанного родового понятия приведены понятия, которые равнозначны, находятся в отношении подчинения или пересекаются между понятиями, ранее указанными в формуле. Такая ситуация имела место при рассмотрении возражения против выдачи патента № 12720 на полезную модель «Элемент опоры светильника» с приоритетом от 13 октября 1999 г., выданного со следующей формулой полезной модели:

«Элемент опоры светильника, выполненный в виде полого усеченного конуса, отличающийся тем, что соотношения размеров элемента опоры выбраны из условий:
0,01 ≤ γ ≤ 0,02,
dn = d1 + (n-1)Lγ,
Dn = d1 + nLγ,
δ = 2+ 1,105n, где
γ - конусность элемента опоры,
dn - меньший диаметр п-го элемента,
Dn - больший диаметр n-го элемента,
n - порядковый номер элемента опоры,
L - длина элемента опоры,
δ - толщина стенки элемента опоры».

При рассмотрении возражения против данного патента коллегия Палаты по патентным спорам отметила, что формула полезной модели содержит в качестве родового понятия объект в единственном числе - «элемент опоры светильника», тогда как остальные признаки, выраженные в виде математических зависимостей, включают аргумент «n» - порядковый номер элемента опоры, то есть подразумевают множественность таких элементов. Следовательно, имеет место противоречие: родовое понятие («элемент опоры светильника») охарактеризовано призна- ком объекта, содержащего несколько таких элементов («n» элементов).

Представленная патентообладателем измененная формула полезной модели содержала родовое понятие, отражающее ее назначение: «опора светильника» (вместо «элемент опоры светильника»). Данное изменение родового понятия признано относящимся к заявленной полезной модели, поскольку понятия «опора светильника» и «элемент опоры светильника» находятся в отношении подчинения, то есть их объемы частично совпадают, а текст представленной формулы полностью основан на описании.

Внесенные патентообладателем изменения в формулу полезной модели устраняют основания для признания оспариваемой полезной модели не соответствующей условию охраноспособности «новизна», поскольку из уровня техники, представленного в возражении, не известно средство того же назначения, которому присущи все существенные признаки, приведенные в измененной редакции формулы полезной модели. В итоге патент был частично аннулирован, и выдан новый патент на полезную модель «Опора светильника» с измененной формулой полезной модели.

При рассмотрении возражения о недействительности патента следует оценить, не возникает ли в каждом конкретном случае ситуация с установлением очевидной или технической ошибки в выданном патенте, что может повлечь необходимость исправления ошибки в формуле выданного патента¹². Однако исправление ошибки в формуле патента не должно подменяться внесением признаков из описания, ранее отсутствовавших в формуле.

В ситуации, предусмотренной п. 4 ст. 1393 ГК РФ, правообладатель оспариваемого патента вправе обратиться в Роспатент с ходатайством о внесении соответствующих исправлений в выданный патент, и до принятия решения по данному обращению патентное ведомство вправе приостановить рассмотрение возражения против выданного патента.

1. http://ipcmagazine.ru/patent-law/changing-the-claims-implementing-conditions-and-legal-implications
2. Об этой ошибке сообщалось в Роспатент, и будем полагать, что со временем она будет устранена.
3. Целью статьи не является описание всех преимуществ и особенностей многозвенной формулы, объем прав по которой не тождественен объему прав, предоставляемому только независимым пунктом формулы.
4. http://www.fips.ru/Archive4/PAT/2016FULL/2016.03.27/DOC/RUNWC2/000/000/002/578/801/document.pdf
5. Приказ Роспатента от 6 июня 2003 г. № 82 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение».
6. См., например: Джермакян В.Ю. Возможности изменения формулы изобретения или полезной модели при рассмотрении возражения против выдачи патента // Патентный поверенный, 2007. № 6. С. 28; Джермакян В.Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации: Постатейный комментарий, практика применения, размышления. 3-е изд. М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2014. С. 545-550.
7. По крайней мере опубликованные за последние 20 лет в России источники с переводами зарубежной судебной практики такой информации не содержат.
8. http://www.fips.ru/Archive4/PAT/2016FULL/2016.03.27/DOC/RUNWC2/000/000/002/578/801/document.pdf
9. Проект Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по признанию недействительным предоставления или осуществлению досрочного прекращения действия правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, осуществлению признания недействительными патентов на изобретение, промышленный образец, свидетельства (патент) на полезную модель, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара (был размещен на официальном сайте Роспатента 4 октября 2007 г.).
10. http://www.rupto.ru/docs/appeal/reg_nedeystv. pdf (дата последнего обновления 17 февраля 2016 г.)
11. http://www.fips.ru/sitedocs/pps_all.htm
12. Ошибка может касаться, например, очевидного искажения признака в формуле, когда при таком восприятии искаженного признака он превращается в неидентифицируемый со всеми вытекающими последствиями при оценке промышленной применимости.

Список литературы

1. Джермакян В.Ю. Возможности изменения формулы изобретения или полезной модели при рассмотрении возражения против выдачи патента// Патентный поверенный, 2007. № 6.
2. Джермакян В.Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации: Постатейный комментарий, практика применения, размышления. 3-е изд. М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2014.
3. Химичев В.А. Изменение формулы изобретения: условия реализации и правовые последствия // http://ipcmagazine.ru/patent-law/changing-the-claims-implementing-conditions-and-legal-implications