Подходы к патентованию сплавов в Российском и Евразийском патентных ведомствах

Войдя в жизнь людей на заре цивилизации, сплавы приобретали все большее значение вплоть до того, что приблизительно к 1550 г., на момент написания Georgius Agricola трактата «De re metallica», являлись предпосылкой «ведения цивилизованного образа жизни».

К моменту становления патентных систем в начале XX в. важность сплавов для человечества была уже настолько велика, что позволила им избежать участи химических соединений, отнесенных к неохраноспособным решениям, базирующимся на законах природы. Здесь можно упомянуть, например, статью 3 Положения об изобретениях и технических усовершенствованиях СССР от 9 апреля 1931 г., согласно которой: «Авторские свидетельства и патенты выдаются на новые способы изготовления веществ лечебных, пищевых, вкусовых и других веществ, полученных химическим путем, но не на самые вещества.

Даже при таких нетривиальных ограничениях для химических веществ «сплавы» как объект патентования исторически выделялись в отдельную категорию и однозначно признавались охраноспособными как таковые, но при этом настойчиво дискутировался вопрос, какой набор признаков должен характеризовать патентоспособное решение, относящее к «сплаву».

Например, в СССР в 1930-е годы не рассматривался патентоспособным сплав, в случае «открытия в известном сплаве особо ценных технических свойств, обуславливающих новую область применения» (см. Хейфец И.Я. Основные проблемы изобретательства. Патентная охрана советского экспорта. М. : Внешторгиздат, 1935. 202 с.). Соответственно, например, при наличии у «нержавеющей» стали парамагнитных свойств, такое решение не рассматривалось бы патентоспособным.

Из указанного положения выросла концепция «присущих известному сплаву свойств», которые могут быть выявлены специалистом. Данная концепция с разной интенсивностью применялась при экспертизе таких технических объектов, как сплавы, в начальный период СССР и вновь приобретает сторонников в настоящее время, в особенности в практике Патентного ведомства Российской Федерации (Роспатента).

В качестве замечания, следует обратить внимание, что изначально речь шла именно об открытии особо ценных технических свойств известного сплава, и этим случаем ограничивалось использование указанного положения. Оставался открытым вопрос, как относиться к случаю, когда особо ценные свойства сплава были получены целенаправленно, в результате изобретательской деятельности, выбора определенного соотношения компонентов сплава из известных диапазонов и соответствующих производственных операций изготовления сплава.

Многочисленность сплавов, возникновение новых запросов и областей техники, требующих подходящих материалов, требовали постоянного совершенствования патентной системы в части регулирования патентования сплавов.

В советское время в целом преобладал такой подход, что известное «общее» решение не порочит патентоспособность частных форм его реализации, более того, теоретически изучалась и обсуждалась специалистами возможность распространения на сплавы концепции так называемых «селективных изобретений».

Хотя, на наш взгляд, данный вопрос на тот момент не был сверхактуальным, вследствие того, что проблема многообразия сплавов и обеспечения развития техники нивелировалась тем, что роль характеристик сплавов в формуле изобретения принимали на себя назначение и свойства сплавов, что позволяло специалистам характеризовать новые решения, отличая их от ранее известных.

Безусловно, составление формулы изобретения для сплава как для комплексного объекта, включая признаки, относящиеся к химическому составу, структуре, достигаемым свойствам и способу обработки, используемые в произвольном сочетании для всесторонней характеристики заявленного сплава, требовало для экспертизы высокой квалификации и специализации экспертов Патентного ведомства, что и было реализовано в СССР, когда на роль экспертов привлекались специалисты высочайшей квалификации, имеющие значительный практический опыт и научные достижения.

Возвращение конкурентных отношений в конце ХХ в. привело к значительным общественным изменениям в нашей стране, которые затронули все сферы, в том числе и Патентное ведомство, пережившее многократную смену поколений. И если во времена СССР эксперты были заинтересованы в выявлении новых решений в интересах именно государства, то есть выполняли в некотором роде роль наставников-помощников для заявителей, то сегодня функции Роспатента смещаются в сторону оказания услуг по выдаче патента.

Такое целеполагание привело к пересмотру сложившейся практики и норм законодательства, ставя в основу сокращение сроков рассмотрения заявок Роспатентом и увеличение объема оказываемой услуги.

Вследствие этого, например, сначала в рекомендациях по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели появилось утверждение, что свойства сплава – следствие его качественного и количественного составов, выбираемых произвольным образом. Соответственно, доказательств возникновения технического эффекта при сужении известного диапазона не требовалось, и решение считалось раскрытым, если могло быть получено произвольным перебором точечных значений из известных диапазонов. Начался плавный дрейф в сторону принятия положения о том, что известное «общее» решение порочит патентоспособность всех охватываемых им частных форм реализации, что нашло отражение в действующих в настоящее время нормативных документах.

При этом причины применения тех или иных подходов и наработки, возникшие за 100 лет формирования патентной системы, не были приняты во внимание или просто забыты, а для соответствия поставленным целям предложен подход предельной формализации проведения экспертизы, отстраняясь от технического характера заявленного изобретения, подменяя его формальным прочтением признаков и отбрасывая те признаки, обращение с которыми требует высокой технической компетентности в принятии решения.

В пределе подобной формализации можно полностью автоматизировать проведение экспертизы, делегировав сравнение признаков реализуемому компьютером алгоритму, например, с помощью искусственного интеллекта, что и пытаются воплотить в Роспатенте в последнее время.

Именно сплавов, вследствие их особого изначального положения, указанные изменения подходов коснулись в полной мере, из-за чего сегодня в случае Роспатента и Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) «сплавам» снова приходится доказывать свое право быть в полной мере отнесенными к результатам интеллектуальной деятельности и быть охарактеризованными достаточными совокупностями признаков, полностью определяющими предлагаемое решение.

В современной практике работы Роспатента и ЕАПВ сплавы рассматриваются как «вещества» (см. п. 47.10 Требований¹ и п. 2.5.6.3 Евразийских правил²), что соответствует существующим энциклопедическим определениям сплавов. Однако на практике возникла ситуация, когда «сплав» как вещество однозначно отнесен к подкатегории «композиция», при этом на него наложены ограничения в части признаков, используемых для характеристики сплава именно как композиции.

Важнейшее из таких ограничений заключается в том, что «не допускается для характеристики композиции в качестве ее признаков использовать сведения, непосредственно к композиции не относящиеся» (см. п. 39.3 Требований¹) и «для характеристики композиции неправомерно в качестве ее признаков использовать сведения, непосредственно к композиции не относящиеся» (см. п. 2.5.4.4 Правил²), при этом такими признаками композиции в обоих случаях называется, помимо прочего, «количественный (измеряемый или рассчитываемый) параметр, характеризующий одно или более свойств композиции».

Прямое следование перечисленным нормам приводит к парадоксальным выводам о том, что:
1) свойства композиции, характеризуемые измеряемыми или рассчитываемыми количественными параметрами, следует рассматривать как не относящиеся к самой композиции;
2) сплавы, как композиции для целей патентования, не могут быть охарактеризованы измеряемым или рассчитываемым количественным параметром, характеризующим одно или более его свойств, поскольку такой параметр является сведением, непосредственно к композиции не относящимся.

Иными словами, сплав-объект патентования не может характеризоваться каким-либо его свойством, примерами которого могут быть прочность, твердость, проводимость, магнитные свойства или любые другие измеряемые или рассчитываемые параметры.

При этом реально складывающийся подход при рассмотрении сплавов как объектов патентования в Роспатенте отличен от исторического, согласно которому именно свойства сплавов всегда рассматривались как его основополагающие особенности.

Более того, целью создания новых сплавов, за исключением чисто теоретических исследований, как раз и является реализация определенного их функционала посредством уникальных свойств.

Вместе с тем, согласно нормативным актам, применяемым Роспатентом, допускается, что «сплав» существует вне окружающей среды, то есть является атрибутом виртуального пространства, а проекции в реальность являются лишь отражением его сути и присущи ему во всем многообразии проявлений.

По факту происходит, с некоторой модификацией, возрождение упомянутой концепции столетней давности о непатентоспособности сплава в случае «открытия в известном сплаве особо ценных технических свойств».

По нашему мнению, свойство сплава, характеризуемое измеряемым или рассчитываемым количественным параметром, является ничем иным, как МЕРОЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ, а поэтому, исключая из рассмотрения окружающую среду, сплав нельзя охарактеризовать в полной мере.

Эксперт-специалист, обладающий техническими знаниями в той области техники, к которой относится рассматриваемый объект (например, металлургии в случае сплавов), может не только отвлечься от формального рассмотрения виртуального объекта, но и увидеть его в реальности, во взаимодействии с окружением, то есть может рассматривать сплав как заявляемый объект во всем многообразии признаков и свойств, что полностью исключается при реализации формализованного алгоритма сравнения признаков, предлагаемого в настоящее время в нормативных документах Роспатента.

Справедливости ради, нужно упомянуть, что пока описанный подход только читается в нормативных документах, но не занял главенствующее значение при проведении экспертизы Роспатентом, где эксперты благодаря своему опыту и практике еще руководствуются рациональным подходом к рассмотрению таких объектов изобретения, как сплавы.

Следует также обратить внимание, что существующий инструментарий как Роспатента, так и ЕАПВ позволяет рассматривать любое заявляемое решение с учетом назначения и в объеме раскрытия и примеров, приведенных в описании изобретения, благодаря чему вполне возможно исключить неохраноспособные решения, но при этом рассматривать заявленное решение (в особенности сплав) в целом, то есть учитывая и его уникальные свойства, характеризуемые, в том числе параметрами, отражающими их свойства.

Остановимся подробнее на различиях подхода Роспатентаи ЕАПВ к объекту, выраженному как «сплав» и рассматриваемому, по сути, как композиция.

Упомянутые нормы п. 39.3 Требований¹ и п. 2.5.4.4 Правил² существенно различаются в том, что подход Роспатента допускает использования количественного параметра, характеризующий одно или более свойств композиции, в качестве отличительного признака композиции, тогда как согласно подходу ЕАПВ такой признак не допускается только в том случае, если он используется в качестве единственного признака для характеристики химической композиции в независимом пункте формулы. Формальное прочтение данных норм позволяет сделать вывод, что подходы Роспатента и ЕАПВ схожи (см. таблицу).

Сравнение подходов Роспатента и ЕАПВ к допустимым признакам композиции

Однако, по сути, нормативная база ЕАПВ предполагает более лояльный подход и позволяет характеризовать сплавы через совокупности их свойств, как это использовалось исторически и соответствует здравому смыслу и сущности разработки и создания сплавов и их усовершенствований.

Рассмотрим это на одном конкретном примере экспертизы заявленного сплава в Роспатенте. В независимом пункте 1 формулы был заявлен сплав на основе железа (сталь) вот в таком виде:

«1. Сплав на основе железа для высокотемпературной коррозионной среды, содержащий:
– элемент A в количестве X
– элемент B в количестве Y
– элемент C в количестве Z,
причем
(а) соотношение X + 2Y – 3Z > 10
(б) механическая прочность составляет S, и
(в) обеспечивается высокая стойкость к питтинговой коррозии.»

Однако назначение сплава «для высокотемпературной коррозионной среды» Роспатентом было признано недопустимым признаком, относящимся к условиям и режимам использования сплава в высокотемпературной коррозионной среде. Признак (а) был признан недопустимым признаком, относящимся к рассчитываемому количественному параметру. Признак (б) был признан недопустимым признаком, относящимся к измеряемому количественному параметру. Признак (в) был признан недопустимым признаком, относящимся к техническому результату. По сути, признаки (а), (б) и (в) согласно формальному подходу Ведомства признаны не относящимися непосредственно к сплаву.

Остальные признаки сплава, характеризующие количества X, Y и Z элементов A, B и C, соответственно, были признаны раскрытыми в известном из уровня техники документе Д1.

В результате сплав, заявленный в независимом пункте 1 формулы, был отклонен Роспатентом как не обладающий новизной по отношению к документу Д1.

Если же к заявленному сплаву был бы применен подход ЕАПВ, то поскольку ни признак назначения сплава, ни признаки (а), (b) и (c) сплава не являются единственными признаками сплава в независимом пункте 1, то такие признаки считались бы допустимыми, и в результате заявленный сплав был бы скорее всего признан ЕАПВ обладающим новизной по отношению к документу Д1.

На этом конкретном примере мы видим, что подход ЕАПВ к оценке патентоспособности сплавов действительно был бы значительно более лояльным по отношениям к заявителям, чем подход Роспатента.

Важное различие в подходах Роспатента и ЕАПВ проявляется также при оценке патентоспособности селективных изобретений. Так, с одной стороны, согласно п. 78 используемых Роспатентом Правил³, понятие «селективное изобретение» применяется при оценке только изобретательского уровня и только индивидуальных химических соединений, но не при оценке других технических решений, таких как композиции, устройства и способы.

Действовавшие ранее Рекомендации по экспертизе заявок на изобретения в Роспатенте от 2009 г. предусматривали в п. 9.1.12, что: «Методика проверки соответствия условию изобретательского уровня селективных изобретений в целом совпадает с методикой проверки изобретательского уровня других химических соединений с установленной структурой». Кроме того, п. 13 этих Рекомендаций предусматривал методику проверки патентоспособности изобретения, соотносящегося с известным решением по принципу «шире–уже» или «уже–шире». Однако в новом Руководстве по экспертизе заявок на изобретения в Роспатенте от 2018 г. эти положения исчезли.

Поэтому расширительное применение доводов, основанных на понятии «селективное изобретение», в пользу патентоспособности селективных композиций вообще и, в частности, селективных сплавов стало по существу неправомерным и фактически невозможным.

Рассмотрим это на конкретном примере экспертизы заявленного геттерного сплава в Роспатенте.

1. Геттерный сплав, состоящий из:
(a) элемента A в количестве X,
(b) элемента B в количестве Y,
(c) одного или более необязательного дополнительного элемента в количестве Z,
(d) элемента C – остальное.

При этом в известном из уровня техники документе Д1 были выявлены как трехкомпонентный геттерный сплав с элементами A+B+C, так и четырехкомпонентный геттерный сплав с элементами A+B+C+дополнительный элемент, однако, трехкомпонентный сплав лишь формально охватывался формулой изобретения документа Д1, но не был раскрыт в описании Д1, а четырехкомпонентный сплав был подробно описан на экспериментальных примерах, приведенных в описании Д1.

При этом, несмотря на такое нераскрытие в Д1, трехкомпонентный сплав был признан экспертом Роспатента известным и поэтому не обладающим новизной относительно Д1. Эксперт Роспатента не принял во внимание доводы заявителя о селективности заявленного геттерного сплава и о том, что якобы известный из Д1 трехкомпонентный сплав никак не раскрыт в описании Д1, а следовательно, специалист в данной области техники не смог бы реализовать такой сплав на основе лишь формулы Д1, не имея никаких экспериментальных данных по способам получения и свойствам такого сплава, а значит, по сути не соблюден общественный договор между обществом, стремящимся получить как можно более подробные сведения о новых изобретениях для дальнейшего развития технического прогресса, и патентообладателем Д1, получившим патентную охрану на трехкомпонентный сплав без раскрытия экспериментальных данных о нем. В результате заявитель вынужден был очень сильно ограничить заявленный состав геттерного сплава с элементами A+B+C так, чтобы обеспечить отличие от трехкомпонентного сплава, лишь формально известного из формулы документа Д1.

При рассмотрении аналогичной заявки в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ), наоборот, селективность заявленного геттерного сплава была признана, а документ Д1, хотя и рассматривался экспертом ЕПВ, но был признан не порочащим новизну и изобретательский уровень заявленного геттерного сплава, и в результате был выдан европейский патент с приведенной выше формулой изобретения. ЕАПВ, понимая важность селективных изобретений для стимулирования инноваций, особенно в уже давно развиваемых и неплохо изученных областях техники, в последнее время часто демонстрирует в целом аналогичный европейскому подходи в общем подтверждает принципиальную патентоспособность селективных изобретений, даже несмотря на то, что само понятие «селективное изобретение» в явном виде пока не используется в Евразийских правилах².

Так, например, в статье «Экспертиза изобретений в области химии в Евразийском патентом ведомстве», опубликованной руководителями отдела химии и медицины ЕАПВ М.Е. Игнатовым и М.А. Серовой в российском журнале «Патенты и лицензии» (№ 1, янв. 2017, с. 67, левая колонка) сказано буквально следующее: «Объектами таких изобретений (т.е. селективных изобретений) могут быть как продукты (индивидуальные химические соединения, композиции), так и способы». Более того, ЕАПВ рассматривает возможность изменения нормативных положений Евразийских патентных правил таким образом, чтобы четко прописать в них конкретные критерии патентоспособности селективных изобретений, см. статьи М.Е. Игнатова и М.А. Серовой в российском журнале «Патентный поверенный» под названием «Оценка патентоспособности изобретений, относящихся к объекту “композиция”», часть I в № 3 за 2018 г., с. 42–51 и часть II в № 4 за 2018 г., с. 29–39, а также под названием «Еще раз о селективных изобретениях» в № 2 за 2020 г., с. 34–43.

Учитывая все вышеизложенное, мы видим, что походы к патентованию сплавов в Роспатенте и ЕАПВ постоянно видоизменяются и совершенствуются, но, вместе с тем, можно констатировать, что подходы Роспатента дрейфуют в сторону применявшихся еще в начале ХХ в. Методик оценки патентоспособности сплавов, в то время как подходы ЕАПВ являются более современными и лояльными к заявителям, и в целом ориентированы на гармонизацию с подходами ведущих патентных ведомств мира, таких как ЕПВ, и нацелены на стимулирование инноваций в этой уже давно сложившейся области техники.

1. Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Приказом Минэкономразвития РФ от 25.05.2016 № 316.
2. Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве, утвержденные Приказом ЕАПВ от 25 декабря 2018 г. № 84.
3. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 25.05.2016 № 316.