Отображение изобретения в технической документации не считается его использованием

В соответствии с п. 2 ст. 1358 ГК РФ «использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

• ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
• совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
• совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
• осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа».

Открытость приведенного перечня способов использования объектов патентного права (перед их перечислением стоит вводное слово «в частности») позволяет к способам использования относить и такие, которые, хотя и не приведены непосредственно в перечне, но могут иметь место на практике.

Сказанное подтверждает судебная практика. Так, не дожидаясь внесения в перечень очередного способа использования, суды уже признавали¹ факт правонарушения патентов с формулой изобретения на применение продукта, хотя такой способ использования изобретения пока не прописан в п. 2 ст. 1358 ГК РФ². В то же время открытость перечня способов использования объектов патентного права не должна создавать иллюзию того, что под способами использования изобретения³ могут пониматься абсолютно любые формы отображения изобретения.

Как уже отмечалось, «объекты патентного права могут считаться использованными при их материализованном воплощении в реальном объекте техники и/или технологии, т. е. в объекте, имеющем возможность выполнять свою утилитарную производственную или иную функцию (предписанное назначение). Такое толкование использования запатентованного объекта исключает возможность считать использованием включение описания запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца в какую-либо техническую документацию или научно-художественную или иную литературу. Не считается использованием запатентованного объекта включение описания изобретения, полезной модели или промышленного образа в официальные бюллетени Роспатента, книги и им подобные информационные источники независимо от формы носителя. Такие сведения являются информацией об объекте права, но не являются подтверждением состоявшегося утилитарного использования объекта патентных прав в любой отрасли промышленности, здравоохранения и т. п.»⁴.

Об этом же ранее было сказано: «Законодатель не дает определения понятия использования изобретения, полезной модели, промышленного образца. Это порой порождает споры относительно того, считается ли фактом использования включение описания запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца в какое-либо произведение (техническую документацию, книгу, статью, сборник и т. п.). Нужно, однако, отметить, что, учитывая собственно природу патентного права, охраняющего, в отличие от авторского права, не форму, а содержание объекта права, и суть охраняемых объектов (технические или художественно-технические решения), под использованием этих нематериальных объектов следует понимать только их воплощение (а не описание) в реальных предметах, реально осуществляемых процессах»⁵.

Казалось бы, изложенные постулаты должны быть очевидны для специалистов. Однако жизнь сложнее, и данный вопрос был рассмотрен и окончательно разрешен на самом высоком судебном уровне (Высший арбитражный суд Российской Федерации, определение от 20 января 2012 г. № ВАС-15339/11 о передаче дела в президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации).

Извлечение из данного определения приведено ниже с сокращениями, не влияющими на восприятие сущности рассмотренного в статье вопроса⁶.

Коллегия судей ВАС РФ рассмотрела в судебном заседании заявление ОАО «Орелпроект» (ответчик), г. Орел от 17 октября 2011 г. о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Орловской области от 13 января 2011 г. по делу N3 А48-2890/2010, постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2011 г. и постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 30 августа 2011 г. по тому же делу, по иску Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет — учебно-научно-производственный комплекс» (далее — учреждение) к открытому акционерному обществу «Орелпроект» (далее — общество «Орелпроект») об обязании прекратить использование ответчиком изобретений, защищенных патентами № 2281365 и 2275477, исключительное право на которые принадлежит истцу, и взыскании с ответчика 200 000 руб. убытков (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд установил: решением Арбитражного суда Орловской области от 13 января 2011 г. исковые требования удовлетворены частично. Суд запретил обществу «Орелпроект» использовать изобретения (патенты № 2281365 и 2275477), исключительные права на которые принадлежат учреждению. В остальной части иска отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2011 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Центрального округа от 30 августа 2011 г. судебные акты судов первой и апелляционной инстанций отменены в части отказа во взыскании 200 000 руб. убытков, исковые требования в этой части удовлетворены.

В заявлении, поданном в ВАС РФ, о пересмотре в порядке надзора судебных актов заявитель просит отменить принятые по делу судебные акты, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, нарушение единообразия в применении и толковании норм материального права. Общество «Орелпроект» полагает, что создание проектной документации не является использованием изобретений истца.

Рассмотрев доводы заявителя, представленные документы и изучив материалы дела, коллегия судей пришла к выводу, что дело подлежит передаче в президиум ВАС РФ по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, учреждение является обладателем патента № 2281365 на изобретение «Здание из панельных элементов», зарегистрированного 10 августа 2006 г., с приоритетом изобретения от 1 ноября 2004 г. и сроком действия патента до 1 ноября 2024 г. Учреждение также является обладателем патента № 2275477 на изобретение «Решетчатый элемент стенового ограждения», зарегистрированного 27 апреля 2006 г., с приоритетом изобретения от 26 июля 2004 г. и сроком действия патента до 26 июля 2024 г.

Общество «Орелпроект» в 2007 г. создало проект жилого дома, расположенного по адресу: г. Орел, Наугорское ш., д. 86, строительство которого на момент обращения учреждения в суд было закончено ОАО «Орелстрой».

Ссылаясь на то, что общество «Орелпроект» при проектировании указанного объекта незаконно использовало технические решения, защищенные названными патентами, учреждение обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. При этом убытки, заявленные учреждением к взысканию, рассчитаны применительно к стоимости права использования патентов при строительстве жилых домов, переданного по лицензионному договору от 29 февраля 2008 г. ООО «Агростройин-вест» (лицензиату).

Удовлетворяя исковые требования в части, суды первой и апелляционной инстанций на основании экспертного заключения, установившего факт использования всех признаков изобретений истца при проектировании и строительстве жилого дома, признали ответчика нарушителем исключительных прав истца на указанные изобретения.

Сумму убытков, заявленных к взысканию, суды сочли недоказанной.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов относительно использования ответчиком изобретений истца, признал убытки вследствие незаконного использования патентов доказанными и удовлетворил требование об их взыскании.

Вместе с тем судами не учтено следующее.

В соответствии со ст. 10 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517–1 (далее — Патентный закон), действовавшего на момент изготовления спорной документации, патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение. Никто не вправе использовать запатентованное изобретение без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие действия, за исключением случаев, если такие действия в соответствии с настоящим законом не являются нарушением исключительного права патентообладателя: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано запатентованное изобретение.

Пунктом 2 названной статьи также предусмотрено, что изобретение признается использованным в продукте, если продукт содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в отношении продукта.

Поскольку в качестве изобретений по названным патентам охраняются технические решения в области строительства, относящиеся к продукту, в частности к устройству здания и ограждения, то под использованием изобретения в данном случае следовало понимать использование продукта (устройства), в том числе его изготовление.

Доказательств изготовления ответчиком самого продукта (устройства) или совершения других действий в отношении этого продукта суду не представлено.

Проектная (техническая) документация (чертежи, схемы, изображения и описания) не может считаться материализованным воплощением реального продукта (устройства), имеющего возможность выполнять свою утилитарную функцию или назначение⁷.

При таких обстоятельствах оснований для привлечения к гражданской ответственности общества «Орел-проект» за нарушение патентов, исключительные права на которые принадлежат истцу, не имелось.

Исходя из изложенного оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, дело подлежит направлению в президиум ВАС РФ для пересмотра принятых по делу судебных актов в силу пункта 1 части 1 ст. 304 АПК РФ как нарушающих единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права.

Руководствуясь ст. 299, 300, 304 АПК РФ, коллегия судей ВАС РФ определила:

передать дело № А48-2890/2010 Арбитражного суда Орловской области в президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда Орловской области от 13 января 2011 г. по делу № А48-2890/2010, постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2011 г. и постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 30 августа 2011 г.

Вряд ли нужно комментировать вышеизложенное, но вывод можно сделать только один: квалификация судей, рассматривающих споры по объектам патентного права, требует совершенствования, и улучшить ситуацию можно только путем создания специализированного Суда по интеллектуальным правам.

Список литературы

1. Джермакян В. Ю. Изобретение на применение: вопрос решен // Патенты и лицензии. 2011. № 11.
2. Джермакян В. Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный комментарий, практика применения, размышления). 2-е изд. М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2011.
3. Корчагин А.Д. и др. Комментарий к Патентному закону Российской Федерации. М.: изд-во «Компания димитрейд график групп», 2004.

1. Джермакян В. Ю. Изобретение на применение: вопрос решен // Патенты и лицензии. 2011. № 11. С. 11.
2. В скором времени будет внесен в перечень п. 2 ст. 1358.
3. Изложенное относится также к полезным моделям и промышленным образцам.
4. Джермакян В. Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный комментарий, практика применения, размышления). 2-е изд. М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2011. С. 174.
5. Корчагин А.Д. и др. Комментарий к Патентному закону Российской Федерации. М.: изд-во «Компания димитрейд график групп», 2004.
6. В данном судебном споре коллегия судей опиралась на нормы права по Патентному закону Российской Федерации, но совершенно очевидно, что такая же позиция будет занята и в отношении норм патентного права по четвертой части ГК РФ.
7. Позиция в определении ВАС РФ практически совпала с изложенной автором.