Сейчас можно отметить особую востребованность института лицензирования в сфере интеллектуальной собственности

Если двадцать лет назад немногие компании задумывались о защите прав интеллектуальной собственности, а также о распоряжении исключительными правами, то сегодня ситуация меняется. Теперь защита интеллектуальных прав – это тренд на рынке и признак добросовестности для правообладателя.

О современном уровне развития института интеллектуальной собственности, основах лицензирования и лицензионных сделках, а также о решении важных юридических вопросов в этой сфере «Вестнику» рассказал Партнер компании «Городисский и Партнеры», Патентный поверенный РФ – Сергей Медведев.

– Сергей, охарактеризуйте современное состояние сферы защиты прав интеллектуальной собственности и лицензирования в целом в России.

– В нашей стране сфера защиты права интеллектуальной собственности достаточно хорошо развита на сегодняшний момент. Ежегодно в Роспатент подается большое количество заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, заключаются различные сделки по распоряжению правами интеллектуальной собственности, разрешаются споры в этой сфере (как в административных органах, так и в судах). Есть специализированный суд, который начал работу в 2013 году и уже 10 лет разрешает «интеллектуальные» споры, создавая новые прецеденты и формируя важную судебную практику, в том числе в сфере лицензирования – Суд по интеллектуальным правам (СИП).

Объектов интеллектуальной собственности, которые подлежат правовой охране согласно закону, очень много – это изобретения, полезные модели и промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, НМПТ и ГУ, селекционные достижения и ноу-хау, объекты авторских и смежных прав. Защищаются и другие результаты интеллектуальной деятельности, включая программы для ЭВМ и базы данных. Правовая охрана и защита исключительных прав регулируется национальным и международным законодательством.

Начиная с 2017 года, как мы видим из отчетов Роспатента, наблюдается рост общего числа зарегистрированных лицензионных сделок. Для примера, в 2018 году было зарегистрировано 9244 распоряжения исключительными правами на товарные знаки (с участием российских правообладателей) по лицензионным договорам и договорам коммерческой концессии, а в 2022 году – 12757. Регистрации подлежат сделки, связанные с лицензированием товарных знаков и объектов патентных прав. Лицензии с авторскими и смежными правами, программами для ЭВМ и базами данных не регистрируются, но это не означает, что они не заключаются. Как нам представляется, подобных сделок совершается даже больше, с учетом всех возможных сублицензионных отношений в сфере медиа и IT.

В целом, исходя из нашей юридической практики, сейчас можно отметить особую востребованность института лицензирования в сфере интеллектуальной собственности, особенно в таких направлениях, как промышленность, медиа, IT, ритейл-бизнес, сфера услуг, торговля FMCG. В иных отраслях экономики и индустриях распоряжение исключительными правами посредством лицензирования тоже распространено.

– Какие лицензии в области IP практикуются сейчас?

– Чаще всего, на мой взгляд, практикуются, как вы говорите, именно продажа лицензий и франшиз. Лицензия – если говорить простыми словами – это предоставление в использование отдельных (самостоятельных) объектов исключительных прав в установленных договором пределах. Например, предоставление права использования запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Другая схема предоставления права использования – коммерческая концессия (франшиза или франчайзинг). Такое предоставление, основанное на договоре коммерческой концессии, включает в себя более широкий перечень активов, в том числе исключительные права, деловую репутацию, коммерческий опыт правообладателя, а также зачастую оказание услуг. В предмете договора коммерческой концессии всегда указывается совокупность объектов исключительных прав, включая товарный знак (обязательный элемент), коммерческое обозначение, ноу-хау, а также объекты авторского права. Пользователь также получает право использовать деловую репутацию и коммерческий опыт правообладателя.

Как правило, лицензии выдаются при организации производства продукции с использованием какого-то объекта интеллектуальной собственности (например, изобретения или полезной модели). Франшизы же чаще всего используются при открытии торговых точек или предприятий в сфере услуг (например, кафе, рестораны).

– С какими основными трудностями, по вашему опыту, сталкиваются участники лицензионного рынка при заключении сделок, и какие из них самые распространенные на практике?

– Первая проблема – поиск надежного партнера (контрагента). Сложно найти надежного контрагента, который будет действовать добросовестно, справедливо, разумно, а не пытаться украсть полученную интеллектуальную собственность. Кроме добросовестности, конечно же надо учитывать и профессиональный опыт контрагента в конкретном направлении или сфере предпринимательской деятельности.

Вторая сложность – договориться. В юридическом плане, как вы понимаете, самое главное – подписать договор, чтобы заключить сделку. При этом у каждой стороны есть свое видение определенных обстоятельств, понимание условий договора, а также желание заключить сделку в собственных интересах. Поэтому во время переговоров важно найти баланс интересов, а иногда и пойти на компромисс, чтобы сделка совершилась во благо двух сторон – лицензиара (правообладателя) и лицензиата (пользователя) – поскольку в договоре участвует две стороны как минимум.

Также некоторые сложности могут возникнуть на этапе государственной регистрации лицензии в Роспатенте. Нужно знать особенности самой процедуры, какие документы подготовить, как их подать, какую пошлину заплатить и т.д. Кстати, не всегда следует направлять оригинал лицензионного договора в Роспатент, можно подать выписку из договора или уведомление о распоряжении правом. Если же не зарегистрировать лицензию, когда предметом договора является объект патентного права или товарный знак, то предоставление права использования будет считаться несостоявшимся. То есть договор может оказаться заключенным, а право использования не будет считаться предоставленным (в случае отсутствия регистрации лицензии).

Еще важно отметить, что в процессе исполнения договора могут происходить и различные форс-мажорные обстоятельства, связанные с эпидемиологической обстановкой, военными операциями, иными событиями, с чем мы сталкиваемся в последнее время. В результате лицензиату становится тяжело вести лицензионную деятельность и выплачивать роялти лицензиару. Необходимо надлежащим образом документировать подобные обстоятельства непреодолимой силы, своевременно извещать лицензиара о таких событиях и приостанавливать исполнение договора на согласованный период. Иначе правообладатель будет ожидать (и требовать) выплату роялти в порядке, установленном договором.

– Какие услуги ваша юридическая фирма предлагает своим клиентам? Оказываете ли вы услуги только в России или за рубежом тоже?

– Мы оказываем полный спектр юридических и патентных услуг, связанных с охраной, защитой и использованием прав интеллектуальной собственности, включая лицензирование. Чтобы лицензировать объект исключительных прав, нужно, чтобы он появился (возник), а чтобы он возник, необходимо обеспечить правовую охрану созданного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Так вот, мы подаем заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, включая изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, программы для ЭВМ, базы данных. До этого мы проводим патентные поиски, поиски по товарным знакам, иные исследования. То есть сначала определяем, есть ли что поставить под охрану или нет. В частности, если изобретение уже не новое, то получить патент на него невозможно. Если, например, обозначение является идентичным или сходным до степени смешения с другим (зарегистрированным) товарным знаком, то такое обозначение не может быть зарегистрировано в качестве еще одного товарного знака.

Также, говоря о юридическом сопровождении сделок, мы проводим правовой аудит (due diligence) в отношении компаний – потенциальных партнеров, а именно: проверяем их юридический статус, анализируем состояние с охраной интеллектуальной собственности. Кроме того, мы оказываем услуги по структурированию сделок в области интеллектуальной собственности, в том числе с налоговой точки зрения, подготовке и согласованию договоров по распоряжению исключительными правами, ведению переговоров с партнерами. Это, как правило, лицензионные, сублицензионные договоры, договоры коммерческой концессии и коммерческой субконцессии, а также иные соглашения, в том числе сопутствующие – в частности, договоры поставки, договоры об оказании услуг и иные. Кроме того, мы оказываем услуги по регистрации лицензий, франшиз в Роспатенте.

Наконец, важно отметить, что мы защищаем интересы клиентов в рамках заключенных сделок в судах и арбитражных (третейских) центрах. В последнее время наблюдается такая тенденция: для сделок с участием иностранцев стороны предусматривают арбитражные соглашения и третейские суды для разрешения споров, в то время как для сделок, совершаемых на внутреннем рынке, стороны, как правило, выбирают государственные (арбитражные) суды. Мы участвуем в различных процедурах по разрешению споров в досудебном и в судебном порядке, а также в постсудебных процессах, связанных с приведением в исполнение судебных и арбитражных (третейских) решений.

Да, кстати, мы оказываем юридические и патентные услуги на национальном и международном уровне согласно запросам клиентов. В международном плане у нас есть обширная сеть партнеров (патентных поверенных, юристов, адвокатов), кто нам помогает в решении трансграничных вопросов клиентов. Работаем с ними уже очень давно.

– Почему вы советуете обращаться именно в вашу юридическую фирму?

– Мы являемся старейшей юридической фирмой и фирмой патентных поверенных, занимающейся правовой охраной, защитой прав интеллектуальной собственности, а также лицензированием. Мы практикуем с 1959 года, и у нас очень большой профессиональный опыт консультирования клиентов, в том числе международный.

В штате нашей фирмы работают свыше 400 сотрудников, включая юристов и патентных поверенных. Имеем большую сеть филиалов по всей стране, а также три офиса за рубежом (Украина, Казахстан и ОАЭ).

Ежегодно через нас проходят от 300 до 500 договоров в том или ином виде, включая лицензионные и коммерческой концессии. Особое внимание мы уделяем качеству юридических документов, логике изложения договорных условий, структуре и формату договоров. Любим детальную проработку документов и договоров.

Кстати, у нас достаточно умеренные почасовые ставки и гонорары. Мы работаем ради и во благо клиента, и нам очень важно, чтобы клиент остался доволен нашей работой и вернулся к нам в будущем.

А вообще, нужно попробовать с нами сотрудничество, чтобы понять, как мы работаем…

Спасибо!

Беседовала Дания Насрутдинова