Описательный или ассоциативный? Суд решит

Выбирая то или иное обозначение в качестве своего бренда, многие компании стремятся сделать так, чтобы указанное обозначение не только выделяло их среди конкурентов на рынке, но и выполняло определенную рекламную функцию, то есть вызывало у потребителей определенные ассоциации с предлагаемым товаром или услугой. На выбор бренда влияют различные факторы, в том числе возможность его надежной правовой защиты.

На сегодняшний день в качестве основного юридического инструмента для защиты бренда выступает товарный знак, который позволяет защитить выбранное вами обозначение в отношении определенных товаров и услуг. Так как товарный знак по своей сути предоставляет вам определенную «монополию» на использование выбранного обозначения, закон содержит в себе некоторые ограничения, которые должны поддерживать добросовестную конкуренцию и не давать одному участнику рынка неоправданных преимуществ.

Одно из таких ограничений содержится в пп. 3. п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) и касается описательных товарных знаков, то есть обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. К примеру, явно описательным будет являться обозначение «свежее молоко» в отношении товара «молоко» 29-го класса МКТУ.

Отметим, что само по себе наличие на товарном знаке таких элементов не запрещено, они могут присутствовать в качестве неохраняемых элементов, если не занимают на знаке доминирующего положения (п. 1 ст. 1483 ГК РФ). Дополнительно у заявителей присутствует возможность доказать, что указанные обозначения приобрели различительную способность в результате длительного и интенсивного использования (п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ).

Тем не менее с учетом приведенных выше ограничений можно сделать общий вывод, что при выборе обозначения для регистрации в качестве товарного знака заявитель вынужден искать «золотую середину» между описательностью и фантазийностью обозначения относительно выбранных товаров и услуг. Знаки, соответствующие таким требованиям, возможно охарактеризовать как ассоциативные товарные знаки, то есть те, которые не указывают напрямую на вид или свойства товара, однако вызывают определенные ассоциации у потребителей.

На практике провести границу между описательными и ассоциативными товарными знаками бывает довольно затруднительно. Дополнительные сложности возникают в ситуациях, когда заявленные обозначение имеют иностранное происхождение и могут по-разному восприниматься российскими и иностранными потребителями. Вокруг таких обозначений складывается интересная судебная практика, анализ которой позволяет сделать новые выводы о возможности регистрации описательных товарных знаков.

Разновидность товара может характеризовать товар в целом, или Кейкпопс — тоже пирожное

Одна кондитерская фабрика подала на регистрацию обозначение «кейкпопс» в отношении товаров 30-го класса МКТУ, которые можно в целом охарактеризовать как кондитерские изделия. Однако Роспатентом было принято решение об отказе в регистрации товарного знака, которое заявитель затем оспаривал в различных инстанциях вплоть до Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (см. дело СИП-691/2018). Рассмотрим аргументы сторон данного спора.

Первоначально Роспатент на основании открытых источников информации сделал вывод, что «кейкпопс» — название маленького бисквитного пирожного на палочке, которое было придумано кондитером из Атланты Энджи Дадли и представляет собой транслитерацию комбинированного английского слова cakepops. Российские потребители также знакомы с указанным обозначением, так как в интернете имеются сведения о рецептах указанного пирожного на русском языке, пользователи форумов обсуждают указанные пирожные и т.д. Таким образом, «кейкпопс» является описательным и указывает на вид товара 30-го класса МКТУ (пирожное), относящегося к мучным кондитерским изделиям, а для иных товаров 30-го класса МКТУ заявленное обозначение является ложным и способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и его свойств.

Кондитерская фабрика с указанными доводами не была согласна, в частности сославшись на то, что в национальных стандартах (например, ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения» и иные) на дату приоритета заявки не выделялся такой вид товара и кондитерского изделия, как кейкпопс, а потому нет оснований для вывода о том, что слово «кейкпопс» характеризует вид товара («маленькое пирожное на палочке»). Дополнительно было указано, что английское слово cakepops имеет несколько вариантов перевода на русский язык, соответственно, может вызывать различные ассоциации в сознании российского потребителя. Наконец, сам факт создания кондитерского изделия в Соединенных Штатах Америки не свидетельствует о восприятии этого обозначения аналогичным образом средним российским потребителем.

Суд по интеллектуальным правам (далее — СИП) в качестве суда первой инстанции и Президиум СИП с указанными доводами заявителя согласились, подчеркнув следующее:

• При анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя.
• Восприятие обозначений (в том числе словесных обозначений в латинице) с учетом культурных, исторических, языковых и иных особенностей у потребителей в разных странах может различаться.

Президиум СИП также указал, что обозначением, указывающим на вид товара, его простым наименованием применительно к рассматриваемому случаю могло бы являться обозначение «пирожное» либо «пирожное на палочке», но не «кейкпопс», которое в национальных стандартах отсутствует. Таким образом, был сделан вывод о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 30-го класса МКТУ (см. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2019 № С01-227/2019 по делу № СИП-691/2018).

Однако финальный вывод в данном споре был сделан Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Судебная коллегия согласилась с доводами Роспатента и приняла во внимание, что под характеристикой товара, указывающей на его вид, может пониматься не только видовое обозначение (слово «пирожное»), но и указание на его разновидность, например «эклер», «заварное». Таким образом, обозначения, представляющие собой разновидности товара, также могут быть характеризующими товары, если установлены соответствующие ассоциативные связи, возникающие у потребителей. В итоге Суд пришел к заключению, что Роспатент на основании открытых источников информации сделал правомерный вывод о том, что заявленное обществом на регистрацию обозначение характеризует товар, указывая на его вид, свойства (пирожное на палочке), и воспринимается потребителями в качестве указания на мучное кондитерское изделие. Решения нижестоящих судебных инстанций были отменены. (см. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 31.10.2019 по делу № 300-ЭС19-12932, СИП-691/2018).

Восприятие обозначения через призму российского потребителя, или В чем отличия между пинцой и пиццой

Одна компания, занимающаяся ресторанным бизнесом, является правообладателем ряда товарных знаков, в которых содержится обозначение «Пинса / Пинца / Пинцерия» или Pinza / Pinzeria и которые являлись предметом оспаривания со стороны третьих лиц: ТЗ № 586010 «ПИНСА РОМАНА» (дело СИП-379/2018), ТЗ № 589910 «Пинцерия Бонтемпи» (дело СИП-340/2018), ТЗ № 593503 «Pinzeria by Bontempi» (дело СИП-341/2018), ТЗ № 633778 «ПИНЦА» (дело СИП-361/2018), ТЗ № 633779 «PINZA» (дело СИП-360/2018). Указанные дела не только вызвали широкий резонанс среди рестораторов Москвы, но и представляют интерес с правовой точки зрения, так как служат яркой иллюстрацией того, насколько неоднозначной бывает оценка описательного характера товарного знака. Что же такое пинца? По информации с сайта pinzeria.ru:

• «ПИНЦА® (от латинского pinsere — раскатывать, измельчать) — авторские, инновационные блюда, созданные и запатентованные гуру итальянской кухни маэстро Валентино Бонтемпи (Valentino Bontempi)».

Несмотря на желание многих ресторанов предлагать своим клиентам такое блюдо, как «пинца / пинса» и называться «пинцерией», использование такого рода обозначений без согласия правообладателя будет являться нарушением исключительных прав. Как было упомянуто ранее, все указанные регистрации являлись предметом для оспаривания со стороны третьих лиц. Так как сами по себе обозначения во многом схожи, а выводы судебных инстанций относительно главных моментов совпадают, мы приведем аргументы сторон только из одного дела СИП-360/2018, которое касается товарного знака PINZA под № 633779.

Возражение против предоставления охраны ТЗ № 633779 в отношении товаров 30-го класса и услуг 43-го класса МКТУ было первоначально удовлетворено решением Роспатента, однако затем СИП и Президиум СИП вынесли решение восстановить указанную регистрацию и предоставили охрану товарному знаку в полном объеме (см. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2019 № С01-589/2018 по делу № СИП-360/2018). Определением Верховного Суда РФ было отказано в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ (см. Определение ВС РФ от 18.03.2020 № 300-ЭС20-1761 по делу № СИП-360/2018). Таким образом, в настоящее время правовая охрана товарного знака является действующей в полном объёме.

Предлагаем проанализировать некоторые из многочисленных аргументов сторон и причины, по которым суды пришли к такого рода выводам.

Роспатентом и лицом, подавшим возражение, было указано, что обозначение «пинца/pinza» в качестве наименования готового изделия (блюда) присутствует в различных словарях, в том числе в словаре венецианского диалекта Джузеппе Боэрио XVIII века и в электронном словаре vocabolario.it. Дополнительно было отмечено, что сайт tripadvisor.ru предоставляет возможность адресного поиска по словам PINZA и PINZERIA, что свидетельствует о возможности использования российским потребителем такого способа получения информации. Был также приведен аналитический отчет по итогам всероссийского социологического исследования «Характер различительной способности среди потребителей России обозначений «ПИНЦА» и «Пинса Романа», использующихся для наименования блюда и ресторана», по итогам которого 28% опрошенных респондентов подтвердили известность обозначения «ПИНЦА» в качестве разновидности блюда «пицца». В дополнение к вышесказанному международная практика и зарубежный опыт также свидетельствовали об аннулировании правовой охраны и отказе в регистрации обозначения PINZA в качестве товарного знака.

Несмотря на все вышеприведенные доводы, СИП отказал в удовлетворении поданного возражения, мотивировав это в первую очередь тем, что заявителем не было в достаточной мере обосновано, что именно рядовой российский потребитель воспринимает обозначение pinza в качестве наименования итальянского блюда, являющегося разновидностью пиццы.

В частности, из Постановления Президиума СИП следует, что многие источники, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, не являются русскоязычными, а некоторые не соответствуют критериям относимости и достоверности. Сам по себе факт популярности в Российской Федерации итальянской кухни не может быть расценен как обстоятельство, обуславливающее известность рядовому российскому потребителю конкретного обозначения PINZA как указывающего на конкретный товар и на услуги (заведение) общественного питания. Дополнительно стоит отметить, что представленные данные социологического опроса также не говорят в пользу доводов заявителя, так как из них следует, что у 72% респондентов отсутствуют ассоциации названного обозначения с блюдом итальянской кухни. Несмотря на указанные выводы, в Постановлении Президиума СИП подчеркивается, что:

• «Необходимость учета восприятия обозначения (имеющихся или вероятных ассоциативных связей, возникающих в связи со спорным обозначением) именно обычным российским потребителем не означает, что допускается государственная регистрация иностранных общепринятых наименований товара. Указанным наименованиям не предоставляется правовая охрана на территории Российской Федерации, если они могут восприниматься российскими потребителями конкретных товаров в качестве правдоподобного указания на вид товара, например с учетом их известности российским потребителям в качестве наименования товара или сходства с российскими наименованиями товара».

Таким образом, для признания правовой охраны спорного товарного знака недействительной подателю возражения необходимо доказать не только наличие такого товара (блюда) на территории происхождения (в данном случае — в Италии) либо факт вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление в качестве названия конкретного товара в той же юрисдикции, но и известность (фактическое знание) российскому потребителю такого наименования товара, а также вероятность возникновения у российского потребителя правдоподобных ассоциаций между спорным обозначением и конкретным товаром. По мнению суда, вероятность возникновения правдоподобных ассоциаций может быть основана либо на сходстве спорного иностранного наименования с каким-либо российским наименованием товара, либо на умышленном искажении орфографии названия известного товара таким образом, чтобы искаженное название с известным товаром не совпадало, но своей описательности не утратило (см. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2019 № С01-589/2018 по делу № СИП-360/2018).

Особенности ресторанных услуг — разница между соусом и готовым блюдом

Первоначально Роспатент зарегистрировал указанное обозначение на имя индивидуального предпринимателя в отношении ряда классов товаров и услуг, в том числе в отношении ряда услуг 43-го класса МКТУ. Товарный знак № 647236 стал предметом для оспаривания со стороны третьего лица, которое доказывало, что элемент Tom Yum является общеизвестным наименованием супа том ям и может характеризовать услуги в сфере ресторанного бизнеса, аренды помещений и проката оборудования, то есть является в отношении них описательным.

Роспатент с указанными доводами не согласился, аргументировав, что словосочетание Tom Yum никак не может характеризовать услуги 43-го класса, так как вовсе не существует услуг либо их свойств с таким названием, поэтому в отношении указанных услуг такое обозначение является исключительно фантазийным. Дополнительно было отмечено, что в сфере ресторанного бизнеса заведения общественного питания очень часто индивидуализируются с использованием наименований тех или иных видов товаров, блюд, напитков либо производных от них обозначений. Однако у потребителей соответствующих услуг никогда не возникают неправдоподобные представления о том, что в этих заведениях подают лишь указанные в их названиях товары, блюда или напитки.

Приведенные выше аргументы стали предметом для анализа в Суде по интеллектуальным правам. В своем решении СИП согласился с доводами заявителя, указав, что подача супов или иных готовых блюд является прямым результатом деятельности закусочных, кафе, кафетериев, ресторанов, ресторанов самообслуживания, услуг по приготовлению блюд и доставке их на дом. Для названных услуг обозначение Tom Yum указывает на предлагаемое готовое блюдо. Судебная коллегия также согласилась с доводами заявителя о том, что потребитель явно будет понимать, что эти предприятия общественного питания специализируется именно на этих видах блюд.

Интересно отметить, что Роспатент в дополнение к своим аргументам ссылался на предыдущие решения СИП, в частности, на дело № СИП-54/2017, в котором Суд пришел к выводу об охраноспособности обозначения «песто» в отношении услуг 43-го класса МКТУ. Однако в рассматриваемой ситуации СИП отметил, что словесный элемент «песто» является соусом итальянской кухни и для ресторанных услуг, результатом которых выступает подача готовых блюд, указывает на эти блюда только через ассоциации, тогда как обозначение Tom Yum («Том Ям») само по себе является названием готового блюда.

В итоге СИП пришел к выводу о том, что спорное обозначение Tom Yum Bar характеризует услуги «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» 43-го класса МКТУ и его правовая охрана в отношении указанных услуг не соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ (решение Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2020 по делу № СИП-799/2019; на момент публикации указанное решение Суда по интеллектуальным правам оставлено без изменения Постановлением Президиума СИП от 17.12.2020 по делу № СИП-799/2019, однако может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию ВС РФ).

Таким образом, провести разграничение между ассоциативными и описательными товарными знаками может оказаться довольно сложной задачей, особенности в ситуации, когда заявленное обозначение имеет иностранное происхождение. Представленная выше судебная практика в области описательных товарных знаков позволяет сделать следующие выводы:

• При анализе обозначений, имеющих иностранное происхождение, суды подчеркивают, что их оценка всегда должна производиться с позиции рядового российского потребителя и с учетом того, что восприятие обозначений у потребителей в разных странах может различаться.
• По общему правилу государственная регистрация иностранных общепринятых наименований товара не допускается, однако в спорной ситуации необходимо иметь обширную доказательную базу, подтверждающую, что указанные наименования воспринимаются российскими потребителям в качестве правдоподобного указания на вид товара в силу их известности либо сходства с российскими наименованиями товара. В подтверждение указанного факта необходимы весомые доказательства, к примеру, однозначные результаты социологического опроса российских потребителей, наличие обширного количества русскоязычных источников и т.д. Факт вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление в качестве названия конкретного товара в иностранной юрисдикции не является определяющим.
• Обозначения, представляющие собой разновидности товара, также могут быть характеризующими товары, если установлены соответствующие ассоциативные связи, возникающие у потребителей.
• При определенных условиях обозначения, представляющие собой названия готовых блюд, могут расцениваться в качестве описательных для некоторых услуг 43-го класса МКТУ, результатом которых является подача готовых блюд.