Объекты исключительных прав в коммерческой концессии (франчайзинге)

Франчайзинг – удобный способ открытия и развития бизнеса для предпринимателей. Расширение бизнеса с помощью франшизы позволяет компаниям охватить большее количество территорий или торговых точек, сохраняя при этом использование одного и того же бренда и фирменного стиля через развиваемую сеть франчайзи и применение единого стандарта операционной модели. Франчайзи же, приобретая франшизу, освобождает себя от необходимости строить бизнес с нуля: он получает в пользование готовый бизнес-продукт, включающий коммерческий опыт и деловую репутацию правообладателя, а также комплекс принадлежащих ему исключительных прав.

Комплекс исключительных прав является основой любой франшизы и представляет собой совокупность различных объектов интеллектуальной собственности – средств индивидуализации и результатов интеллектуальной деятельности правообладателя, включая товарный знак, коммерческое обозначение, ноу-хау, объекты авторского права, изобретения, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных. Указанный перечень объектов открытый и может варьироваться в зависимости от исключительных прав правообладателя и сферы его бизнеса. Но, в любом случае, в предмет договора коммерческой концессии будет входить предоставление в использование комплекса исключительных прав, т.е. совокупности объектов интеллектуальной собственности.

Рассмотрим правовую природу и сущность наиболее распространенных объектов исключительных прав, предоставляемых по франшизе.

Главный, неотъемлемый элемент договора коммерческой концессии – товарный знак. Он выполняет функцию индивидуализации бизнеса и является основным нематериальным активом во франчайзинге. Именно благодаря товарному знаку потребители узнают продукт или услугу, а узнаваемость товарного знака (бренда) – это путь к доверию аудитории и росту дохода компании.

Предоставляемый по франшизе комплекс исключительных прав всегда должен включать товарный знак и как минимум один отличный от товарного знака объект исключительных прав, в противном случае соглашение не будет являться договором коммерческой концессии (см. Определение ВАС РФ №ВАС-10862/13 от 27.09.2013, Определение ВС РФ от 26 августа 2015 года №304-ЭС15-5828 по делу №А45-13334/2014, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2022 г. №С01-339/2022 по делу №А53-4352/2021). Так, в деле №А40-54303/2020 Суд по интеллектуальным правам отклонил довод истца о том, что его воля была направлена на заключение договора коммерческой концессии, поскольку по заключенному им лицензионному договору предоставлялось право использования коммерческого обозначения и секрета производства (ноу-хау), но не товарного знака, ввиду чего договор не мог рассматриваться как коммерческая концессия.

При этом необходимо учитывать, что товарный знак обязательно должен быть зарегистрирован в Роспатенте либо охраняться на территории России по международной процедуре для соответствующих товаров или услуг.

Важно, чтобы право использования товарного знака по договору принадлежало правообладателю и предоставлялось в отношении тех товаров или услуг, которые будет производить, продвигать или оказывать пользователь. Так, в деле №А51-4947/2012 ВАС РФ установил, что виды услуг, при оказании которых должен использоваться товарный знак, не входят в перечень товаров и услуг, в отношении которых у правообладателя имеется исключительное право, и не однородны им, и согласился с выводами нижестоящих судов о том, что спорный договор, хотя и назван «договором коммерческой концессии», по своей сути таковым не является.

В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные и комбинированные обозначения. Но товарный знак не всегда узнаваемое слово, логотип или их комбинация. В частности, довольно распространенный пример франшизы – услуги АЗС – включает предоставление прав на форму и цветовое сочетание автозаправочной станции, которые могут охраняться объемным (или 3D) товарным знаком. Для данной сферы услуг особую важность имеет узнаваемый и единый для всех станций внешний облик и цветовая гамма их оформления, поэтому такие национальные гиганты нефтяного бизнеса, как «Роснефть», «Газпромнефть» и «Лукойл» регистрируют товарные знаки, охраняющие внешний вид АЗС, и выбирают для расширения сети заправок именно договоры коммерческой концессии.

Компания, которая максимально эффективно организовала и стандартизировала бизнес-процессы, связанные с производством, продвижением и реализацией товаров или оказанием услуг, может развивать свой бизнес, «делясь» своими знаниями и методиками с контрагентами, у которых такой опыт отсутствует. Совокупность сведений о ведении предпринимательской деятельности и методов ее ведения, как правило, представляет собой секреты производства (ноу-хау). Термин know-how дословно означает «знать, как» вести определенный бизнес. Однако право на ноу-хау возникает, если такие сведения недоступны широкому круг лиц, и сохраняется до тех пор, пока они конфиденциальны. Именно поэтому процесс передачи права на ноу-хау, а также оформление режима конфиденциальности сведений контрагентом необходимо детализировать в договоре. Правообладателю следует хранить свои разработки в секрете и требовать от франчайзи соблюдения мер по сохранности ноу-хау, не менее строгих, чем соблюдаемые правообладателем, например, используя режим коммерческой тайны.

В деле №А51-10899/2022 суд указал, что ноу-хау определяется следующими критериями: новизна (необщеизвестность) информации, ограниченность доступа к информации (конфиденциальность) и наличие действительной или потенциальной коммерческой ценности. Суд счел, что предоставляемые в пользование отеля сети LOTTE инструкции не являются ноу-хау, поскольку на момент оказания услуг все перечисленные инструкции являлись общепринятыми и стандартизованными (общеизвестными), в связи с чем коммерческая ценность таких инструкций не была подтверждена.

Также в рамках франшизы предоставляются в пользование различные дизайн-проекты (оформление коммерческих помещений, торговых залов, витрин, и т.д.), объекты графики, инструкции, руководства по ведению бизнеса и иные материалы, разработанные правообладателем. Они могут охраняться авторским правом как произведения литературы или искусства. Например, в деле №А17-9114/2020 комплекс предоставляемых по договору субконцессии прав компании «Лукойл» включал в себя сборник «Фирменный стиль ОАО «Лукойл» и рекомендации по применению новой концепции АЗК «Лукойл», являющиеся объектами авторского права как произведение графики и дизайна. В деле №А65-4166/2010 в состав франшизы сети магазинов «Пятерочка» входило ее программное обеспечение (система информатизации).

Авторское право автоматически возникает и признается за автором с момента создания произведения и не требует документального подтверждения. Однако нередко авторам приходится доказывать в суде свое авторство и дату создания произведения (приоритет). Наиболее эффективный способ подтверждения своих прав – представление суду документальных доказательств. Авторские права на базы данных и программы для ЭВМ могут быть зарегистрированы в Роспатенте (по желанию автора). Однако иные объекты авторских прав не регистрируются, и их владельцам рекомендуется зафиксировать авторство и приоритет своих прав, например, с помощью депонирования произведения. Депонирование представляет собой эффективный способ фиксации авторских прав путем сохранения экземпляра произведения в реестре депонирующей организации и выдачи свидетельства для подтверждения авторства и даты депонирования.

Кроме того, по договору коммерческой концессии нередко предоставляется право использования коммерческого обозначения (КО) – средства индивидуализации предприятия как имущественного комплекса или нескольких предприятий. Например, КО может объединять сеть ресторанов или магазинов. Исключительное право на КО возникает, если оно имеет различительную способность и известно на определенной территории. В отличие от фирменного наименования КО не подлежит государственной регистрации, но должно постоянно использоваться. Неиспользование в течение года приводит к утрате права на КО (п.2 ст.1540 ГК РФ).

При этом в договоре следует согласовать и описать передаваемое КО, иначе есть риск, что суды могут счесть право на его использование не предоставленным (дело №А51-4947/2012).

Кроме того, по франшизе пользователю иногда предоставляются объекты патентных прав, такие как изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Объекты патентных прав возникают из государственной регистрации, на основании которой выдается патент. Для его получения необходимо подать соответствующее заявление в Роспатент, который оценивает условия патентоспособности и выдает патент, если они соблюдены. Патент подтверждает исключительное право на соответствующий объект, право авторства и приоритет.

Изобретения представляют собой технические решения, выраженные в продуктах (например, устройствах или веществах) или способах – процессах осуществления определенных действий. Автор встречал такие запатентованные изобретения, права на которые предавались по франшизе, как способ коррекции фигуры, способ производства катализаторов.

Предмет франшизы может включать полезные модели, то есть новые и промышленно применимые технические решения, выраженные в устройствах. В качестве полезных моделей могут быть запатентованы различные решения, в частности, устройства для стоматологии, насадки для фенов, разделочные доски и другие объекты.

В качестве промышленного образца может охраняться оригинальное и новое решение внешнего вида изделия. Так, например, уникальный дизайн коммерческих помещений, рекламных конструкций, стоек обслуживания либо упаковки товаров можно защитить не только в режиме авторского права или путем регистрации товарного знака, но и посредством получения патента на промышленный образец.

С учетом сказанного, владельцам исключительных прав может быть рекомендовано должным образом оформлять свои права и предоставление объектов исключительных прав пользователям, а также детально прописывать обязательства по их использованию. В случае с нерегистрируемыми и сложными составными объектами (например, ноу-хау или авторскими правами), концессионеру следует ответственно отнестись к процессу их передачи по договору коммерческой концессии, документально оформив его передаточным актом.

Потенциальным франчайзи рекомендуется тщательно проверять предоставляемые по договору объекты исключительных прав на предмет их действительности, принадлежности и отсутствия каких-либо обременений. Зачастую бывает, что товарный знак зарегистрирован на одного ИП, физическое лицо или компанию, а правообладателем (франчайзером) по договору выступает другая компания, поскольку является обладателем авторских прав и ноу-хау. В этом случае надо проверить наличие зарегистрированного лицензионного договора между владельцем товарного знака и компанией-франчайзером, чтобы удостовериться, что компания может предоставлять право использования товарного знака третьим лицам. Если исключительного права на товарный знак у компании нет, договор коммерческой концессии заключить нельзя.