Не будем рубить сплеча

В № 1/2018 журнала «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права», опубликована статья Ю.В.Дутиковой «Охрана фармацевтических изобретений, включающих признаки объектов, ограниченных в гражданском обороте»¹, в которой рассмотрены вопросы, связанные с реализацией имущественных прав патентообладателя при введении в оборот объектов, ограниченных в гражданском обороте, включающих охраняемое патентом изобретение, относящееся к области фармацевтики (наркотические средства и психотропные вещества). Автор излагает свое мнение о возможности исключения таких изобретений из сферы патентования по одному лишь факту запрещения их использования в гражданском обороте по существующему закону.

Однако ст. 4 quater Парижской конвенции по охране промышленной собственности указывает на недопустимость отказа в выдаче патента только лишь по причине запрета по национальному закону использовать в обороте такие изобретения. Не имеет значения, относится ли изобретение к наркотическому средству или психотропному веществу, или к другим средствам, на использование которых в стране законом наложен запрет².

Толкование ст. 4 quater приведено в авторитетном издании Г.Боденхаузена³, одного из генеральных директоров ВОИС:

«Статья 4 quater
В выдаче патента не может быть отказано и патент не может быть признан недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или сокращениям.

а) Настоящее положение включено в конвенцию на Лиссабонской конференции 1958 г.

б) Настоящее положение было предложено по нижеследующим причинам. Нередко бывает, что какое-либо изобретение приводит к изготовлению изделия, не отвечающего требованиям национального законодательства данной страны, например, в отношении безопасности или качества. В иных случаях изготовление или продажа такого изделия ограничены в силу того, что данное государство предоставило монополию или исключительное право на такое изготовление или продажу какой-либо государственной или частной организации. Было бы тем не менее несправедливым отказывать или признавать недействительными патенты, касающиеся таких изобретений.

В первом случае благодаря изобретению может стать очевидным, что положения закона, запрещающие продажу определенных изделий, устарели, и тогда этот закон может быть изменен или отменен, что даст возможность использования изобретения.

Во втором случае выдача патента обоснована, поскольку лицо, которому предоставлена монополия, может получить лицензию (на договорных началах или принудительную) на применение данного изобретения. Изучаемое положение предписывает, что в подобных случаях в патенте не может быть отказано или он не может быть признан недействительным.

в) Указанное положение касается лишь тех случаев, когда продажа запатентованного изделия или изделия, изготовленного запатентованным способом, подпадает под запрещения или ограничения, вытекающие из национального законодательства; оно не распространяется на случаи, когда эти запрещения или ограничения касаются изготовления такого изделия или применения запатентованного способа как такового. Эта ситуация может быть регламентирована национальным законодательством. Представляется разумным принять в отношении указанных случаев такое же решение, как это сделано для случаев, рассматриваемых в данной статье.

г) Изучаемое положение трактует случаи, когда продажа изделия подпадает под запрещения или ограничения, установленные национальным законодательством. Вопрос о том, распространяется ли эта статья на случаи полного запрещения такой продажи, остается открытым, но представляется, что ответ должен быть утвердительным, учитывая цели этой статьи. Однако во всех случаях отказ в выдаче патента или признание его недействительным возможны, если изобретение рассматривается как противоречащее публичному порядку или добрым нравам. Такое запрещение не может вытекать только из факта, что использование изобретения запрещено или ограничено законом или иными нормами; оно должно быть основано только на том, что это изобретение или его применение противоречит основным общественным и/или правовым принципам, принятым в данной стране».

Ссылаясь на отмененное Руководство по экспертизе заявок на изобретения, утвержденное приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. № 87, автор рассматриваемой статьи приводит из него извлечение: «При решении вопроса о том, может ли быть отнесен заявленный в качестве изобретения объект к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, целесообразно исходить из общего представления об общественных интересах, принципах гуманности и морали, сложившихся в российском обществе на современном этапе, и ориентироваться на преобладающие в общественном мнении оценки, отраженные, в частности, в наиболее авторитетных изданиях».

Аналогичные правовые принципы давно приняты в российском патентном законодательстве, и в соответствии с п. 4 ст. 1349 ГК РФ не могут быть объектами патентных прав результаты интеллектуальной деятельности, указанные в п. 1⁴ настоящей статьи, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Однако неправомерно отказывать в выдаче патента только на том основании, что федеральным законом от 8 января 1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в редакции от 29 декабря 2017 г.) использование наркотических средств и психотропных веществ запрещено в медицинских целях, и об этом прямо сказано в ст. 4 quater Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой «в выдаче патента не может быть отказано и патент не может быть признан недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или сокращениям».

Каждый раз в отношении очередного заявленного изобретения нужно будет доказывать, приводя ссылки на соответствующие источники, что именно это изобретение как таковое или его использование в гражданском обороте будет противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали. Иначе экспертиза, облегчая себе работу, может пойти ложным путем и будет ссылаться лишь на закон, ограничивающий или запрещающий оборот подобных средств и веществ, не утруждая себя нахождением и предоставлением документов, позволяющих отнести заявленное изобретение (его использование) к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, то есть «ориентироваться на преобладающие в общественном мнении оценки, отраженные, в частности, в наиболее авторитетных изданиях».

Ю.В.Дутикова выражает сомнение в получении патента на продукт, который не может быть введен в гражданский оборот в силу нарушения действующего законодательства. Вероятно, для большинства ситуаций такие сомнения справедливы, но нужно отделять получение патента на продукт, который не может быть введен в гражданский оборот в силу нарушения действующего российского законодательства, от подачи заявки на тот же продукт, так как последствия для заявителя могут быть различными.

Согласно ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности:

«1. Любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак в одной из стран Союза, или правопреемник этого лица пользуется для подачи заявки в других странах правом приоритета в течение сроков, указанных ниже.

2. Основанием для возникновения права приоритета признается всякая подача заявки, имеющая силу правильно оформленной национальной подачи заявки в соответствии с национальным законодательством каждой страны Союза или с двусторонними или многосторонними соглашениями, заключенными между странами Союза.

3. Под правильно оформленной национальной подачей заявки следует понимать всякую подачу, которой достаточно для установления даты подачи заявки в соответствующей стране, какова бы ни была дальнейшая судьба этой заявки».

Обратим внимание на условия п. 2 данной статьи и особенно на последнее условие: «…какова бы ни была дальнейшая судьба этой заявки». Из этого следует, что можно преследовать цель только подачи российской (или евразийской) заявки на приведенное в статье Ю.В.Дутиковой изобретение «Медицинская ингаляционная система, включающая ингаляционное устройство, предназначенное для подачи дозы медицинского каннабиса⁵, и картридж, содержащий дозу медицинского каннабиса», и на ее основании, не стремясь к получению российского патента, осуществить последующее патентование этого же изобретения в странах, где выдаче патента ничто не препятствует, и испрашивать при этом конвенционный приоритет по дате подачи российской заявки.

1. Дутикова Ю.В. Охрана фармацевтических изобретений, включающих признаки объектов, ограниченных в гражданском обороте // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2018. № 1. С. 21.
2. В странах, запрещающих использование противозачаточных средств или противопехотных мин, патенты тем не менее на такие изобретения выдаются.
3. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М.: Прогресс. 1977. Приводимый далее комментарий дается без указания в нем отсылок к актам состоявшихся по данному вопросу обсуждений в ВОИС.
4. «Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам» (в ред. Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ).
5. Марихуана

Список литературы

1. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М.: Прогресс. 1977. Приводимый далее комментарий дается без указания в нем отсылок к актам состоявшихся по данному вопросу обсуждений в ВОИС.
2. Дутикова Ю.В. Охрана фармацевтических изобретений, включающих признаки объектов, ограниченных в гражданском обороте // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2018. № 1. С. 21.