Коммерческая концессия или лицензия – что выбрать франчайзи?

Пандемия изменила рынки, экономики и бизнес во многих странах. Предприниматели в поисках выхода из кризиса, опытные игроки и компании пытаются сохранить продажи товаров и услуг, новички и стартапы, по-прежнему, думают о запуске новых проектов. По статистике, в кризисное время становятся популярней модели бизнеса по франшизе, рынок франчайзинга оживляется на 20-30%. Давайте остановимся на некоторых наиболее важных юридических и практических аспектах, которые помогут разобраться в правильном регулировании данной бизнес-модели и определиться с выбором, какую «основу» использовать – договор коммерческой лицензии или коммерческой концессии?

Договор коммерческой концессии (ДКК) и лицензионный договор (ЛД) относятся к одной группе соглашений, регулирующих вопросы интеллектуальной собственности, и поэтому во многом схожи. Зачастую франчайзеры и франчайзи выбирают ДКК. В то же время, некоторые партнерские отношения в сфере франчайзинга правомерно строятся на базе ЛД.

С юридической точки зрения, более правильным правовым инструментом, ориентированным на развитие бизнеса по модели франчайзинга в российской практике, является ДКК. Он позволяет достаточно подробно определить права и предусмотреть обязанности сторон, надлежащим образом обеспечить защиту интересов сторон, а также способствует прозрачности делового партнерства в целом. Правовое регулирование этого инструмента (соглашения) содержится в Главе 54 Части II Гражданского кодекса РФ.

Если нет товарного знака и комплекса прав, стороны, как правило, используют ЛД. Как правило, в рамках этого договора, правообладатель предоставляет партнеру (лицензиату) право использования одного или двух объектов интеллектуальной собственности в строго оговоренных пределах.

В рамках ДКК происходит предоставление права использования комплекса исключительных прав – нескольких охраняемых объектов интеллектуальной собственности, а именно – товарного знака, коммерческого обозначения, ноу-хау, объектов авторского права (например, дизайна), программ для ЭВМ. ДКК предполагает тесное сотрудничество и взаимодействие сторон договора в развитии бизнеса «под маркой и маской» правообладателя.

Однако в ряде ситуаций ДКК заключен быть не может:

• если товарный знак не зарегистрирован в установленном порядке или отсутствует в принципе; согласно закону, основным элементом в предоставляемом комплексе исключительных прав является именно охраняемый (зарегистрированный) товарный знак;
• в случае, когда есть зарегистрированный товарный знак, но нет иных объектов интеллектуальной собственности, в частности, объектов авторского права, ноу-хау, иных; согласно закону, для заключения ДКК нужен именно комплекс исключительных прав.

Между тем, если незарегистрированный товарный знак представляет собой изобразительное обозначение (например, логотип), охраняемое в режиме авторского права, стороны могут начать работу на базе ЛД, предметом которого будет предоставление права использования объекта авторского права. Как только товарный знак будет зарегистрирован, стороны могут «трансформировать» ЛД в ДКК, добавив в предмет соглашения иные объекты исключительных прав.

Помимо товарного знака, бизнес-модель франчайзинга базируется на стандартизации продвижения товаров и услуг, унификации бизнес-процессов, использования единых дизайн-проектов и фирменного стиля. Стандарты и описанные бизнес-процессы являются одновременно объектами интеллектуальной собственности и охраняемой информацией, в связи с чем они могут охраняться в режимах авторского права и ноу-хау. Права на дизайн помещений могут подтверждаться как авторским, так и патентным правом, поскольку дизайн может быть зарегистрирован в качестве промышленного образца. Фирменный стиль (фирменная одежда, оформление торгового зала, витрина) защищается нормами законодательства о защите конкуренции; его характеристики необходимо детализировать в ДКК в целях правильного оформления коммерческого помещения, а также последующей защиты от недобросовестной конкуренции со стороны франчайзи. В любом случае, подробное описание в соглашении предоставляемых объектов интеллектуальной собственности, информации и иных элементов позволит сторонам избежать недопонимания в будущем в толковании предмета договора, а также осуществлении их прав и обязанностей.

Необходимо помнить, что, если в период действия ДКК истек срок действия исключительного права, пользование которым предоставлено по этому договору, либо такое право прекратилось по иному основанию, ДКК продолжает действовать, за исключением положений, относящихся к прекратившемуся праву, а пользователь, если иное не предусмотрено договором, вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения. В случае прекращения принадлежащего правообладателю права на товарный знак или на коммерческое обозначение, когда такое право входит в комплекс исключительных прав, предоставленных пользователю по ДКК, без замены прекратившегося права новым аналогичным правом ДКК прекращается. Законодательство не содержит подобного регулирования для ЛД.

Сторонами ДКК могут выступать только коммерческие юридические лица. ЛД же может быть заключен, в том числе, между физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также некоммерческими организациями. В этой связи, ДКК – всегда коммерческий (платный) договор, который предполагает обязательную выплату правообладателю вознаграждения за использование предоставленных объектов интеллектуальной собственности в виде, например, паушального взноса и роялти. Кстати, вознаграждение по ДКК может выплачиваться в форме:

• фиксированных разовых и (или) периодических платежей,
• отчислений от выручки,
• наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или
• в иной форме, предусмотренной договором.

ЛД может по определенным причинам носить безвозмездный характер.

Важно отметить, что предоставление права использования по ДКК подлежит государственной регистрации в Роспатенте. Без такой регистрации предоставление права использования не будет считаться состоявшимся. Лицензия в рамках ЛД регистрируется только в том случае, если предметом ЛД является зарегистрированный объект интеллектуальной собственности (например, изобретение, полезная модель или промышленный образец). Изменения и расторжение ДКК и ЛД (если применимо) также подлежат регистрации в Роспатенте.

Какие ещё особенности присущи коммерческой концессии?

ДКК предоставляет сторонам ряд существенных преимуществ. В частности, правообладатель передает пользователю обязательные для исполнения инструкции и правила в отношении использования объектов интеллектуальной собственности, а также стандарты ведения бизнеса в целом, тем самым сохраняя за собой контроль над продвижением его товарного знака на рынке и качеством выпускаемых пользователем товаров (оказываемых им услуг). Кроме того, в случае с ДКК имеется законная возможность установления единой ценовой политики внутри сети, работающей по модели франчайзинга. Такая уникальная возможность законодательно закреплена только для ДКК. В договорах поставки или дистрибуции, например, «диктование» цены не допускается и преследуется в рамках антимонопольного законодательства.

Примечательно, что пользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока ДКК имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок. Если правообладатель отказал пользователю в заключении ДКК на новый срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним заключил с другим лицом ДКК, по которому предоставлены те же права, какие были предоставлены пользователю по прекратившемуся договору, на тех же условиях, пользователь вправе потребовать по своему выбору в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним ДКК, или только возмещения таких убытков. Преимущественное право пользователя на заключение ДКК на новый срок – это по сути защита инвестиций добросовестного франчайзи. В западной практике, описанному выше преимущественному праву пользователя, кстати, корреспондирует аналогичное право франчайзи на «первый» отказ от заключения договора (right of first refusal) на новый срок, действующее в защиту его законных интересов.

В то же время, пользователь должен быть готов к определенным ограничениям, которые правообладатель может предусмотреть для пользователя в ДКК:

• обязательство не конкурировать с правообладателем на соответствующей территории;
• отказ от получения аналогичных прав у конкурентов правообладателя;
• обязательство не осуществлять реализацию аналогичных товаров с использованием товарных знаков других правообладателей;
• обязательство продавать товары исключительно в пределах определенной территории;
• согласовывать с правообладателем места расположения коммерческих помещений, а также их внешнее и внутреннее оформление.

Данные ограничения допустимы с точки зрения гражданского права. Вместе с тем, они могут быть признаны недействительными по требованию антимонопольного органа или иного заинтересованного лица, если эти условия с учетом состояния соответствующего рынка и экономического положения сторон противоречат антимонопольному законодательству.

Необходимо также учитывать, что ДКК может предусматривать разные формы ответственности правообладателя по требованиям, которые могут быть предъявлены пользователю третьими лицами (например, потребителями):

• когда пользователь обязан только продавать товары (оказывать услуги) правообладатель несет субсидиарную ответственность за несоответствие качества таких товаров (услуг). В этом случае потребитель адресует свои претензии франчайзеру, если у франчайзи не хватает средств для покрытия ущерба потребителя;
• солидарная ответственность сторон наступает тогда, когда пользователь обязан изготавливать товары по договору. В этом случае правообладатель и пользователь отвечают перед потребителем за качество производимых пользователем товаров совместно.

Вступая в договорные отношения, стороны должны иметь четкое представление о правилах расторжения заключенного между ними соглашения:

• от бессрочного ДКК каждая сторона вправе отказаться в любое время с предварительным уведомлением контрагента за 6 месяцев, если договором не предусмотрен более продолжительный срок;
• если договор срочный или бессрочный, то каждая сторона вправе отказаться от ДКК во всякое время, уведомив об этом другую сторону не позднее чем за 30 дней, если договором предусмотрена возможность его прекращения уплатой денежной суммы, установленной в качестве отступного.

Помимо этого, правообладатель вправе отказаться от исполнения ДКК в одностороннем порядке в случаях нарушений пользователем:

• условий договора о качестве производимых товаров (оказываемых услуг);
• инструкций и указаний правообладателя касательно характера, способов и условий использования комплекса предоставленных прав;
• обязанности выплатить правообладателю вознаграждение в установленный срок.

Односторонний отказ правообладателя от исполнения договора возможен в случае, если пользователь после получения письменного требования об устранении нарушения не устранил его в разумный срок или вновь совершил такое нарушение в течение одного года с даты направления ему указанного требования.

При объявлении правообладателя или пользователя несостоятельным (банкротом) ДКК прекращается.

Какие обязанности несут правообладатель и пользователь по ДКК?

Правообладатель обязан передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав. Он обязан также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав. Это главные обязанности правообладателя.

Кроме того, если договором не предусмотрено иное, правообладатель обязан:

• обеспечить государственную регистрацию предоставления права использования в Роспатенте;
• оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников, а также
• контролировать качество товаров (услуг), производимых (оказываемых) пользователем.

Пользователь с учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой им по ДКК, обязан:

• использовать коммерческое обозначение, товарный знак, или иное средство индивидуализации правообладателя указанным в договоре образом;
• обеспечивать соответствие качества производимых им товаров, (оказываемых услуг) качеству аналогичных товаров (услуг), производимых (оказываемых) правообладателем;
• соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав;
• оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (услугу) непосредственно у правообладателя;
• не разглашать ноу-хау правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;
• информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует коммерческое обозначение, товарный знак, или иное средство индивидуализации в силу ДКК.

Что ещё важно знать?

ДКК – это оптимальный формат соглашения в сфере франчайзинга.

Как правило, ДКК предусматривает использование не только комплекса исключительных прав, но и деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального или максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, осуществлению иной торговой деятельности, оказанию услуг). В этой связи, необходимо детально описывать и понимать все условия договора.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение договора может привести к спору между сторонами, в результате которого может пострадать бизнес всей выстроенной франчайзинговой системы. Безусловно, это негативно скажется и на бренде, и деловой репутации, и сети франчайзи, которые, напротив, действовали добросовестно и справедливо.