Решения, осуществляемые посредством компьютеров, и особенности их правовой охраны в России и Китае

ПО и патентная охрана
Патентование компьютерно-реализуемых решений в России
Патентование компьютерно-реализуемых решений в КНР

ПО и патентная охрана

В качестве компьютерно-реализуемого решения принято рассматривать решение, относящееся к совокупности компьютерного средства общего или специального назначения и программного обеспечения (ПО), управляющего работой этого компьютерного средства. Акцент на управляющее ПО сделан здесь неспроста: даже интуитивно, из повседневного опыта, понятно, что в большинстве случаев основой такого рода решений являются именно программные средства, управляющие работой аппаратуры. Скажем, общеизвестно, что фактически любой смартфон может функционировать и как платежный терминал, и как навигационное устройство, и как мультимедийный проигрыватель – этот список можно долго продолжать. При этом для такой мультифункциональности аппаратные средства смартфона не меняются – она обеспечивается исключительно установкой и работой соответствующего прикладного ПО (например, из магазина приложений).

Создание компьютерно-реализуемых решений в большинстве случаев не требует таких исходных позиций, как, скажем, химическая промышленность или металлургия, где для выпуска продукции так или иначе необходимо развертывание дорогостоящих производственных мощностей. В качестве иллюстрации: в настоящее время в коммерческом доступе есть универсальные одноплатные контроллеры, которые посредством несложного программирования могут быть приспособлены для использования даже в бытовых применениях.

Таким образом, для компьютерно-реализуемых решений, которые на современном этапе являются одним из локомотивов инноватики, характерны относительная доступность средств производства для разработчиков и, как следствие, относительно быстрый выход на рынок и высочайшая конкуренция.

Одним из важнейших инструментов конкурентной борьбы является патент, поэтому патентование компьютерно-реализуемых решений имеет большую важность на современном этапе. Патент, который выдается государством, предоставляет его обладателю исключительное право на запатентованное техническое решение (данная статья, без ограничения общности, будет касаться только изобретений). Это означает, что без согласия правообладателя никто не имеет права использовать его запатентованное изобретение; в противном случае будет иметь место нарушение патентных прав. С некоторой долей упрощения можно сказать, что выдача патента является юридическим фактом возникновения абсолютных правоотношений, в которых у патентообладателя возникает исключительное право на запатентованное техническое решение, а для всех остальных (неограниченного круга) лиц в то же время возникает обязанность воздержаться от использования запатентованного решения без разрешения патентообладателя.

Патент выдается по результатам проводимой в патентном ведомстве экспертизы патентной заявки, в которой должно быть дано формализованное раскрытие заявляемого решения. Правовой и технической квинтэссенцией такой формализации является формула изобретения, в которой сущность изобретения характеризуется его признаками. Предоставляемое патентом исключительное право ограничивается географически – территорией действия страны, в патентное ведомство которой была подана заявка (например, патент по заявке, поданной в патентное ведомство Российской Федерации (Роспатент), действует только на территории РФ), сроком действия (в РФ – 20 лет для изобретений) и объемом правовой охраны (т.е. тем чтó изложено в формуле изобретения по патенту).

За последние десятилетия в мире наблюдается устойчивый рост количества патентных заявок, подаваемых на компьютерно-реализуемые решения. Наиболее впечатляющий рост имеет место в Китайской Народной Республике (КНР). Притом, что существование такого рода решений в качестве особой категории изобретений отсчитывается от начала 1970-х годов, т.е. данная категория является относительно молодой.

Итак, в большинстве случаев существо компьютерно-реализуемого решения кроется в соответствующем ПО, устанавливаемом на обычные аппаратные средства. Однако компьютерные программы как таковые исключены из патентной охраны во многих юрисдикциях, включая РФ и КНР. Соответственно, возможность получить патент непосредственно на ПО, каким бы передовым оно ни было, изначально отсутствует. Представленное в своем «чистом виде», на каком бы из носителей оно не сохранялось, ПО приравнивается в правовом смысле к произведению литературы (см., например, ст. 1261 ГК РФ), на которые, разумеется, патенты не выдаются нигде в мире.

Данное обстоятельство, однако, не является непреодолимой преградой для получения патентной охраны на такого рода решения. Так, поскольку компьютерно-реализуемые решения в большинстве своем на практике проявляются совокупностью действий, совершаемых устройствами под управлением соответствующих программных средств, и результатов этих действий, то естественным подходом при патентовании является формализация компьютерно-реализуемого решения в виде способа, принимая во внимание, что способ во многих законодательствах (в том числе в российском и китайском) прямо обозначен как категория объектов, охраняемых в качестве изобретения.

Кроме компьютерных программ в указанных юрисдикциях из патентной охраны исключены и методы хозяйственной деятельности, математические методы, решения, заключающиеся лишь в представлении информации. Даже если формально завуалировать сугубо программную сущность компьютерно-реализуемых решений, есть вероятность отнесения их к другим объектам, исключенным из патентной охраны. Скажем, определенные компьютерно-реализуемые решения из области финансовых технологий могут быть признаны относящимися к методам хозяйственной деятельности; большой пласт компьютерно-реализуемых решений (к примеру, определенные решения из области информационного поиска) могут быть признаны в чистом виде относящимися к представлению информации. Это может как минимум затруднить получение патентной охраны.

Таким образом, одна из основных специфических особенностей патентования компьютерно-реализуемых решений обусловлена тем фактом, что они непосредственно соприкасаются с принципиально неохраноспособными объектами. Как следствие, можно сказать, что на сегодняшний день есть некоторая неопределенность относительно перспектив получения правовой охраны на то или иное компьютерно-реализуемое решение.

Далее, патент обеспечивает его обладателю возможность защищать свои интеллектуальные права посредством запрета несанкционированного использования запатентованного изобретения. Факт возможного использования устанавливается на основе формулы изобретения патента. Как было сказано раннее, формула изобретения представляет собой формализованную, в некотором смысле виртуализованную, характеризацию запатентованного изобретения. В то же время факт использования изобретения устанавливается в реальном мире, и для этого характеризация согласно формуле изобретения должна быть соотнесена с реальным объектом(ами) техники. Для значительного числа компьютерно-реализуемых изобретений характерно распределенное практическое воплощение, когда, к примеру, одна часть функций осуществляется на клиентском устройстве (например, смартфоне), а другая – на одном или более сетевых устройствах (например, специализированных серверах), при этом вопрос того, выполнение каких именно функций делегировать в сеть и на какое количество устройств, может решаться гибким образом. Следовательно, одна и та же формализованная характеризация запатентованного компьютерно-реализуемого изобретения в формуле изобретения может охватывать широкий круг возможных практических воплощений, прежде всего – за счет распределенного характера. С данным аспектом могут быть связаны проблемы как для патентообладателя в плане установления факта использования изобретения, так и для третьих лиц в плане необоснованных или даже недобросовестных претензий о нарушении патентных прав. Это является еще одной специфической особенностью компьютерно-реализуемых решений.

Далее пойдет речь о конкретных аспектах получения и применения патентной охраны на компьютерно-реализуемые решения в РФ и КНР в контексте «подводных камней», вкратце описанных выше.

Патентование компьютерно-реализуемых решений в России

Экспертиза патентной заявки в патентном ведомстве РФ начинается с проверки того, является ли заявленное в ней решение охраноспособным в качестве изобретения. В этом контексте, помимо установления факта, относится ли заявляемое компьютерно-реализуемое решение непосредственно к объектам, исключенным из патентной охраны (например, в формуле изобретения в чистом виде охарактеризована компьютерная программа), также проводится анализ на предмет того, может ли заявляемое решение быть признано техническим решением. Для этого осуществляется анализ совокупности следующих аспектов: является ли проблема, на устранение которой направлено заявляемое решение, технической; имеет ли результат, обеспечиваемый заявляемым решением, технический характер; обеспечивают ли признаки, которыми заявляемое решение охарактеризовано в формуле изобретения, решение указанной технической задачи с достижением указанного технического результата.

Вышесказанное можно резюмировать в виде следующего «правила трех Т», соблюдение которого с очевидностью демонстрирует, что заявляемое решение удовлетворяет основному требованию, предъявляемому к изобретению – быть техническим решением. Итак, «правило трех Т» гласит: изобретение должно быть направлено на решение технической задачи, характеризоваться техническими признаками и обеспечивать при своем осуществлении достижение технического результата.

На рассматриваемом этапе экспертизы проводится проверка на предмет технического характера заявляемого компьютерно-реализуемого решения в отношении каждого из трех аспектов («трех Т»), перечисленных выше. У патентного ведомства может возникнуть основание признать компьютерно-реализуемое решение не относящимся к изобретениям и отказать в выдаче патента, если в ходе данной проверки выявляется отсутствие технического характера по какому-либо из аспектов – например, задача является технической (скажем, общая задача автоматизации), но результат, обеспечиваемый признаками заявленного решения, имеет сугубо экономический характер (к примеру, повышение прибыли).

Характер решаемой задачи анализируется исходя не только из ее формулировки, но и из фактического содержания патентной заявки. Задача и, соответственно, обеспечиваемый при ее решении результат не должны иметь субъективный характер, направленный на удовлетворение индивидуальных потребностей человека, т.е. в их основе не должна лежать человеко-зависимая выборочность или избирательность. Как правило, задача обладает техническим и объективным характером, когда она направлена на изменение определенных параметров, присущих материальным объектам или процессам над ними, которые можно измерить, оценить и сравнить независимо от индивидуальных особенностей или предпочтений человека.

Из вышесказанного следует, что вопрос отнесения компьютерно-реализуемого решения к техническим решениям, охраняемым в качестве изобретения, или к неохраняемым решениям иногда является сложным, и при ответе на него могут возникнуть неоднозначности. Ниже в качестве иллюстрации приведен пример формулы изобретения:

«Компьютерно-реализуемый способ постобработки поисковых запросов, содержащий:

i. получение результатов поиска в ответ на поисковый запрос от пользователя;

ii. машинный анализ результатов поиска для определения контекста поискового запроса;

iii. ранжирование результатов поиска на основе определенного контекста;

iv. вывод подмножества результатов поиска с рангом выше порогового значения».

Заявленным результатом (и в данном случае соответствующей задачей) является повышение релевантности итоговой совокупности результатов информационного поиска.

С одной стороны, повышение релевантности может быть сочтено объективным техническим эффектом, выражающимся в снижении трудо- и времязатрат для получения требующейся информации (методам объективной оценки релевантности посвящено множество научных работ). Следовательно, заявляемое решение является техническим решением, охраняемым в качестве изобретения.

С другой стороны, релевантность может быть сочтена субъективной характеристикой: для одного пользователя результат релевантен запросу, а для другого – нет. То есть, обеспечиваемый эффект не имеет объективного характера и, соответственно, является нетехническим. Следовательно, заявляемое решение не является техническим решением, охраняемым в качестве изобретения (в частности, его можно отнести к представлению информации как таковому).

Следует отметить, что вышеприведенные противоположные выводы были сделаны намеренно, исходя лишь из рассмотрения формулы изобретения и указанного результата. Для снятия данной неопределенности и требуется детальный анализ всего содержания патентной заявки на предмет того, как именно реализуются операции заявленного способа и как конкретно при этом обеспечивается решение указанной задачи по повышению релевантности.

Должно быть понятно, что рассмотренный выше способ может быть реализован как целиком на пользовательском устройстве (например, ПК), так и частично на пользовательском устройстве и частично на удаленном сетевом устройстве(ах) – скажем, выполнение операций i–iii может быть делегировано одному специализированному серверу либо двум или более серверам. Этим иллюстрируется отмеченная во введении специфика, что даже такая простая формула изобретения охватывает множество практических его реализаций.

В отношении компьютерно-реализуемого решения, признанного относящимся к изобретениям, осуществляется оценка соответствия заявляемого изобретения условиям патентоспособности (промышленная применимость, новизна и изобретательский уровень). При этом и на данном этапе экспертизы могут возникнуть проблемы, аналогичные описанным выше. Так, если в формуле изобретения, наряду с признаками, относящимися к изобретению, есть признаки, характеризующие иное решение, исключенное из патентной охраны, то оценка патентоспособности изобретения будет осуществляться без учета признаков, относящихся к этому иному решению.

Данное ограничение может быть проиллюстрировано следующим образом: пусть в формуле изобретения заявлено вычислительное устройство, содержащее процессор и память, в которой содержатся инструкции, которыми при их исполнении процессором обеспечивается выполнение способа нахождения экстремумов парабол, и далее приводятся математические операции данного способа. Очевидно, что, по сути, охарактеризован неохраноспособный математический метод, не требующий компьютера для его осуществления – такой метод может быть осуществлен вручную; компьютер же используется здесь по своему изначальному назначению – для обеспечения более быстрого осуществления операций, записанных математических языком и представленным в программе, по сути, им же. Соответственно, все признаки, относящиеся к способу нахождения экстремумов, исключаются из рассмотрения, и патентоспособность будет оцениваться в отношении лишь вычислительного устройства, содержащего процессор и память, в которой содержатся машиноисполняемые инструкции. Этим примером также подчеркивается тот факт, что формальное задействование технических (например, электронно-вычислительных) средств в заявляемом решении не является исчерпывающим показателем технического характера данного решения в целом.

Понятно, что приведенный пример является показательным, а на практике вопрос выявления признаков, не учитываемых при оценке патентоспособности, может оказаться гораздо более сложным. Подобное разделение признаков, к сожалению, не является редкостью и, будучи основанным только на субъективном их восприятии и личных предпочтениях по разделению на «техническое» и «нетехническое», часто приводит к соблазну исключать из рассмотрения признаки лишь на формальном основании того, что формулировка этих признаков позволяет отнести их к неохраноспособным объектам (например, любой перевод активов в электронном банкинге – это хозяйственная деятельность). Во избежание необоснованного исключения требуется детальный анализ содержания патентной заявки на предмет исчерпывающего понимания технического существа заявленного изобретения. Здесь следует подчеркнуть, что, согласно вышеуказанному требованию, исключению подлежат именно те признаки, которые относятся к иному по отношению к изобретению решению, исключенному из патентной охраны.

Также при экспертизе патентной заявки осуществляется проверка того, в достаточной ли степени в ней раскрыта сущность заявленного изобретения для его осуществления обычным специалистом в соответствующей области техники. Таким образом, в патентной заявке должны содержаться достаточные сведения (включая детальный пример(ы) практической реализации), которые позволили бы специалисту осуществить изобретение во всем заявленном объеме без особого затруднения и без осуществления изобретательства, т.е., по сути, удостоверить возможность создания материального объекта(ов) техники, воплощающего в себе изобретение, на основе информации, содержащейся в патентной заявке, а также предшествующих знаний.

Аспект достаточности раскрытия имеет исключительную важность для экспертизы компьютернореализуемых решений. Так, недостаточность сведений в отношении именно конкретики технического существа заявляемого решения и деталей его реализации может поставить под сомнение сам технический характер и, следовательно, охраноспособность решения ввиду вышесказанного. Типичным примером недостаточности является раскрытие какого-либо значимого аспекта изобретения на уровне постановки задачи или «черного ящика», когда есть нечто на входе и требующийся результат на выходе без описания того, какими конкретно операциями этот результат может быть получен. Дополнить же патентную заявку после ее подачи в патентное ведомство недостающим раскрытием без негативных последствий не получится.

Здесь необходимо подчеркнуть, что формула изобретения и, следовательно, определяемый ею объем правовой охраны должны быть строго подтверждены соответствующим раскрытием в описании изобретения в патентной заявке. Так, общей практикой является использование обобщенно сформулированных признаков при формализованной характеризации заявляемого решения в формуле изобретения. Каждое такое обобщение в формуле изобретения должно иметь под собой основания в описании заявляемого решения, в противном случае потенциальный патентообладатель может получить необоснованно широкий объем правовой охраны. Скажем, нет оснований в формуле изобретения указывать широкое понятие «ингаляционное устройство», если в патентной заявке описывается лишь электронная сигарета. Или может возникнуть вопрос обоснованности того, что формулой изобретения формально охватываются практические его реализации, которые даже не упоминались в патентной заявке.

Любое государство, с одной стороны, заинтересовано в развитии инновационных технологий, и с этой целью стимулируется защита прав изобретателей/патентообладателей посредством выдачи патентов. С другой стороны, государство при этом не заинтересовано в возможном ущемлении интересов третьих лиц предоставлением необоснованно широкого объема правовой охраны патентообладателям. Из вышесказанного вытекает огромная ответственность, лежащая на экспертах патентного ведомства, от которых зависит, будет или не будет выдан патент на заявляемое решение и в каком объеме выданным патентом будет определяться правовая охрана. Иными словами, указанный высокий уровень ответственности во многом связан с последующей защитой запатентованных изобретений.

Действующее российское законодательство после вступления в силу п.6.1 ст. 1252 ГК РФ прямо предусматривает солидарную ответственность нескольких лиц, если их действия совместно нарушают исключительное право на запатентованное изобретение. Фактически речь идет о том, что нарушением исключительного права может быть признаны не только действия одного субъекта, осуществляющие все признаки запатентованного изобретения, но и действия нескольких или даже неопределенного круга субъектов, каждый из которых использует или обеспечивает использование только части признаков (хотя бы одного признака) запатентованного изобретения, из которых вместе можно собрать всю совокупность признаков изобретения.

Как уже отмечалось выше, компьютерно-реализуемое решение, в особенности способ, может обуславливать участие различных субъектов, в том числе принадлежащих им ресурсов или оборудования. Например, это могут быть операторы сотовой связи, банки и организации, обеспечивающие выполнение платежных и иных финансовых операций, интернет-платформы, онлайн-сервисы и т.д. При этом данные субъекты могут даже не знать о своем возможном участии в выполнении того или иного этапа запатентованного изобретения. Казалось бы, что в данном случае не формируется негативных рисков, поскольку реализуется только часть признаков запатентованного изобретения, что само по себе не является нарушением. Однако положения п.6.1 ст. 1252 ГК РФ при буквальном толковании и применении допускают объединение действий нескольких лиц в единое совместное нарушение, если из всех этих действий можно собрать полную совокупность признаков запатентованного изобретения.

Спасением здесь могло бы стать изучение судами субъективной стороны действий каждого из таких невольных участников, но проблема состоит в том, что в данном случае суды крайне редко склонны изучать виновность (субъективную сторону) деяний сторон, поскольку положения гражданского законодательства об ответственности за совместно причиненный вред при осуществлении предпринимательской деятельности не требуют установления вины нарушителей перед патентообладателем.

В рассматриваемой ситуации формируется риск привлечения к солидарной ответственности даже в том случае, если субъекты, не имея каких-либо договоренностей между собой, общих целей и намерений, направленных на совместное использование запатентованного изобретения, и даже ничего не зная друг о друге, тем не менее формально, каждый своей долей признаков, «вводятся» в состав правонарушения.

Соответственно, экспертиза патентной заявки на компьютерно-реализуемое решение, должна проводиться обязательно с учетом особенностей возможного последующего применения положений п.6.1 ст. 1252 ГК РФ.

Патентование компьютерно-реализуемых решений в КНР

Патентное законодательство КНР быстро адаптируется к возрастающему интересу заявителей к получению правовой охраны на компьютерно-реализуемые изобретения. До изменений в патентном законодательстве, внесенных в 2006 году, патентное ведомство КНР CNIPA часто отказывало в предоставлении правовой охраны решениям, реализуемых главным образом при помощи ПО или в виде ПО, относя их к исключенным из охраны правилам и методам умственной деятельности или к нетехническим решениям. В соответствии с действующим регламентом экспертизы патентного ведомства КНР определение принципиальной охраноспособности компьютерно-реализуемого решения основывается на трехступенчатом подходе, иллюстрируемом на примере изобретений, в которых так или иначе используется ПО:

• определение того, решается ли путем применения ПО в предлагаемом техническом решении какая-либо техническая проблема;
• определение того, применяется ли при работе ПО, задействуемого в предлагаемом решении, для выполнения процессов управления или процессов обработки данных, полученных на других этапах, какое-либо техническое средство;
• определение того, является ли получаемый результат техническим эффектом, соответствующим «законам природы».

По сути, здесь также отражено «правило трех Т», речь о котором шла выше.

Используемый на современном этапе подход к экспертизе компьютерно-реализуемых решений в патентном ведомстве КНР во многом соответствует подходу, используемому в патентном ведомстве РФ, и приведенные выше пояснения в отношении патентования компьютерно-реализуемых решений в РФ, по сути, справедливы и в отношении КНР.

В то же время, необходимо сделать акцент на следующие специфические моменты.

Во-первых, следует отметить важную особенность подхода патентного ведомства КНР к экспертизе решений, которые можно охарактеризовать как решения «смешанного типа», т.е. имеющие как технические признаки, так и определенную часть признаков, которые могут считаться характерными для нетехнических решений (например, бизнес-методов). Патентное ведомство КНР изначально не разделяет содержащиеся в формуле изобретения признаки на технические и нетехнические с возможным исключением из рассмотрения нетехнических признаков и учетом только технических признаков при оценке новизны и изобретательского уровня заявляемого решения. Обязательно анализируется содержание патентной заявки на предмет выявления «цельной рабочей взаимосвязи» между всеми признаками заявляемого решения – как техническими, так и нетехническими. То есть обязательно рассматривается вся совокупность признаков заявляемого решения при наличии органичной взаимосвязи между ними в контексте их задействования для решения поставленной технической задачи и достижения при этом заявляемого технического эффекта.

Во-вторых, важной особенностью является то, что патентное ведомство КНР требует при экспертизе заявляемого изобретения, чтобы его характеризация в формуле изобретения была строго ограничена теми практическими реализациями, которые описаны в патентной заявке. Скажем, если в исходной патентной заявке раскрыты три возможные реализации заявленного изобретения, то в типичном случае при экспертизе формула изобретения приводится в строгое соответствие с раскрытием одной конкретной реализации; патентная же охрана на другие реализации может быть получена в рамках соответствующих патентных заявок, производных от (выделенных из) исходной заявки. Это особенно актуально для компьютерно-реализуемых изобретений в свете вышеупомянутого вариативного характера их воплощения. Здесь просматривается акцент на будущее правоприменение выдаваемого патента в плане избежания необоснованного ущемления прав третьих лиц.

При этом с точки зрения правоприменения важно обратить внимание на то, что действующим патентным законодательством КНР закрепляется, что правообладатель имеет право требовать возмещения штрафных санкций в случае именно умышленного нарушения исключительного права. Таким образом, важное значение имеет субъективная сторона нарушения, и одним из условий привлечения к ответственности является установление вины нарушителя.

В заключение данного раздела хотелось отметить, что патентование в КНР становится все более и более востребованным со стороны субъектов-нерезидентов ввиду стремительного технологического развития Поднебесной. Как и во многих странах, взаимодействие такого рода субъектов или их представителей с патентным ведомством КНР осуществляется не напрямую, а через китайских патентных поверенных; делопроизводство в патентном ведомстве КНР ведется, естественно, на китайском языке. Типичным рабочим сценарием является предоставление китайскому патентному поверенному или фирме патентных поверенных со стороны заявителя-нерезидента исходных материалов патентной заявки на английском языке; на стороне патентных поверенных осуществляется перевод на китайский язык, форматирование в соответствии с местными формальными требованиями и подача патентной заявки в патентное ведомство.

В свете вышеописанных аспектов, связанных с исключительной важностью точности и полноты описания изобретения в патентной заявке, большое значение приобретает качественная подготовка англоязычной версии заявки для предоставления ее китайским патентным поверенным. Очевидно, что небрежность перевода с русского на английский может повлечь за собой еще большее искажение смыслового содержания при переводе с английского на китайский с возможными негативными последствиями уже при получении патентной охраны.

Статья в формате PDF