Изменение технического результата

Часть I

Рабочей группой по внесению изменений в ГК РФ, видимо, с подачи Роспатента предложено дополнить традиционное для нашей страны и являющееся международным стандартом условие допустимости изменений в заявке на изобретение или полезную модель, заключающееся в запрете вносить в формулы этих объектов признаки, не раскрытые в первоначальных материалах заявки, еще двумя условиями (ст. 1378 ГК РФ): «2. Дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу если они содержат:

• иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению, или иную полезную модель;
• либо указание на технический результат, обеспечиваемый изобретением или полезной моделью, не связанный с техническим результатом, содержащимся в тех же документах».

Сразу отметим, что первое дополнительное условие (нарушение единства) также является международным стандартом, предусмотренным, в частности, Европейской патентной конвенцией (ЕПК). Признаюсь, когда я впервые увидел эти изменения, поморщившись, сказал себе: «Ладно, сойдет с горчичкой».

Первое изменение, действительно, предусмотрено ЕПК и поэтому может рассматриваться как международный стандарт. Являюсь убежденным сторонником гармонизации отечественного законодательства с мировыми стандартами, однако инкорпорирование этого стандарта ЕПК в наше законодательство тем не менее не бесспорно. Европейское патентное ведомство (ЕПВ) захлебывается заявками на изобретения, что непомерно удлиняет сроки их рассмотрения. По этой причине идеология его работы заключается в максимально возможном сокращении процедур при рассмотрении заявок. Указанное ограничение возможности изменения формулы изобретения (при нарушении единства изобретения) порождено именно этим. У нас же такой проблемы нет уже не один десяток лет, и пока не видно реальных перспектив активизации патентования изобретений, поскольку не видны и реальные перспективы востребованности отечественного рынка в инновационных проектах. А дополнительные трудозатраты экспертов Роспатента на рассмотрение изменений формулы, заключающихся в замене изобретения на другое (естественно, раскрытое в первоначальных материалах заявки), не связанное с замененным изобретением единым изобретательским уровнем, следует компенсировать дополнительной пошлиной за выполнение этой дополнительной процедуры.

Если продолжить анализ этой международной нормы, то следует учесть, что содержание условия единства изобретения, установленное ЕПК, принципиально отличается от отечественного условия единства изобретения. Требования единства изобретения установлены ЕПК следующим иерархическим образом: общее положение - ст. 82 Конвенции, обобщенная детализация этого положения - правилом 44 Инструкции к ЕПК, а рекомендации экспертам ведомства по применению общих положений - п. 7.1-7.7 Руководства ЕПВ по экспертизе. Наше условие максимально либерально. Достаточным условием соблюдения единства изобретения является формальная связь объектов изобретения: продукт и способ его изготовления, способ и средство (устройство) для его осуществления, одно устройство для осуществления другого, варианты и т.п.

В отличие от такого подхода к единству изобретения, подход ЕПК предусматривает дополнительное принципиальное ограничение, суть которого можно сформулировать, например, так: каждое изобретение, входящее в группу изобретений, удовлетворяет условию единства изобретения, если отличительные от прототипа признаки каждого из них (признаки, определяющие вклад в предшествующий уровень техники) содержат по существу совпадающие или технически связанные между собой признаки (особые технические признаки - п. 7.2 Руководства ЕПВ). Например, столешница стола, отличающаяся тем, что в ней выполнены пазы, в которых установлены резьбовые втулки для соединения с опорными ножками, чтобы обеспечить их разъемное соединение со столешницей (прототип - ножки соединены со столешницей неразъемно, например за одно целое). И устройство для изготовления столешницы, отличающееся тем, что оно имеет рабочий орган, предназначенный для выполнения в столешнице пазов и установку в них резьбовых втулок. Такие два изобретения должны быть признаны соответствующими условию единства изобретения, установленному указанным европейским стандартом. В соответствии с нашим подходом к единству изобретения достаточно, чтобы устройство было бы просто предназначено для изготовления столешницы, и необязательно, чтобы оно имело указанный рабочий орган.

Европейский стандарт существенно ограничивает возможности выдачи по одной заявке патента на группу изобретений. Более того, в этом подходе имеется весьма чувствительное свойство, так скажем, распадаться заявленной группе изобретений, изначально удовлетворяющей условию единства изобретения в сравнении с прототипом, принятым заявителем, но не удовлетворяющей этому условию в случае выявления экспертом более близкого прототипа, в отношении которого отличительные от старого прототипа признаки перестанут быть отличительными от нового прототипа (п. 7.6 Руководства ЕПВ).

Из технократических соображений было бы целесообразно инкорпорировать и этот европейский подход. Для экспертов Роспатента это было бы, несомненно, благо, потому что прекратилась бы весьма непростая практика, когда в рамках одной заявки приходится проводить экспертизу не только (выражаясь сленгом экспертов моего поколения) «паровоза, но и свистка для паровоза». Здесь не только возрастают трудозатраты эксперта, но и возникают случаи, когда необходимо привлечь к экспертизе такой заявки разных экспертов, обладающих соответствующими научно-техническими знаниями, в том числе из разных отделов ФИПС. Однако из соображений баланса интересов между Роспатентом как представителем государства и заявителями как потребителями государственных услуг не является однозначным ответ на вопрос о том, что наиболее приемлемо: рассматривать многообразие изобретений в одной заявке или в нескольких самостоятельно поданных, в том числе и выделенных, если это многообразие было подано в одной заявке.

Однако обратимся ко второму изменению в ГК РФ. Понимая,что эти изменения, как и многие другие, предложенные Роспатентом, стали результатом работы по сближению российского законодательства с европейским, на всякий случай я более детально почитал ЕПК, Инструкцию к ней и Руководство ЕПВ по экспертизе в действующей редакции (апрель 2010 г.), переговорил со своими более опытными коллегами о практике ЕПВ в этой части. В это время в журнале «Патентный поверенный» № 1/2012 появилась статья заместителя директора ФИПС по качеству О.Л.Алексеевой «Работа над ошибками». И вот тогда мне стало ясно, что это, казалось бы, безобидное изменение в действительности, по замыслу его разработчиков, представляет собой «ядерный заряд» не только к традиционно существующим у нас в стране и в мире условиям возможности изменения формулы изобретения или полезной модели и санкции за их несоблюдение, но и к фундаменту существующих методологических подходов, к оценке сущности изобретения или полезной модели.

Но вначале хочу поблагодарить (без тени иронии, обычно мне присущей в такого рода ситуациях) Ольгу Ленаровну за эту статью, сделанную в форме научного исследования проблем. Именно такие публичные дискуссии в сравнении с вещанием с трибуны создают условия, когда, во-первых, разработчики нормативно-правовых актов объясняют их природу, а, во-вторых, специалисты могут в спокойной обстановке и не на слух оценить предлагаемые изменения и высказать свои замечания не в режиме «себя показать и на других посмотреть», а профессионально и ответственно. Непригодно для таких целей и направление специалистами своих предложений по адресу: rupto.ru, поскольку практика свидетельствует, что эта «дорога с односторонним движением» не предусматривает диалога. Конечно, есть и оборотная сторона медали публичной формы дискуссии: у автора есть риск, что его посчитают ошибающимся или недостаточно компетентным в обсуждаемых вопросах. Тут уж каждый должен принять для себя решение. Еще Петр I, требуя от своих бояр публичности их действий, мотивировал это тем, «чтобы дурь каждого прилюдно видна была». Я также рискую этой «прилюдностью», но, публикуя свои статьи, иду с открытым забралом, исходя только из желания получить конечный «нетехнический» результат: российское законодательство в области интеллектуальной собственности должно быть максимально гармонизированным с мировыми стандартами и прозрачным в применении. Кстати, дискуссию о нетехническом характере решения, чему в основном посвящена статья О.Л.Алексеевой, мы продолжим в другой статье и, надеюсь, продуктивно завершим, выработав согласованные и понятные всем специалистам методологические подходы к оценке принципиальной непатентоспособности изобретений.

А теперь попытаемся разобраться в методологических подходах, установленных ЕПК, относительно изменения формулы изобретения. Обратите внимание на то, как в нормативно-правовых актах ЕПК структурно распределены нормы, регулирующие эту проблему.

В самой Конвенции она урегулирована в самом общем виде (ст. 123 «Поправки»):

• «Условия, на которых в европейскую патентную заявку или европейский патент могут вноситься поправки в ходе производства в Европейском патентном ведомстве, определяются Инструкцией к Конвенции. В любом случае заявителю предоставляется, по крайней мере, одна возможность внести поправки в заявку по своей инициативе.
• Европейская патентная заявка или европейский патент не могут изменяться таким образом, чтобы их предмет выходил за пределы содержания заявки в ее первоначальной редакции».

Смотрим Инструкцию (правило 137 «Изменение заявки на европейский патент»):

«5. Измененные пункты формулы изобретения не могут относиться к предмету изобретения, по которому не проводился поиск и который не соотносится с первоначально заявленным изобретением или группой изобретений с целью создания единой общей идеи изобретения. Также они не могут относиться к предмету изобретения, по которому не проводился поиск в соответствии с правилами 62а и 63».

А теперь обратимся к Руководству ЕПВ по экспертизе. И только в нем мы обнаружим положения об ограничениях изменения технических результатов (эффектов) и технической проблемы, сформулированные в первоначальных материалах заявки. Эти положения содержатся в основном в п.: 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8, 11.5, 11.5.1, 11.5.2, 11.11.

Итак, на уровне законодательного акта, каковым является ЕПК, установлено общее правило к ограничению внесения изменений в описание изобретения по заявке. При этом ст. 123 ЕПК установлено, что дополнительные условия их внесения определяются подзаконным нормативным правовым актом, Инструкцией к ЕПК (обратите внимание: Руководство ЕПВ не упомянуто). Инструкцией к ЕПК предусмотрена возможность внесения изменений в заявку, если это не приводит к нарушению единства изобретения. Ограничения вносить изменения результата Инструкция не предусматривает. Они определены Руководством ЕПВ в качестве рекомендаций экспертам.

Указанная иерархия регулирования абсолютно логична, но для цивилизованных стран, в которых не национальные патентные ведомства создают правовые прецеденты, ломающие установленные законом положения, либо разрушающие баланс интересов государства и общества, а также просто противоречащие здравому смыслу, как это порой бывает у нас, а высшие судебные инстанции. ЕПК содержит общее условие, связывающее содержание заявки или патента (описание изобретения к заявке или к патенту) с предметом (формулой изобретения). Смысл этого условия - ограничить включение тех признаков изобретения в заявку, которые могут быть использованы для изменения формулы изобретения. Инструкция к ЕПК содержит дополнительное условие, смысл которого - ограничить выбор раскрытых в первоначальных материалах заявки признаков для использования их в формуле изобретения. Руководство ЕПВ содержит в качестве рекомендаций экспертам условие, ограничивающее возможности включения в описание изобретения таких результатов (технических проблем), которые не были указаны в первоначальных материалах заявки. Как показывает международный опыт, в частности ЕПВ, рекомендации периодически обновляются. По этой причине подходы к ограничению изменений результата (технической проблемы) как весьма тонкие, поскольку всегда связаны с технической сущностью изобретений и динамикой развития техники, включены не в ЕПК и даже не в Инструкцию к ЕПК, а в Руководство ЕПВ.

В отличие от этого, мы пытаемся указанные подходы к ограничению изменений результата включить в закон, причем в противоречащем Руководству ЕПВ виде, что показано ниже. Поэтому исходя из указанных причин необходимо исключить из поправок к ГК РФ поправку об ограничении изменения результата. Ее, разумеется, можно было бы реализовать, приведя в соответствие с Руководством ЕПВ, на основе издаваемых Роспатентом методических рекомендаций по применению закона в этой части.

Теперь - о содержании положений об ограничении изменений. Концепция, положенная в основу общего положения Конвенции (п. 2 ст. 123), общеизвестная специалистам, раскрыта в п. 5.3.1 Руководства ЕПВ. Она заключается в необходимости защиты законных интересов третьих лиц, узнавших о поданных в патентное ведомство заявках после их публикации и исходящих в этой ситуации из того, что патент по такой заявке может быть выдан только на то, что в ней раскрыто. Эта концепция, как и соответствующие ей общее положение Конвенции и частное положение Инструкции к ЕПК (правило 137), относятся к признакам изобретения. Это самые важные элементы, которые являются предметом изменения и определяют объем правовой охраны, удостоверяемый патентом, то есть определяют именно то, на что может быть выдан патент по заявке.

Какие ограничения предусматривает ЕПК в отношении изменения признаков?

Первое. Запрещено дополнять описание изобретения признаками, отсутствовавшими в первоначальных материалах заявки, и, соответственно, включать их в формулу изобретения. Это общее правило п. 2 ст. 123 ЕПК.

Второе.Запрещено включать в формулу изобретения признаки, раскрытые в первоначальных материалах заявки, но по которым не проводился поиск (п. 5 правила 137 Инструкции к ЕПК). К этим признакам относятся:

• признаки, развивающие то изобретение из группы изобретений, включенных в формулу изобретения, которое признано не связанным с другим или другими изобретениями условием единства изобретения;
• признаки, характеризующие изобретение, не содержащееся в формуле изобретения, но раскрытое в первоначальных материалах заявки, однако при этом изобретение не связано единым изобретательским замыслом с изобретением или их группой, содержащейся в формуле изобретения (это относится как к случаям, когда изобретение, вносимое в формулу изобретения, дополняет изобретение или изобретения, содержащиеся в формуле, так и к случаям, когда изобретение заменяет их);
• признаки, в отношении которых поиск не проводился или проводился в неполном объеме по причине недостаточно полного или ясного их раскрытия.

Но кроме признаков, в отношении которых установлены указанные ограничения, ограничения установлены и к результату, достигаемому изобретением, и технической проблеме, им решаемой. Эти ограничения, как отмечено выше, сформулированы только в Руководстве ЕПВ. Общее положение, ограничивающее изменения, связанные с техническим результатом, сформулировано п. 5.3.3 и 5.3.4 Руководства:

«5.3.3. Разъяснение технического эффекта
Если технический признак был ясно раскрыт в первоначальной заявке, но его эффект не был упомянут или не упомянут полностью, но все же этот признак может быть выведен без труда специалистом в данной области на основе первоначальной поданной заявки, то последующее разъяснение того эффекта в описании не нарушает ст. 123(2)».

«5.3.4. Представление других примеров и новых эффектов
На поправку путем представления других примеров нужно всегда проверять очень тщательно в свете общих рассмотрений, описанных в общих чертах в параграфах VI, 5.3 к 5.3.3. То же самое относится к представлению заявлений новых (то есть ранее не упомянутых) эффектов изобретения, таких как новые технические преимущества. Например, если изобретение, как первоначально представлено, связано с процессом для чистки шерстяной одежды, которая состоит из обработки одежды определенной жидкостью, заявителю не разрешается впоследствии представить в описание утверждение о том, что процесс также имеет преимущество защиты одежды против повреждения ее молью».

Как видим, п. 5.3.3 относится к разъяснению технического результата, если он в первоначальных материалах заявки не был указан вообще или указан не в полном объеме, а п. 5.3.4 - если указывается не содержащийся в первоначальных материалах заявки технический результат, дополнительный к тому, который указан в этих материалах.

Первое, на что необходимо обратить внимание. Речь в этих пунктах идет об изменениях технического результата, которые предлагает внести заявитель в описание заявки по своей инициативе, а не в связи с такими действиями экспертизы, как выявление более близкого аналога, замечания к формуле изобретения, раскрытию сущности изобретения в описании и т.п.

Второе. В обоих случаях санкции к таким изменениям - возможность или невозможность их включения в описание изобретения.

Третье. В обоих случаях основанием для принятия таких изменений является их вытекаемость для специалиста в данной области из первоначально поданной заявки. Обратите внимание: не связь с результатом, который указан в первоначальных материалах заявки (тем более, с отсутствующим результатом), а вытекаемость из заявки. Это означает, что учитываются все сведения, содержащиеся в первоначальном описании, а не связь нового результата с первоначальным. При этом вытекаемость этих разъясняющих и дополнительных результатов оценивается не формально (например, терминологически), а специалистом в данной области с учетом предшествующего уровня техники в этой области.

П. 5.3.5 установлено: «При определенных обстоятельствах, однако, позднее поданные примеры или новые эффекты, даже если они не допущены в заявке, могут быть приняты во внимание экспертом в качестве доказательства в поддержку патентоспособности заявленного изобретения... Таким же образом новый эффект (например, тот, который упомянут в VI, 5.3.4) можно рассмотреть как доказательство в поддержку изобретательского уровня, при условии, что этот новый эффект подразумевает или, по крайней мере, связан с эффектом, раскрытым в первоначально поданной заявке (см. IV, 11.10)».

Наконец мы дошли до связи нового технического результата со старым, что предложено в качестве комментируемой поправки в ГК РФ. Как видим, связь этих результатов как условие учета нового результата применяется только в случае, когда возникает вопрос о патентоспособности изобретения, в частности, что наиболее характерно именно для результатов при оценке изобретательского уровня. При этом она применяется только в ситуации, когда речь идет не о разъяснении неуказанного или неполно сформулированного результата, а о дополнительном результате к тому, который сформулирован в заявке. Ну и последнее условие: дополнительный результат не должен явным образом для специалиста вытекать из предшествующего уровня техники (об этом говорит не только замысел его учета в качестве доказательства наличия изобретательского уровня, но и формальная ссылка на п. 11.10 Руководства, в котором приведены так называемые субкритериии - второстепенные показатели).

Итак, Руководство ЕПВ делит все дополнительные к первоначально поданным материалы, касающиеся технического результата, на три группы: те, которые включаются в описание изобретения как вытекающие очевидным образом для специалиста из заявки с учетом соответствующего уровня техники; те, которые не включаются в описание изобретения, как не вытекающие; и те, которые входят во вторую группу, но как связанные с результатом, указанным в первоначальных материалах заявки, учитываются при возникновении спора о патентоспособности. Опять же эта связь не формально лингвистическая, а весьма широкая, понятная только специалистам в соответствующей области.

Для этого проанализируем пример, приведенный в п. 5.3.4 Руководства ЕПВ. Дополнительный результат в части защиты шерстяной одежды против повреждения ее молью в этом примере отнесен к тем, которые не вытекают для специалиста из уровня техники на основе заявки. Поэтому он не подлежит включению в описание изобретения. Однако этот результат отнесен к связанным с первоначальным результатом. И связь эта установлена специалистом. По этой причине данный результат, несмотря на то, что не включается в описание изобретения, учитывается для доказательства соответствия изобретения изобретательскому уровню. В примере не раскрываются технические аспекты, по которым специалисту видна связь между указанными результатами. Можно лишь предположить, что из уровня техники не известны свойства жидкости, применяемой в способе очистки шерстяных материалов, необходимые для борьбы с молью. Поэтому этот результат и признан не вытекающим из уровня техники на основе первоначальных материалов заявки. Однако в дальнейшем заявитель представил убедительные доказательства того, что указанная жидкость, используемая для очистки шерстяных изделий, воздействует на моль, уничтожая ее. В этом, очевидно, и заключается связь дополнительного результата с результатом, указанным в описании изобретения. В этом примере указанный результат, как не вытекающий для специалиста из уровня техники, не может быть включен в описание изобретения, но должен быть учтен при оценке патентоспособности изобретения, в частности его соответствия условию «изобретательский уровень».

Руководство ЕПВ контрастно разграничивает два разных понятия, имеющих важное значение для всей методологической базы, применяемой как для определения технической сущности изобретения, так и его патентоспособности: «технический результат» и «техническая проблема». Наша нормативно-пра-вовая база не содержит даже этих терминов, хотя в практике экспертизы и различных методических рекомендациях эта терминология применяется. Единственно, где, я бы сказал, вскользь, упоминается это понятие - третий абзац п. 10.7.4.2 Административного регламента по изобретениям¹: «При описании каждого из аналогов... указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается изобретением».

Суть этих понятий и их принципиальные различия детально раскрыты в п. 11.5 раздела IV Руководства ЕПВ. Обстоятельно это сформулировано в п. 11.5.2. Если обобщить все эти детали, можно сказать, что технический результат -это результат, причинно обусловленный признаками, отличающими изобретение от его прототипа (ближайшего аналога). А техническая проблема - это техническое препятствие, содержащееся в прототипе, устранение которого приведет к техническому результату. Кстати, этот методологический подход был принят в отечественном патентном ведомстве еще в советское время.

Руководство ЕПВ рассматривает возможности изменения не только технического результата, но и технической проблемы. Это определено п. 5.3.7 «Пересмотр указанной технической проблемы». Следует отметить, что в этом пункте рассматриваются не только изменения технической проблемы, возникающие по инициативе заявителя, но и изменения, возникшие из-за действий экспертизы, в частности, в связи с выявлением более близкого аналога. При этом Руководство ЕПВ детально рассматривает изменения, относящиеся к техническим результатам и к технической проблеме как в отдельности, так и в системе. Детали этого раскрыты также в п. 11.5.2 Руководства. Условия изменения технической проблемы такие же, как и условия для изменения технического результата. Все случаи изменения технической проблемы делятся на три группы: изменения, включаемые в описание изобретения, как вытекающие с очевидностью для специалиста из уровня техники на основе заявки; не включаемые в описание изобретения как не вытекающие из уровня техники; входящие во вторую группу, но учитываемые при оценке патентоспособности изобретения. При этом, рассматривая возможные изменения в системе, связывающей технический результат с технической проблемой, в этом пункте Руководства ЕПВ определено, что дополнительные технические результаты учитываются для доказательства патентоспособности, если они связаны с технической проблемой, раскрытой в первоначальных материалах заявки.

Здесь же приведен более показательный пример, нежели с очисткой шерстяных изделий. Заявленное изобретение относится к фармацевтическому составу, имеющему определенное действие. В дополнительных материалах заявитель приводит доказательства того, что заявленный состав имеет неожиданный технический результат в части снижения токсичности. О токсичности в первоначальных материалах сведений нет. И вот, обратите внимание, при каких условиях Руководство ЕПВ определяет новую техническую проблему как связанную со старой: «В этом случае допускается переформулировка технической проблемы посредством включения аспекта токсичности, так как фармацевтическое действие и токсичность связаны друг с другом, так как специалист всегда будет рассматривать эти два аспекта вместе». То есть этот подход предусматривает связь нового результата со старым не только как усиление или иное изменение старого результата новым, но и как параллельное существование разных результатов, связь между которыми в том, что они причинно обусловлены одним и тем же отличительным от прототипа признаком изобретения (или одними и теми же отличительными признаками), и эти два аспекта фармацевтического средства специалист всегда должен рассматривать совместно.

И еще важное обстоятельство - санкции к нарушению общего требования раскрытия технической проблемы: «Изменение формулировки технической проблемы может давать или не давать повод для внесения поправки или вставки утверждения технической проблемы в описании».

Принципиально важным является условие, предусмотренное всей отмеченной выше совокупностью положений, содержащихся в ЕПК, Инструкции к ЕПК и Руководстве ЕПВ, если их рассматривать в системе. Этим условием является то, что положения, ограничивающие изменение признаков изобретения (а эти положения содержатся только в ЕПК и Инструкции к ЕПК), я бы сказал, первичны по отношению к положениям Руководства ЕПВ по экспертизе об изменениях технического результата и технической проблемы и не зависят от них. Иными словами: вначале, в процессе рассмотрения экспертом дополнительных материалов, представленных заявителем, об изменении содержания описания изобретения, оценивается допустимость изменения признаков изобретения с применением положений ЕПК и Инструкции к ЕПК (были ли они раскрыты в первоначальном описании, не нарушают ли условия единства изобретения, не относятся ли к недостаточно полно раскрытым признакам). Затем, в случае принятия каких-либо изменений признаков (изменение совокупности признаков независимого пункта формулы изобретения) и при наличии просьбы заявителя об изменении технического результата и (или) технической проблемы, оценивается допустимость их включения в описание изобретения. При этом, и это самое важное, в случае принятия изменений никакой корректировки совокупности признаков независимого пункта формулы изобретения не предусматривается. Это объясняется тем, что принятие изменений технического результата и (или) технической проблемы подчинено необходимости их приведения в соответствие с новой совокупностью признаков, а не наоборот.

Контрастно указанный алгоритм выявления технической сущности изобретения и допустимости ее изменения сформулирован в разделе IV п. 11.5 Руководства ЕПВ. Его смысл в следующем: вначале (п. 11.5.1) выявляется прототип (наиболее близкий аналог); далее (п. 11.5.2) определяются отличительные от прототипа признаки; затем - технический результат, причинно обусловленный этими отличительными признаками; и наконец - техническая проблема, решение которой и обеспечивает технический результат. Наиболее существенные части этих положений сформулированы в п. 11.5.2: «На второй стадии объективным способом устанавливается техническая проблема. Для этого нужно исследовать заявку (или патент), ближайший уровень техники и различия (также называемые «отличительными признаками» заявленного изобретения) с точки зрения (структурных или функциональных) признаков между заявленным изобретением и самым близким уровнем техники, выявив технический результат, следующий из отличительных признаков, и затем сформулировать техническую проблему».

«Объективная техническая проблема, полученная таким образом, возможно, не состоит в том, что заявитель представил как «проблему» в своей заявке. Последняя может нуждаться в переформулировке, так как объективная техническая проблема основана на объективно установленных фактах, которые, в частности, содержатся в уровне техники, выявленном в ходе рассмотрения, и которые могут отличаться от уровня техники, о котором заявитель фактически знал на момент подачи заявки. В частности, уровень техники, упомянутый в отчете о поиске, может представить изобретение в совершенно другой перспективе исходя из одного только прочтения заявки.

Степень, в которой такая переформулировка технической проблемы возможна, должна быть оценена относительно положения дел в каждом конкретном случае. В принципе, любой результат, получаемый изобретением, может использоваться в качестве основы для переформулировки технической проблемы, если данный результат вытекает из поданной заявки. Также возможно основываться на новых результатах, представленных заявителем позднее во время рассмотрения, при условии, что специалист признал бы эти результаты как подразумевающиеся или связанные с первоначально предложенной поставленной задачей».

Часть II

Давайте сопоставим рассмотренный в первой части статьи европейский стандарт, касающийся допустимости изменений технического результата в первоначальных материалах заявки с предлагаемым проектом изменений в ГК РФ. В предлагаемом проекте этот стандарт заключается в запрете включать в описание изобретения и учитывать технический результат, не связанный с тем, который указан в первоначальном описании изобретения.

Сначала давайте сравним сугубо формально логически. В сравнении с европейским стандартом упущен случай, когда новый результат приводится в отсутствие старого: вместо вытекаемо-сти (связи) нового результата из уровня техники на основе первоначального описания изобретения как условия допустимости включения нового результата в описание изобретения - связь со старым результатом. Вместо учета нового результата, связанного со старым, для доказательства патентоспособности изобретения - неучет нового результата вообще. В этой ситуации, естественно, возникает вопрос: что же тогда Роспатент вкладывает в такой стандарт? Ответ на него содержится в указанной статье О.Л. Алексеевой² (далее - статья О.Л.).

Перед тем как обратиться к анализу тех частей статьи О.Л., относящихся к данному вопросу, отмечу одно обстоятельство: в них анализируются две самостоятельные, определенным образом связанные нормы ЕПК. Одна из них - рассмотренная в части I моей статьи норма, регулирующая условия допустимости внесения изменений в первоначальные материалы заявки (ст. 123 ЕПК, правило 137 Инструкции к ЕПК и положения некоторых пунктов Руководства ЕПВ по экспертизе), другая - норма, регулирующая достаточность и ясность раскрытия сущности изобретения (ст. 83 ЕПК, правило 42 Инструкции к ЕПК и п. 4.9, 4.10 и 4.11 Руководства ЕПВ). При этом в статье О.Л. отмечено, что норму о достаточности раскрытия сущности изобретения необходимо рассматривать в системе, включающей, в частности, нормы о допустимости изменения технического результата. Ну что же, в системе, так в системе.

Указанную норму также предлагается инкорпорировать в подпункты 2 и 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ. Что представляет собой эта норма, и почему ее можно инкорпорировать в отечественное законодательство? В отличие от европейского стандарта, отечественным законодательством требование достаточности раскрытия и ясности сущности изобретения включено в содержание условия патентоспособности «промышленная применимость», которое в самом общем виде раскрыто в п. 4 ст. 1350 ГК РФ: «Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере». Методологический же аппарат оценки соответствия изобретения указанному условию патентоспособности сформулирован в подпунктах 2 и 3 п. 24.5.1 Административного регламента по изобретениям и содержит три проверяемых условия:

а) в заявке должно быть указано назначение заявленного изобретения;
б) в заявке, в том числе в виде ссылки на предшествующий уровень техники, должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения;
в) указанное в заявке назначение изобретения в случае, если оно может быть осуществлено, должно быть также реализовано.

Европейским стандартом некоторые из указанных проверяемых условий выведены из методологического аппарата промышленной применимости и включены в самостоятельное требование к выдаче патента в форме достаточности и ясности раскрытия сущности изобретения. То есть различие между европейским стандартом и российским законодательством в этой части заключается только в ином структурировании указанных проверяемых условий. А именно, как это будет показано далее, условия а) и б) европейским стандартом включены в самостоятельное требование раскрытия сущности изобретения, а условие в) частично входит в содержание условия патентоспособности «промышленная применимость», а частично - в требование раскрытия сущности изобретения.

Содержание указанного самостоятельного требования достаточности раскрытия сущности изобретения и его отличия от промышленной применимости детально раскрыты в п. 4.9, 4.10, 4.11 и 4.12 Руководства ЕПВ.

Включение условия возможности осуществления изобретения, указанного в п. б), в требование достаточности раскрытия сущности изобретения наиболее контрастно демонстрируют следующие цитаты из п. 4.9 Руководства ЕПВ: «Так как заявка предназначена для специалистов в области техники, то представление подробностей общеизвестных признаков также необязательно, как и нежелательно, но описание должно раскрывать достаточно детально существенные признаки, чтобы для специалиста в области техники осуществление изобретения стало очевидным»... Иногда даже очень широкая область может быть достаточно проиллюстрирована ограниченным числом примеров или даже одним примером. В таких случаях заявка должна содержать, в дополнение к примерам, достаточные сведения, которые позволяют специалисту в этой области техники, используя свои общие знания, осуществить изобретение во всех заявленных областях без особых затруднений и не проявляя дополнительной изобретательности». Из этих цитат с очевидностью следует, что указанное в п. а) формальн о тривиальное условие о необходимости указания в заявке назначения изобретения также включено в требование достаточности раскрытия сущности изобретения.

А вот с условием в) дела обстоят сложнее. Невозможность реализации назначения изобретения рассматривается Руководством ЕПВ в двух случаях: в общем, когда в первоначальных материалах заявки нет одного или нескольких существенных признаков, без которых назначение изобретения не может быть реализовано, и в особом: когда изобретение принципиально не может реализовать его назначение.

Второй, особый случай наиболее контрастно раскрыт в п. 4.11 Руководства ЕПВ. К изобретениям, реализовать назначение которых принципиально невозможно, отнесены вечные двигатели и иные изобретения, противоречащие законам природы, а также многократно невоспроизводимые изобретения. С вечными двигателями, думаю, все и всем ясно. А вот невоспроизводимые изобретения как принципиально непатентоспособные были определены отечественным законодательством еще в период СССР. К ним отношение экспертизы несколько менялось, но, надеюсь, к настоящему времени Роспатент признает, что на такие изобретения также нельзя выдавать патенты, поскольку реализовать назначение таких изобретений в режиме их неоднократного воспроизведения невозможно.

И вот тут в европейском стандарте есть нюанс: если в назначении изобретения заявителем не указан вечный двигатель или средство, из названия которого следует, что оно противоречит законам природы, что устанавливается по его признакам (например, заявлена машина, конструктивное выполнение которой предусматривает ее работу без внешнего источника энергии), то делается вывод о недостаточности раскрытия сущности изобретения, а если назначение изобретения заключается в создании вечного двигателя, то возможен вывод и о несоответствии промышленной применимости. Цитируем п. 4.11 Руководства ЕПВ: «Два вида подобных изобретений заслуживают особого внимания. Первый - это когда успешное осуществление изобретения зависит от случая. Это означает, что специалист в данной области техники, руководствуясь инструкциями для того, чтобы выполнить изобретение, приходит к заключению, что заявленных результатов изобретения нельзя получить многократно или что успех в получении этих результатов достигнут совершено ненадежным способом...

Второй вид касается случаев, когда успешная работа по реализации изобретения невозможна, так как она противоречит известным законам физики; это относится, например, к механизму вечного двигателя. Если формулы такого механизма направлены на ее функции, а не просто на ее структуру, возражение возникает не только по ст. 83, но и также по ст. 52 (1), по которой изобретение не является промышленно применимым (см. IV, 5.1)».

И последнее обстоятельство, которое необходимо отметить при анализе многих из всех рассмотренных выше норм и положений ЕПК. В тексте этих норм и положений встречается такая терминология: «технические результаты», «результаты», «технический эффект», «цель». Во-первых, по смыслу они выражают одно и то же: технический результат. Во-вторых, что принципиально важно: технический результат, получаемый изобретением, рассматривается ЕПК не как обязательное преимущество над прототипом, а как любой результат, не совпадающий с прототипом. Минимально возможным результатом (когда нет никаких иных) может быть просто расширение арсенала средств того же назначения. Это характерное условие патентной системы в рыночной экономике. В отличие от советской системы, в которой исключительные права на изобретения принадлежали на правах всеобщей государственной собственности самому государству и поэтому в качестве результата, которое должно давать изобретение, рассматривался только результат, способствующий развитию научно-технического прогресса, в капиталистических странах исключительные права на изобретения предоставляются любым хозяйствующим субъектам, которые их приобретают исходя из своей оценки конкурентоспособности этих изобретений и возможности получения каких-либо выгод. Кстати, наша современная нормативно-правовая база (административные регламенты по изобретениям и полезным моделям)также предусматривает указанный подход.

Цитируем п. 1.3 главы IV Руководства ЕПВ: «ЕПК не требует явным или неявным образом, чтобы изобретение для патентоспособности должно повлечь за собой некоторый технический прогресс или даже любое полезное действие. Однако полезные эффекты, если таковые вообще имеются относительно уровня техники, должны быть заявлены в описании». И п. 11.5.2 Руководства ЕПВ: «Выражение «техническая проблема» должно интерпретироваться в широком смысле: оно не обязательно подразумевает, что техническое решение ведет к техническому усовершенствованию по отношению к уровню техники. Таким образом, проблема может состоять в том, чтобы просто найти альтернативу известному устройству или процессу, который обеспечивает те же самые или похожие результаты или будет более рентабельным».

Подводя итоги вышесказанному о соотношении содержания понятий «промышленная применимость» и «достаточность раскрытия сущности изобретения», целесообразно остановиться на сравнении двух подходов (нашего и европейского).

Наш подход к проверке промышленной применимости заключается в проверке двух условий. Одно сугубо формальное: указано или нет в описании изобретения его назначение; другое - осуществимо ли заявленное изобретение. При этом условие осуществимости (неосуществимости) изобретения подразумевает: неосуществимость по материалам заявки и принципиальную неосуществимость. Под неосуществимостью по материалам заявки понимается недостаточность раскрытия сущности изобретения. Эти случаи можно разделить на две группы: в формуле изобретения и в описании нет признака, без которого не может быть реализовано назначение изобретения; в формуле есть обобщенный признак, материальный эквивалент которому не раскрыт в описании изобретения и нет ссылки на предшествующий уровень техники, где этот эквивалент был бы раскрыт.

Под принципиальной неосуществимостью понимаются решения, противоречащие законам природы. При этом особо следует подчеркнуть, что отсутствие в формуле и описании признака, в том числе существенного для достижения того или иного результата, российская нормативно-правовая база никогда не относила к неосуществимости изобретения и, как следствие, к несоответствию условию патентоспособности «промышленная применимость». Единственный случай, когда отсутствие существенного признака или недостижимость технического результата признавалось не соответствующим промышленной применимости, был и остается случай, когда без этого признака невозможно осуществить назначение изобретения и под результатом понимается расширение арсенала средств того же назначения, то есть невозможно реализовать назначение изобретения. Точно так же это предусмотрено и ЕПК (см. цитируемые выше п. 1.3 и 11.5.2 Руководства ЕПВ).

В отличие от российского, европейский подход сохраняет в промышленной применимости лишь необходимость указывать в заявке назначение изобретения и принципиальную неосуществимость, но только в случаях, когда назначение изобретения или его какие-либо признаки прямо указывают на противоречащие законам природы условия. Неосуществимость по материалам заявки, в том числе принципиальная неосуществимость, но только в отношении случаев, когда она выявляется из анализа признаков (определенная конструкция, технология и т.п.), отнесена к самостоятельному условию патентоспособности «достаточность раскрытия сущности изобретения, чтобы оно могло быть осуществлено специалистом в данной области техники» (ст. 83 ЕПК).

То есть, как видим, инкорпорирование комментируемого европейского стандарта в наше законодательство объективно не должно привести к изменению методологических подходов, применяемых в настоящее время при оценке промышленной применимости. Эти подходы, в случае принятия этого международного стандарта, лишь должны быть перераспределены между промышленной применимостью и новым критерием патентоспособности «достаточность раскрытия сущности изобретения».

Ну и наконец проанализируем приведенное в статье О.Л. видение комментируемой, казалось бы, мелкой поправки в ГК РФ. Цитируем: «Российское законодательство в отличие от европейского позволяет заявителю изменять в процессе рассмотрения заявки технический результат независимо от того, связан измененный результат с первоначальным результатом или нет».

Это первая принципиальная ошибка. Как показано выше, европейское законодательство в этой части не отличается от отечественного. Руководство к ЕПК прямо предусматривает включение в описание изобретения технического результата, не связанного с первоначально заявленным. Для включения нового результата в описание изобретения, как показано выше, Руководство ЕПВ устанавливает только одно условие (ограничение): он должен для специалиста с очевидностью следовать из уровня техники на основе первоначальных материалов заявки. Здесь в статье О.Л. неправомерно отождествлено два разных требования: возможность включения в описание изобретения нового результата, вытекающего из уровня техники на основе заявки, и невозможность включения нового результата в описание изобретения как не вытекающего из уровня техники, но возможность его учета для доказательства патентоспособности изобретения, если он связан со старым результатом.

Цитируем дальше: «Нередко эта возможность позволяет заявителю спасти заявку (патент) в случае, если изначально документы заявки не раскрывали совокупность существенных признаков, необходимых для достижения технического результата. Правда, патент в этом случае выдается на решение другой (изначально не заявленной) задачи. Такой подход, как указано выше, не допускается ст. 123 (2) ЕПК и п. 5.3.7 главы V Руководства ЕПВ».

Это вторая принципиальная ошибка. Вот здесь и зарыта первая и, пожалуй, главная собака. Начнем с конца приведенной цитаты. Автор ссылается на ст. 123 (2) ЕПК и п. 5.3.7 Руководства как на доказательство своего утверждения, что, в отличие от российского законодательства, допускающего изменения результата на не связанный с первоначальным, европейское законодательство этого не предусматривает.

Во-первых, уж коли приведенная автором цепочка доказательств начинается со связи нового со старым результатом, то корректным была бы ссылка на п. 5.3.3 и 5.3.4 Руководства ЕПВ, регулирующие условия учета именно результатов, а не на п. 5.3.7, регулирующий условия учета изменений формулировки технической проблемы.

Во-вторых, п. 5.3.7 Руководства условие связи технической проблемы отнесено не к старому техническому результату, а к первоначальным материалам заявки. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

И в-третьих, что самое важное. Обратите внимание, как автор интерпретирует алгоритм учета изменений в первоначальных материалах заявки признаков и результатов, а также технических проблем, предусмотренный ЕПК.

По мнению автора, вначале рассматривается возможность учета изменений результата и/или технической проблемы. Затем, приняв эти изменения при условии, что они связаны со старыми результатами и техническими проблемами, выявляется совокупность существенных признаков как причинно связанных с новыми результатами и техническими проблемами. Из этого делается более или менее логичный вывод: ЕПК не предусматривает возможность выдачи патента на такую раскрытую в первоначальных материалах заявки совокупность существенных признаков, которая решает другую, не сформулированную в этих материалах задачу.

Во-первых, почему более или менее логичный вывод? Потому что даже если новые технические проблемы и результаты не вытекают из материалов заявки, а только связаны со старыми, то и это уже иная задача, решаемая изобретением. Но, действительно, определенным образом связанная со старой.

Во-вторых, но почему же отброшены цитированные выше положения п. 11.5.1, 11.5.2, 5.3.1, 5.3.3 Руководства ЕПВ, в которых однозначно раскрыт алгоритм составления формулы изобретения, как при подаче заявки, так и при изменении формулы, когда заявке противопоставляется более близкий прототип. Вначале определяется прототип, далее выявляются отличительные от прототипа признаки, определяется результат, обусловленный этими отличительными признаками, а затем решаемая изобретением задача (техническая проблема). В статье О.Л. этот алгоритм развернут прямо в противоположную сторону. Вначале устанавливается возможность изменения технической проблемы, далее технического результата, затем, приняв эти изменения, если они связаны со старыми техническими проблемами и результатами, определяется совокупность существенных признаков, причинно обусловливающих решение новой технической проблемы и достижение нового результата. Если же эти изменения не связаны со старыми, то они не принимаются и делается вывод, что уточненная в соответствии с этими не принятыми изменениями совокупность существенных признаков не принимается к рассмотрению, поскольку направлена «на решение другой (изначально не заявленной) задачи».

Вот что нас с вами, коллеги, ожидает в случае принятия, казалось бы, пустякового изменения в ГК РФ. Если при этом учесть недавно сложившуюся практику Роспатента в толковании того, что такое технический результат (только глубинные, первичные механизмы материальных объектов) и что он не может считаться связанным с причинно обусловливаемым им вторичным результатом, если вторичный результат не может считаться техническим (чувствуете, какие повороты, мы о них детально поговорим в статье о техническом решении), то это пустяковое изменение в ГК РФ означает, что в первоначальную формулу изобретения фактически нельзя будет вносить никаких изменений, основанных на использовании признаков, раскрытых в первоначальных материалах заявки.

При этом остается ожидать аналогичных сюрпризов и от инкорпорирования другого европейского стандарта: «достаточность раскрытия сущности изобретения». Недаром в статье О.Л. предлагается эти два изменения в ГК РФ рассматривать в системе. Можно даже предположить, что второй стандарт станет подпоркой первому. Например, так истолкует его Роспатент: отсутствие в формуле изобретения и описании существенных признаков, без которых невозможно достичь обычных технических результатов, выражающих преимущества над прототипом, не только не соответствует достаточности раскрытия сущности изобретения, но и не является решением задачи. Приблизительно такой подход был в СССР, когда исключительное право на изобретение предоставлялось только государству и только на такое изобретение, которое могло двигать научно-технический прогресс.

Международные стандарты в этой части такого подхода не предусматривают. Кстати, о международных стандартах. Я, как и, надеюсь, большинство коллег, в том числе зарубежных, специализирующихся в области патентного права, исхожу из того, что под международными стандартами в этой области понимаются те, которые установлены общепризнанными в мире международными правовыми актами: Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, Соглашением ТРИПС, договорами РСТ, PLT, ЕПК. Иные региональные акты, в том числе отмеченная в статье О.Л. Евразийская патентная конвенция, а также национальные патентные законодательства, могут рассматриваться как соответствующие указанным общепризнанным международным правовым актам по степени гармонизации с ними.

Оценивая в целом комментируемое законотворческое предложение, как и многие иные предложения Роспатента в части патентной экспертизы, еще раз хочу подчеркнуть основную направленность нормотворческой деятельности Роспатента последних лет: сократить трудозатраты на экспертизу за счет ее аналитической основы. Поверьте, коллеги, мне до боли понятны все проблемы эксперта патентного ведомства, объективно существующие в силу уникальности этой профессии. К этим многочисленным проблемам патентной экспертизы относится и оценка технических результатов, на достижение которых направлено изобретение или полезная модель. Сама по себе эта оценка требует глубоких и системных знаний в соответствующих областях науки и техники. Среди проблем можно назвать и недобросовестные либо некомпетентные действия заявителей, пытающихся осознанно или неосознанно «поиграть» в технические результаты, приписывая их своим изобретениям и полезным моделям для признания их патентоспособными. При обсуждении изменения технического результата даже известные отечественные специалисты в области патентной экспертизы высказывали мнение о целесообразности каким-либо образом ограничить возможности недобросовестных заявителей (патентообладателей) произвольно изменять технический результат, что превращает процесс рассмотрения заявки или спора о действительности патента в нескончаемую череду приводимых ими доводов. В одном из телевизионных интервью заместитель руководителя Роспатента, признав обоснованной критику выдачи патентов на объективно (с точки зрения современных общепринятых знаний) неосуществимые решения, объяснил, что это результат катастрофического дефицита экспертов, обладающих необходимым уровнем знаний в соответствующих областях науки и техники. Горько и обидно слышать такое об отечественном патентном ведомстве, тем более что оно традиционно, особенно в советский период, эту проблему решало системно и эффективно. Но понятно, что произошедшие революционные изменения в нашем обществе пагубно сказались и на кадровом составе Роспатента. Тем не менее нельзя же всю систему патентной экспертизы подстраивать под кадровые проблемы, превращая объективно сложный как с научно-технической, так и с методологической точки зрения процесс патентной экспертизы в формальное делопроизводство.

А как эта проблема решается в ЕПВ? Только компетентным подходом - оценкой следования для специалиста из предшествующего технического уровня техники с учетом материалов заявки и без ограничений аналитической составляющей этого процесса.

Конечно, можно при желании воспроизвести вышеупомянутый подход ЕПК к ограничению возможностей заявителей и патентообладателей вносить изменения в формулу изобретения за счет включения в содержание условия единства изобретения необходимость наличия упомянутых выше особых технических признаков. Этот подход, действительно, решает задачу, поставленную Роспатентом, исходя из содержания статьи О.П.: исключить выдачу патента по заявке на решение той задачи, которая изначально в заявке не ставилась, а если и ставилась, то в отношении изобретения, которое не связано с другим или другими условиями единства изобретения. При таком подходе, действительно, нельзя выдать патент на свисток для паровоза, раскрытый в первоначальных материалах заявки, если он не соответствует условию единства изобретения с паровозом. Тут можно и не упражняться с изменением технического результата. Может быть, предлагая указанное ограничение изменять технический результат, Роспатент имел в виду это условие единства изобретения? Так давайте обсудим целесообразность инкорпорирования этого международного стандарта в отечественное законодательство.

1. Патенты и лицензии. 2009. № 8. С. 17.
2. Алексеева О.Л. Работа над ошибками // Патентный поверенный. 2012. № 1. С. 16.