pat@gorodissky.com
Предложение о введении института предварительных заявок и института лицензирования объектов патентных прав на стадии заявок – наше мнение
31 августа 2016Роспатент внес предложение о введении института предварительных заявок и института лицензирования на стадии заявок и проинформировал1 всех заинтересованных лиц о начале общественного обсуждения сделанного предложения, отметив при этом, что не все специалисты единодушны в решении вопроса о целесообразности введения подобного рода регулирования в России.
Специалисты нашей Фирмы не поддерживают сделанное Роспатентом предложение, считают, что объективной потребности в этих нововведениях нет, и сформировали свое отношение к обсуждаемому предложению, с которым мы предлагаем ознакомиться посетителям нашего сайта.
1. Гражданский кодекс РФ – п. 3 ст. 1375 и п. 3 ст. 1376 - предусматривает возможность подачи заявки на выдачу патента и закрепления приоритета даже без включения в заявку формулы изобретения (полезной модели) - самой сложной, с профессиональной точки зрения, и ответственной части заявки. Пользуясь этим, заявитель может максимально оперативно подать «сырую» заявку, не тратя время и средства на подготовку полноценной заявки и не теряя при этом приоритета. Дополнительное ослабление требований к содержанию заявки вряд ли является целесообразным, поскольку в сравнении с действующей процедурой может привести только к возникновению неоправданных потерь приоритета и споров о соответствии материалов впоследствии «правильно» оформленной заявки материалам «предварительной» заявки. Кроме того, и в рамках действующего законодательства заявитель, подав описание без некоторых не критически важных частей, может позднее дополнять и исправлять заявку в ответ на запрос эксперта Роспатента.
Следует также учитывать, что в отличие, в частности, от США, где имеется институт «предварительной» заявки, в России в отношении изобретений действует система отсроченной экспертизы. У заявителя есть достаточно времени (три года), чтобы оценить качество своей заявки и, если есть такая возможность, дополнить и исправить материалы заявки. Более целесообразным, чем введение института «предварительной» заявки, является, на наш взгляд, возвращение в закон тех более широких возможностей по корректировке материалов поданной заявки, которые имелись у заявителя до внесения в закон изменений в 2014 году, или даже расширение этих возможностей.
Примечание: В соответствии с введенными в 2014 году ограничениями, например, заявитель не может представить изменённую формулу при подаче ходатайства о проведении экспертизы по существу, хотя за время, прошедшее после подачи заявки (до трёх лет), заявитель осознал целесообразность её изменения, в том числе потому, что в отношении прежней формулы заявителем уже получены отрицательные выводы при экспертизе в других странах. При этом эксперт Роспатента будет проводить уже ненужную работу, поскольку после получения её результатов (вместе с отчетом о поиске) заявитель изменит формулу. В этом случае трудозатраты на экспертизу только увеличиваются.
Можно также отметить, что в значительной степени ту же возможность, что и «предварительная» заявка, обеспечивает имеющийся в российском законодательстве институт «внутреннего приоритета» (п. 3 ст. 1381 ГК РФ) и возможность продления срока представления дополнительных материалов по запросу экспертизы (п. 3 ст. 1384 ГК РФ). Достаточно подать «предварительную» (по терминологии пункта 3 ст. 1381 – более раннюю) заявку, раскрывающую сущность изобретения, без формулы изобретения и даже без ряда не критичных для раскрытия изобретения разделов описания (предшествующий уровень техники, примеры осуществления и т.п.) и получить по такой заявке дату подачи. Даже если в ходе формальной экспертизы у заявителя будут запрошены дополнительные материалы, он сможет продлить срок их представления, поддерживая «живое» (не отозванное) состояние заявки, по крайней мере, до истечения 12 месяцев с даты подачи первоначальных материалов. За это время он либо подготовит и представит необходимые дополнительные материалы, приведя заявку в «кондиционное» состояние, либо сможет подать новую заявку, испросив на основании п. 3 ст. 1381 ГК РФ приоритет по дате подачи более ранней заявки.
Учитывая цель, которая указана Роспатентом в обоснование целесообразности введения института «предварительной» заявки (возможность отсрочки на 12 месяцев подачи оформленной по установленным правилам заявки на выдачу патента при соблюдении единственного требования – раскрытие сущности технического решения), можно отметить, что данная цель достижима и в рамках действующего законодательства. Введение же института «предварительной» заявки необоснованно увеличит нагрузку на Роспатент и может при неумелом его использовании российскими изобретателями приводить к потере приоритета или даже права на получение патента. Нельзя забывать и о том, что за подачу «предварительной» заявки, наверняка, будет взыматься пошлина, что приведет к увеличению, а не к минимизации затрат, на что рассчитывают авторы комментируемого предложения.
2. Что касается предоставления третьим лицам права использовать объект промышленной собственности до регистрации этого объекта («лицензирование заявки»), то, на наш взгляд, такая опция не связана с введением системы «предварительной» заявки и может быть реализована и в рамках действующего законодательства, учитывая гражданско-правовой принцип свободы сторон заключать любые договоры, не противоречащие законодательству.
Более того, можно обратить внимание на то, что формальным основанием для заключения такого договора может быть временная правовая охрана изобретения и обязанность пользователя выплатить вознаграждение по договору с правообладателем (ст. 1392 ГК РФ). Как известно, временная охрана наступает с момента публикации сведений о заявки, которую заявитель может ускорить путем подачи соответствующего ходатайства (абзац третий п. 1 ст. 1385 ГК РФ). Примечательно, что в соответствии с ранее действовавшим законодательством такая охрана могла наступать и быстрее – с момента уведомления заявителем третьего лица о поданной заявке (п. 4 ст. 22 Патентного закона). Лицо, желающее использовать изобретение в период временной правовой охраны, может, при желании, договориться с заявителем о размере соответствующего вознаграждения и о последующей полноценной лицензии.
Имеются и другие легальные способы обеспечить интересы заявителя и третьего лица, желающего использовать изобретение, патентоспособность которого еще не подтверждена. Появление в ГК «института лицензирования заявок», во-первых, не добавит никаких новых легальных возможностей к уже имеющимся, во-вторых, особенно при государственной регистрации таких «лицензий», создаст у «лицензиатов» ложное чувство правовой защищенности по отношению к третьим лицам, права которых они при этом могут нарушить, и, в-третьих, может привести к росту злоупотреблений в форме необоснованного взимания (уплаты) денежных средств за использование заведомо непатентоспособных изобретений.
Исходя из тех целей, которые сформулированы Роспатентом в качестве обоснования введения «лицензирования заявок» (сокращение сроков, упрощение процедуры, повышение мотивации изобретателей) можно заметить, что все они достигались и ранее, до введения в 2014 году полной экспертизы полезных моделей. Более правильным и привычным для российских изобретателей было бы вернуться к выдаче патента на полезную модель без проведения экспертизы по существу. Такую экспертизу, как это и было ранее предусмотрено, можно проводить уже после выдачи патента, в том числе и по просьбе заинтересованной стороны – потенциального лицензиата. Проведение экспертизы после выдачи патента на полезную модель можно было бы установить в качестве обязательного условия предъявления исков о защите исключительного права, как это предусмотрено в ряде стран, в которых имеется охрана полезных моделей.
Изложенная позиция была доведена до Роспатента.
