Государственная регистрация предоставления права использования по договору

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации по договору подлежит государственной регистрации в случаях, когда такой результат или средство индивидуализации сами подлежат государственной регистрации. Соответственно, обязательной является регистрация предоставления права использования на основании лицензионного (сублицензионного) договора изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, зарегистрированных топологий интегральных микросхем и товарных знаков. Государственная регистрация предоставления права использования комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии (субконцессии) также обязательна, поскольку ключевым элементом предоставляемого пользователю комплекса прав является товарный знак.

Регистрации подлежат также изменения и расторжения лицензионных договоров и договоров коммерческой концессии.

Государственную регистрацию распоряжения исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) осуществляет Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент).

До внесения существенных, реформаторских изменений в Гражданский кодекс РФ в 2014 году (Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») государственной регистрации подлежали сами договоры на основании которых осуществлялось предоставление права использования ОИС. Несоблюдение данного требования влекло за собой их недействительность.

В соответствии с действующим законодательством договор между сторонами действует и без государственной регистрации предоставления права использования, однако для третьих лиц незарегистрированное предоставление права использования по лицензионному договору и договору коммерческой концессии считается несостоявшимся (Ст. 1028, п. п. 3, 6 ст. 1232, п. 2 ст. 1235, ст. ст. 1369, 1460, 1490 ГК РФ).

Такой переход от государственной регистрации (сделок), т.е. непосредственно самих лицензионных договоров и договоров коммерческой концессии в отношении объектов интеллектуальной собственности, к государственной регистрации факта предоставления права использования данных объектов привел к изменениям регистрационных требований (в частности, применительно к документам, предоставляемым для регистрации) и упрощению процедуры в целом.

Теперь достаточно обратиться в Роспатент с подписанным обеими сторонами заявлением о регистрации предоставления права использования ОИС на основании соответствующего договора и уплатить государственную пошлину.

Более того, можно воспользоваться электронной подачей документов, направив заявление через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) без последующего досыла оригинала.

Если заявление подается одной из сторон договора, то необходимо дополнительно предоставить один из следующих документов, подтверждающих заключение договора. Это может быть:

• сам договор (лицензионный/сублицензионный, договор коммерческой концессии/субконцессии);
• удостоверенная нотариусом выписка из договора;
• подписанное обеими сторонами уведомление о состоявшемся распоряжении правом на ОИС.

Направление уведомления – удобный и эффективный способ регистрации распоряжения правами. В отличие от договора или выписки из него, в уведомлении содержатся только ключевые положения договора, необходимые для регистрации, что позволяет сторонам не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию. Уведомление составляется на основании подписанного сторонами договора и не должно выходить за рамки прав и условий, предусмотренных им.

Следует отметить, что уведомление не заменяет договор, а лишь упрощает процедуру регистрации, которая не сделает сам договор исполнимым в России, если он не соответствует императивным требованиям российского законодательства.

Оригиналы документов, подтверждающие заключение договора, или их копии, удостоверенные нотариусом, необходимо отправить в Роспатент. Если документ составлен на иностранном языке, то он должен сопровождаться версией на русском языке, которая может быть представлена либо в виде двуязычного документа, либо в виде надлежащим образом заверенного нотариусом перевода.

Если заявление о регистрации предоставления права использования ОИС подписывается представителем стороны договора (это обязательно, если заявитель – иностранное лицо, его интересы представляет патентный поверенный РФ), то потребуется доверенность, подтверждающая соответствующие полномочия.

При получении пакета документов для регистрации распоряжения правом Роспатент проверяет факт уплаты пошлины и соответствие заявления и приложенных документов требованиям, предъявляемых к их оформлению.

Прежде всего, результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, право использования которого предоставляется на основании договора, должны быть надлежащим образом зарегистрированы, их правовая охрана – не прекращена и признана действительной, а представленные в документах сведения о правообладателе (лицензиаре) – соответствовать сведениям в государственных или международных реестрах ОИС. Если сведения о правообладателе изменились (например, наименование или адрес), то до регистрации (или во время нее) необходимо внести соответствующие изменения в реестр.

В заявлении или документе, приложенном к заявлению одной из сторон, в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

• вид договора, на основании которого предоставляется право использования ОИС;
• сведения о сторонах договора;
• предмет договора с указанием номера охранного документа (например, патент, свидетельство на товарный знак), удостоверяющего исключительное право;
• срок договора;
• территория, на которой предоставлено право использования (вся территория РФ или ее часть);
• предусмотренные договором способы использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, зарегистрированной топологии интегральной микросхемы или товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака; наличие или отсутствие согласия на предоставление права использования по сублицензионному договору или договору коммерческой субконцессии;
• возможность расторжения договора в одностороннем порядке.

При соблюдении всех перечисленных условий осуществляется государственная регистрация, по завершении которой заявителю выдаются подтверждающие документы (уведомление и заключение о государственной регистрации) и приложения к охранным документам. Соответствующие сведения о регистрации вносятся в государственные реестры Роспатента.

В противном случае Роспатент направляет заявителю уведомление с предложением предоставить недостающие или исправленные документы в течение трех месяцев с даты направления такого уведомления. Если документы не предоставляются в установленный срок, в регистрации будет отказано.

Таким образом, в настоящее время в России применяется достаточно удобный механизм регистрации предоставления прав использования ОИС по лицензионным договорам и договорам коммерческой концессии. Данные о наличии такой регистрации являются общедоступными.