Еще раз про любовь... К техническому результату

Часть I

Еще раз обратиться к техническому результату — одному из блоков, составляющих фундамент логического анализа при проведении патентной экспертизы, нас побудила статья наших коллег, работников Евразийского патентного ведомства — В.Б.Талянского и М.В. Пантелеева «Проведение экспертизы по существу в Евразийском патентном ведомстве»¹.

Думаем, что выразим признательность многих специалистов в области патентной экспертизы авторам указанной статьи, поскольку в деталях (а дьявол, как известно, — в них) теория и практика патентной экспертизы в Евразийском патентном ведомстве (далее — ЕАПВ) остается до сих пор за помпезностью внешнего фасада ведомства и не обременена профессиональным критическим осмыслением. По нашим сведениям, лишь в прошлом, 2013 г. ЕАПВ приняло первое за всю почти 20-летнюю историю своего существования решение об аннулировании евразийского патента, а все поданные в ЕАПВ возражения против выдачи евразийских патентов на начало 2014 г. можно пересчитать по пальцам одной руки.

Не будем судить, хорошо это или нет, но одно знаем точно: профессиональное мастерство экспертов патентного ведомства оттачивается, а качество нормативного регулирования патентной экспертизы системно повышается на основе знаний и опыта, приобретаемых специалистами ведомства при рассмотрении споров о патентоспособности. Рассматриваемая статья раскрывает некоторые детали патентной экспертизы и ценна потому, что написана специалистами, которые еще на начальных этапах создания и развития ЕАПВ принимали и продолжают принимать активное участие в разработке и совершенствовании нормативных правовых актов ведомства по патентной экспертизе и в правоприменении.

Однако наша статья написана не для славословия в адрес наших коллег, а для того, чтобы более глубоко осмыслить положения нормативных правовых актов ЕАПВ и практику их применения для дальнейшего совершенствования этой сферы патентного права и создания в государствах-членах Евразийской патентной конвенции гармонизированной правовой системы, соответствующей международным стандартам в данной области.

Требование обеспечения изобретением технического результата

Первым по значимости обстоятельством, связанным с техническим результатом, является, так скажем, нестандартность (для стран с развитой правовой системой) формулирования нормативно-правовыми актами ЕАПВ требования к изобретению, состоящего в том, что оно должно обеспечивать этот технический результат. Нестандартность формулирования этого требования заключается в том, что оно рассматривается в качестве одного из условий критерия патентоспособности «промышленная применимость». Цитируем первый абзац п. 5.5 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (далее — Правила):

В соответствии с правилом 3(1) Инструкции изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях человеческой деятельности». При этом, в частности, согласно четвертому абзацу указанного пункта, проверяется «наличие в материалах евразийской заявки или источниках информации, относящихся к предшествующему уровню техники, сведений о средствах и методах, использование которых позволяет осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения с реализацией указанного назначения и достижения ожидаемого технического результата.

Первая реакция специалиста даже средней руки на процитированное (выделенное) требование должна вызывать отторжение или, по меньшей мере, недоумение. Оно воспринимается как воспроизведение существовавшего в СССР обязательного требования обеспечения изобретением положительного эффекта. Разница лишь в том, что под положительным эффектом понимался общественно полезный результат². А технический результат — это свойства, которые приобретает объект от использования в нем изобретения и которые являются причиной, обусловливающей достижение различных обобщенных (потребительских) результатов. Только некоторые из этих результатов могут считаться положительным эффектом, если они удовлетворяют условию полезности для общества, способствуют научно-техническому прогрессу.

Таким образом, различие заключается в том, что в СССР обязательным требованием к изобретению было не только достижение им технического результата, но такого, который бы причинно обусловливал достижение положительного эффекта. При этом в практике советской патентной экспертизы при оценке сущности изобретения, его новизны и существенных отличий (правопредшественник изобретательского уровня) использовали именно технические результаты, а не положительные эффекты. Именно эти глубинные (первичные) результаты служили более определенным (конкретным) методологическим инструментом при оценке указанных требований к изобретению, а не таким «размытым» положительным эффектом, как, например, повышение эффективности, экономичности и т.п. Размывание происходит при обобщении технических результатов и усложняет выявление причинно-следственной связи между первичным техническим результатом и положительным эффектом. Невозможность достижения изобретением технического результата, причинно обусловливающего положительный эффект, или достижение такого технического результата, который не создает преимуществ для общества, каралось отказом в выдаче авторского свидетельства на изобретение.

Такой подход к патентоспособности изобретений в СССР полностью соответствовал существовавшим в тот период экономическим отношениям. Исключительное право на изобретение, удостоверяемое авторским свидетельством, предоставлялось самому государству. По этой причине экономическая значимость изобретений была небезразлична при выдаче авторского свидетельства государству.

Достижение ожидаемого технического результата традиционно в странах с развитой правовой системой, в том числе странах — участницах Европейской патентной конвенции, и даже в России, не включается в содержание критериев патентоспособности изобретения вообще и критерия «промышленная применимость», в частности. Не включается именно как требование к изобретению, несоблюдение которого влечет отказ в выдаче патента на изобретение (или полезную модель). Не включается как критерий, опосредующий экономическую значимость изобретения, поскольку в условиях рыночной экономики целесообразность приобретения исключительных прав на изобретения (или полезные модели) определяется не государством, а иным лицом (юридическим или физическим) и служит для получения дополнительных преимуществ в свободной конкуренции хозяйствующих субъектов. Однако технический результат, а также решаемая изобретением техническая проблема применяются во всех указанных странах как методологический инструмент, с помощью которого определяют сущность изобретения (или полезной модели), изобретательский уровень (неочевидность), а также как вспомогательный методологический инструмент при оценке технического характера исследуемого решения, то есть его принципиальной патентоспособности³.

Возникает вопрос: а «евразийцы» не понимают этого? Из каких соображений они рассматривают технический результат как составную часть критерия изобретения «промышленная применимость»? Однако более системный анализ положений евразийской нормативной правовой базы дает в определенной мере оптимистичный ответ на этот вопрос. И вот почему. Но вначале — о грустном.

Юридический статус Правил ЕАПВ — самый низкий в цепочке нормативных правовых актов Евразийской патентной конвенции (ЕАПК). Самой ЕАПК (которую следует рассматривать как высший по своему юридическому статусу нормативный правовой акт) предусмотрено издание лишь Патентной инструкции к ЕАПК как нормативного правового акта, который детализирует нормы материального и процессуального права (ст. 14 и 19), установленные ЕАПК. Патентная инструкция к ЕАПК утверждается административным советом Евразийской патентной организации (далее — ЕАПО). Правила — приказом президента ЕАПВ и, очевидно, на основании полномочий президента ЕАПВ издавать нормативные акты, как это установлено правилом 8(9) Административной инструкции к ЕАПК, также утвержденной Административным советом ЕАПО. Исходя из общепринятого подхода к такой иерархии нормативных правовых актов, следует признать, что Правила экспертизы могут лишь толковать общие положения ЕАПК и детальные положения Патентной инструкции к ЕАПК, при этом не расширяя и не ограничивая их содержание.

Правилом 47(2) Патентной инструкции к ЕАПК установлена следующая методика оценки промышленной применимости: «При проверке соответствия изобретения условию патентоспособности „промышленная применимость“ устанавливаются:

• наличие в материалах евразийской заявки указания на назначение заявленного изобретения;
• наличие в материалах евразийской заявки или источниках информации, относящихся к предшествующему уровню техники, сведений о средствах и методах, использование которых позволяет осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения».

Как видим, требование обеспечения изобретением при этом технического результата Патентной инструкцией к ЕАПК не предусмотрено. Следовательно, предусмотренное п. 5.5 Правил экспертизы требование обеспечения изобретением технического результата как одного из условий критерия изобретения «промышленная применимость» ограничивает содержание соответствующих положений ЕАПК и Патентной инструкции к ЕАПК в части содержания этого критерия. По этой причине данное требование является нелегитимным и не подлежащим применению.

К тому же оно имеет нешуточные последствия: в случае, если изобретение действительно не может обеспечить указанный заявителем в описании изобретения технический результат, его признают не соответствующим критерию «промышленная применимость» и по заявке должно быть принято решение об отказе в выдаче патента (по этому же основанию аннулируется и выданный патент). Ни в Европе, ни в Америке, ни в России недостижимость технического результата не считается основанием для признания изобретения не соответствующим критерию «промышленная применимость». Исключение — случаи, когда единственным техническим результатом является реализация изобретением своего назначения.

Условия изменения технического результата

Но не все так прямолинейно и грустно. Если бы евразийская нормативно-правовая база не предусматривала возможность изменения технического результата (или их совокупности), указанного в первоначальном описании изобретения, то это требование (обеспечение технического результата) действительно было бы императивным в том отношении, что его несоблюдение служило бы всегда основанием для признания изобретения непатентоспособным и для отказа в выдаче патента.

Что на этот счет говорит евразийская нормативно-правовая база? Десятым абзацем п. 5.5 Правил установлено:

Невозможность достижения одного или нескольких результатов, перечисленных в описании, не означает несоответствие изобретения условию патентоспособности „промышленная применимость“, если какой-либо технический результат из числа перечисленных в описании изобретения может быть реализован.

То есть достижение каждого из указанных в описании технических результатов необязательно. Достаточно, чтобы достигался хотя бы один из них. Уже легче.

А что означает технический результат, «перечисленный в описании»? Только тот, который был указан в первоначальных материалах заявки, или может быть и иной, включенный в описание в качестве дополнительных материалов вместо ранее указанных технических результатов или в придачу к ним? Ответ на этот вопрос дает положение четырнадцатого абзаца п. 5.4 Правил: «Дополнительные материалы, указывающие на достижение технического результата, сведения о котором не содержались в первоначальных материалах заявки, принимаются во внимание в случае, если вновь указанный технический результат может быть выведен из первоначальных материалов заявки».

Выделенные нами слова типичны для нормативно-правовой лексики Европейской патентной конвенции (известно, что ЕАПК тяготеет к ней в большей степени, чем российское законодательство в области патентного права). Ее суть заключается в том, что новый результат прямо не указан в первоначальном описании изобретения, а следует из сведений, в нем содержащихся, и выводится специалистом в соответствующей области техники. Этот специалист должен обладать научно-техническими знаниями, необходимыми для выведения нового результата. Эти знания включают предшествующий уровень техники, с учетом которого можно понять технические аспекты признаков объекта (их содержание, функции, свойства), раскрытых или только упомянутых в первоначальном описании изобретения. Таким образом, указанный в первоначальном описании изобретения технический результат:

• может быть заменен на новый, если первоначальный сформулирован ошибочно (некорректно) или заявитель не сумел доказать возможность получения «первоначального» результата;
• может быть конкретизирован или, наоборот, обобщен;
• может быть заменен или дополнен новым, если меняется формула изобретения в пределах, установленных законом, в том числе меняются отличительные от прототипа признаки в ситуации, когда выявлен более близкий аналог.

И вдруг, как гром среди ясного неба, в рассматриваемой статье мы читаем:

Не допускается указание заявителем на новый технический результат, если он прямым образом не связан с результатом, отмеченным в материалах первоначальной заявки.

Обратились к нормативным правовым актам ЕАПК, но этого ограничения в них не обнаружили. Может быть, таким образом эксперты ЕАПВ толкуют упомянутое положение Правил («если вновь указанный технический результат может быть выведен из первоначальных материалов заявки»). Но такого ограничения даже при амбициозном желании невозможно найти в этом положении.

В рассматриваемой статье приведен и пример. «Так, если предложен способ обработки шерсти, техническим результатом которого является повышение качества очистки от грязи, недопустимо в дальнейшем рассматривать данное изобретение с точки зрения достижения такого технического результата, как, например, снижение трудозатрат, если об этом прямым образом не указано в первоначальной заявке или очевидным для специалиста образом не следует из материалов первоначальной заявки».

Обратите внимание на выделенное нами «об этом». Это о чем? О новом техническом результате (в данном случае — «снижение трудозатрат») или о связи нового технического результата с «первоначальным» («повышение качества очистки от грязи»)? Поскольку этот пример приведен авторами рассматриваемой статьи для демонстрации сформулированного ими общего вышеуказанного правила, логично считать, что под «об этом» следует понимать не новый технический результат, а его связь с первоначальным. То есть фразу, приведенную в примере, следует читать: «если о связи нового технического результата с первоначальным прямым образом не указано в первоначальной заявке или эта связь очевидным для специалиста образом не следует из материалов первоначальной заявки».

При таком толковании для контрастности сравнения приводим две цитаты, определяющие возможность или невозможность учета нового технического результата: одну из рассматриваемой статьи, другую — из Правил.

Рассматриваемая статья: не допускается указание заявителем на новый технический результат, если о связи нового технического результата с первоначальным прямым образом не указано в первоначальной заявке или эта связь очевидным для специалиста образом не следует из материалов первоначальной заявки.

Правила: дополнительные материалы, указывающие на достижение технического результата, сведения о котором не содержались в первоначальных материалах заявки, принимаются во внимание в случае, если вновь указанный технический результат может быть выведен из первоначальных материалов заявки.

Как видим, в Правилах условием учета нового технического результата является возможность его выведения специалистом из первоначальных материалов заявки, а его толкование авторами рассматриваемой статьи предусматривает очевидность для специалиста связи нового технического результата с первоначальным. Как говорят в Одессе, это две большие разницы.

Очевидность связи нового технического результата с первоначальным — это еще и очевидность самого нового технического результата из первоначальной заявки. Но это всего лишь частный случай. В остальных случаях очевидность нового технического результата из первоначальных материалов заявки обусловлена его связью не с первоначальным техническим результатом, а с другими частями первоначального описания изобретения, в первую очередь с раскрытыми в нем признаками, причинно порождающими иные технические результаты, чем первоначальный. Таким образом, толкование авторов рассматриваемой статьи принципиально и существенно ограничивает комментируемое положение Правил.

Не исключено, что приведенный авторами статьи пример заимствован из Руководства по экспертизе в ЕПВ (далее -Руководство). ⁴

Если исходя из этих разъяснений Руководства авторы рассматриваемой статьи истолковали положение четырнадцатого абзаца п. 5.4 Правил, то ошибочность данного толкования основана на том, что пример, приведенный в п. 5.3.4 Руководства, и правила п. 5.3.5 этого документа демонстрируют один из методологических фрагментов общего методологического алгоритма оценки возможности учета изменения технического результата (как и изменения разрешаемой технической проблемы). Этот алгоритм детально прописан в пунктах 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8, 11.5, 11.5.1, 11.5.2, 11.11 Руководства. Подробный анализ положений указанных пунктов приведен в статье В.А.Мещерякова «Изменение технического результата»⁵. Здесь же мы отметим лишь обобщенные методологические правила, определенные указанными положениями. Их три.

• Первое. Новый результат подлежит включению в описание изобретения и учитывается при экспертизе заявки, если он вытекает из первоначального описания изобретения с учетом знаний из предшествующего уровня техники (может быть выведен без труда специалистом в данной области).
• Второе. (как следствие из первого). Новый результат не может быть включен в описание изобретения и учтен при экспертизе заявки, если он не вытекает из первоначального описания с учетом знаний из предшествующего уровня техники.
• Третье. Новый результат не включается в описание изобретения, но учитывается при экспертизе заявки для доказательства соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», если он не вытекает из предшествующего уровня техники, но связан с первоначально указанным результатом.

Представляется излишними комментарии принципиально разных методологических подходов ЕПВ и авторов рассматриваемой статьи — сотрудников ЕАПВ. Мы лишь заострим внимание на том, к каким экзотическим результатам на практике может привести комментируемое ими толкование положения Правил.

Итак, новый технический результат (снижение трудозатрат) не учтен потому, что его связь с первоначальным (повышение качества очистки шерсти от грязи) признана не вытекающей из первичного описания изобретения. Спрашивается: по какой причине заявитель просил заменить первоначальный технический результат на новый? Наверно, по той, что первоначальный результат не принят экспертом по причине его недостижимости или некорректности (с научно-техничес-кой точки зрения). Ведь если этот результат не будет заменен на корректный и достижимый, то по заявке должно быть принято решение об отказе в выдаче патента из-за его несоответствия критерию «промышленная применимость». В ситуации, когда первоначальный результат не принят экспертом по указанным причинам, а новый результат не принят как не связанный с первоначальным, ЕАПВ должно принять по заявке решение об отказе в выдаче патента исходя из несоответствия промышленной применимости.

Следуя российскому и европейскому патентному законодательству, ЕПВ и Роспатент в этой ситуации не имели бы оснований отказать в выдаче патента. Более того, эти законодательства не признают возможность неучета нового технического результата только по той причине, что он не связан с первоначальным. Так, российское патентное законодательство (действовавшее на момент написания данной статьи) вообще не относит изменение первоначального технического результата к дополнительным материалам, изменяющим сущность изобретения (полезной модели). Нормативные положения, устанавливающие эту возможность изменения, не содержат прямого объяснения причин такой возможности, в частности, причины того, что это изменение с очевидностью для специалиста вытекает из первоначального описания и предшествующего уровня техники, но именно эта причина и лежит в основе такой возможности. Почему мы делаем такой вывод? Потому что общим требованием для любого изменения технического результата является корректность его формулирования с научно-технической точки зрения (соответствие научно-техническим знаниям из предшествующего уровня техники) и что, естественно, новый технический результат всегда должен быть следствием признаков изобретения, раскрытых в первоначальном описании изобретения.

Точно так же установлено и европейским патентным законодательством. Разница лишь в том, что оно содержит еще и разъяснения причин указанного изменения технического результата: очевидность для специалиста вытекаемости нового результата из первоначального описания изобретения с учетом предшествующего уровня техники. При этом прямо предусмотрена возможность учета нового технического результата даже в случае, если он с очевидностью для специалиста не вытекает из предшествующего уровня техники, но связан с первоначальным. В этом случае новый результат учитывается при оценке изобретательского уровня, но не включается в описание изобретения.

К сожалению, на практике Роспатент пытается изменить эти нормативно установленные подходы к изменению технического результата. В частности, он стал пресекать попытки заявителя изменить технический результат, указанный в первоначальном описании. Мотивируется это не предусмотренным нормативно-правовой базой требованием недопустимости изменения технического решения, поскольку это приводит к характеристике иной задачи, решаемой изобретением, нежели сформулированная в первоначальном описании изобретения (полезной модели). Участились случаи отказа в выдаче патента по причине недостижения технического результата из-за того, что изобретение не решает поставленную перед ним задачу и, следовательно, не удовлетворяет требованию являться техническим решением задачи. Такой подход также противоречит нормативно установленному.

Сейчас приняты изменения в четвертую часть ГК РФ, которые, к сожалению, содержат предложенную Роспатентом новеллу, принципиально ограничивающую возможность изменения технического результата. Так, новый технический результат признается изменяющим заявку по существу и не подлежит учету при экспертизе, если он не связан с первоначальным. Опасаемся, что мы с вами, коллеги, как говорят в народе, еще хлебнем сполна от применения новой нормы⁶.

Может быть, наши коллеги из ЕАПВ и применили в своей статье это положение указанных изменений в ГК РФ, распространив их в качестве толкования комментируемых выше положений евразийского патентного законодательства? Обращаемся к ним с рекомендацией всегда помнить, что ЕАПВ и национальные патентные ведомства стран — участниц ЕАПК, в основном Роспатент, являются конкурентами на рынке государственных патентных услуг. Относительно такой конкуренции уместно вспомнить слова B.Маяковского: «Смотрите на жизнь без очков и шор, глазами жадными цапайте все то, что у вашей земли хорошо и что хорошо на Западе».

Гром среди ясного неба грянул в части III рассматриваемой статьи (Патентный поверенный, 2014. № 1). Цитируем: «При наличии в формуле изобретения признаков, не связанных с получением какого-либо технического результата, формула анализируется без учета этих признаков». Ну, прямо как у нас в отечестве «расправляются» с полезными моделями. Но у нас это делают на законных основаниях, установленных ГК РФ и предусматривающих отнесение требования новизны полезной модели к совокупности только существенных признаков (для изобретений требования новизны и изобретательского уровня отнесены к совокупности признаков, которые включены заявителем в формулу изобретения, то есть необязательно существенных).

Признак, не связанный с получением какого-либо технического результата, признается несущественным. Если нормативно- правовая база ЕАПК предусматривала бы отнесение требования новизны изобретения к совокупности только существенных признаков, то указанный в рассматриваемой статье методологический подход соответствовал бы этой базе. Однако процитируем Патентную инструкцию к ЕАПК: «Правило 3. Условия патентоспособности изобретения. (1) В соответствии со статьей 6 Конвенции евразийский патент выдается на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение признается новым, если оно [выделено нами] не является частью предшествующего уровня техники...».

Чтобы долго не останавливаться на обосновании того, что такое упомянутое «оно», сравните два положения ГК РФ. Одно из них определяет требование новизны изобретения, а другое — полезной модели. «Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники» (ст. 1350). «Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники» (ст. 1351). Вопросы есть? У нас нет. А у вас, уважаемые авторы рассматриваемой статьи?

Часть II

Технический результат при решении изобретением задачи расширения арсенала средств определенного назначения

Завершаем анализ проблем, связанных с изменением технического результата. Сравнительно давно в патентном праве существует международный стандарт формулирования технического результата в ситуации, когда изобретение направлено на решение только задачи расширения средств определенного назначения. В таких ситуациях принято считать реализацию изобретением своего назначения техническим результатом, обеспечиваемым изобретением. В российском патентном праве это положение впервые было определено п. 3.2.4.3(1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение 1993 г.: «Если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат может заключаться в реализации этого назначения, и специального его указания не требуется». Это же положение содержится и в соответствующих действующих в настоящее время административных регламентах Роспатента.

Это положение базируется на следующих общепринятых взглядах на природу объектов материального мира. Исходим из аксиомы: все без исключения изобретения или полезные модели, объективно обладающие новизной, решают задачу расширения арсенала технических средств определенного назначения или их получения впервые независимо от того, указано это или нет заявителем в описании изобретения (полезной модели). Разумеется, решение этой задачи обеспечивается только в случае, если изобретение способно реализовать свое назначение, то есть является осуществимым. При этом каждое такое изобретение (каждая полезная модель) объективно обладает такой совокупностью свойств в их качественном и количественном отношении (определяющих или выражающих технические результаты), которой не обладает любое иное техническое решение, не тождественное изобретению (полезной модели). Таким образом объективно любое такое изобретение (такая полезная модель), обеспечивая расширение арсенала технических средств определенного назначения или их получения впервые, обеспечивает и соответствующий этой совокупности свойств технический результат или их множество.

Следовательно, установленная упомянутыми российскими Правилами и действующими административными регламентами Роспатента возможность считать техническим результатом реализацию изобретением (полезной моделью) своего назначения в случае, когда решаемой изобретением задачей является расширение арсенала средств определенного назначения или их получение впервые, означает, что разработчики этих нормативных правовых актов, понимая, что во всех случаях новое изобретение (полезная модель) объективно создает какие-либо технические результаты в виде технических свойств объекта, допускают возможность рассматривать в качестве технического результата не эти технические свойства объекта, а реализацию изобретением или полезной моделью своего назначения. Учитывая нормативно установленную возможность изменения технического результата, можно признать, что ситуацию, когда указанный в первоначальном описании изобретения технический результат, представляющий собой технические свойства объекта, заменяется на расширение арсенала средств, фактически означает не замену первоначального технического результата на новый (расширение арсенала средств), а сохранение только этого нового результата, который имманентно содержался в первоначальном описании изобретения. Естественно, что при этом изобретение (полезная модель) должно порождать такие технические свойства в объекте, где они применены и минимально необходимы для реализации изобретением своего назначения.

Возможность такого формулирования технического результата, когда изобретение объективно создает результат в форме технических свойств объекта, но результатом могут быть признаны не они, а только реализация изобретением своего назначения, основана на еще одном международном стандарте в патентном праве. Этот стандарт предоставляет самому заявителю право выбора совокупности признаков формулы изобретения, в том числе назначения изобретения, решаемой изобретением задачи, а также право определять целесообразность получения патентов на изобретения независимо от экономической или иной значимости изобретения.

При этом заявитель должен учитывать, что в случае выбора им указанной формулировки технического результата патентоспособность его изобретения становится более уязвимой. Так, в частности, российским патентным законодательством установлено, что при оценке изобретательского уровня изобретения исключается необходимость устанавливать известность влияния отличительного от прототипа признака на технический результат, если заявитель не указал технический результат, достижение которого причинно обусловлено этим признаком, или эксперт установил, что указанный заявителем технический результат не может быть достигнут изобретением. Когда техническим результатом является только реализация изобретением своего назначения, нет необходимости устанавливать известность влияния на него отличительного от прототипа признака. Достаточно установить известность этого признака (естественно, при условии совпадения функций известного и отличительного от прототипа признаков).

Возможность указанного формулирования решаемой изобретением задачи и обеспечиваемого им технического результата является международным стандартом и, в частности, предусмотрена европейским законодательством, что детально рассмотрено в статьях авторов настоящей статьи, сноски на которые даны в первой ее части. Этот стандарт (с редакционными погрешностями в части отнесения расширения арсенала средств определенного назначения не к решаемой изобретением задаче, а к техническому результату) содержится и в евразийском патентном законодательстве. Так, п. 2.5.4 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в ЕАПВ (далее — Правила) установлено: «Под техническим результатом может также пониматься расширение арсенала средств, актуальных в какой-либо области деятельности, или получение таких средств впервые». С учетом нормативно установленной возможности изменения технического результата это означает, что такой технический результат может быть указан в первоначальном описании изобретения, а также может быть включен в описание изобретения вместо указанного в первоначальном описании. С учетом вышеприведенного комментария можно уточнить, что ситуация, когда указанный в первоначальном описании изобретения технический результат, представляющий собой технические свойства объекта, заменяется на «расширение арсенала средств, актуальных в какой-либо области деятельности, или получение таких средств впервые», фактически означает не замену первоначального технического результата на новый (расширение арсенала средств), а сохранение только этого нового результата, который имманентно содержался в первоначальном описании изобретения.

Возможность исключения первоначального технического результата и оставления (формулирования) результата как реализация изобретением своего назначения (по терминологии Правил — расширение арсенала средств) создает условия, которые позволяют рассматривать анализируемое требование Правил обеспечения технического результата как требование корректно его формулировать, адекватно, с научно-технической точки зрения признакам изобретения, а не надуманного, не в противовес объективным научным знаниям. Если спора между заявителем и экспертом в отношении корректности (достижимости) технического результата нет, это требование не приводит к выводу о непатентоспособности изобретения и отказу в выдаче патента, поскольку в случае признания технического результата недостижимым, заявитель вправе применить предельную форму технического результата — расширение арсенала средств. В этом случае требование обеспечения изобретением технического результата преобразуется в требование реализации изобретением своего назначения, традиционное для российского и евразийского патентного законодательства требование промышленной применимости. Однако в случае спора заявителя с экспертом о корректности технического результата и отказе заявителя применить упомянутую предельную форму этого результата должно быть принято решение об отказе в выдаче патента, что экзотично как для российского патентного законодательства, так и для международных стандартов.

Нельзя оставить без внимания и попытки «деформировать» комментируемые международные стандарты нашим коллегой В.Ю.Джермакяном. В статье «Расширение арсенала средств не является универсальным техническим результатом»⁷ он высказывает мнение, что российское и европейское патентное законодательство, а также патентное законодательство других развитых стран не предусматривает возможность формулирования технического результата как реализации изобретением своего назначения, если этим изобретением решается только задача по расширению арсенала средств этого назначения. По его мнению, в этих случаях все равно фактическим техническим результатом необходимо считать результат, определяемый техническими свойствами объекта изобретения. Главный теоретический посыл в его статье сформулирован так: «Действительно, технический результат может быть выражен в назначении нового средства, создание которого позволяет расширить арсенал уже известных аналогичных технических средств, но назначение технического средства при этом не приравнивается к техническому результату. Весьма тонкий момент, но и его нужно осознать» .

Но нам не удалось осознать указанный тонкий момент. Представляется, что он из области софистики. Далее автор приводит и логическое обоснование указанного умозаключения. Действительно, нормативно установлено, что под результатом изобретения понимается обеспечение реализации назначения этого изобретения. Эта ситуация возникает в случаях, когда задачей изобретения является только расширение арсенала средств определенного назначения. Но ведь при этом также нормативно установлено, что «технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п.», а далее — традиционные снижение трения, предотвращение заклинивания и т.п. Следовательно, и в случае, когда решается задача только расширения арсенала средств определенного назначения, результатом является не обеспечение реализации этого назначения, а обычный технический результат: снижение трения, предотвращение заклинивания и т.п.

Софизм в этой логической цепочке заключается в нарушении одного из правил законодательной техники, которое в равной степени относится и к составлению законодательного или иного нормативного правового акта, и к его применению (толкованию). Это правило предусматривает возможность включения в указанные акты положений, регулирующих соответствующие правоотношения как в общем, так и в особых случаях. При этом вторые положения могут конкретизировать общие положения или даже предусматривать исключения из них.

Так вот, подпунктом (1.1) п. 10.7.4.3 Административного регламента по изобретениям⁸ (аналогичный подпункт (1.1) пункта 9.7.4.3 Административного регламента по полезным моделям⁹), установлено, что результатом, обеспечиваемым изобретением (полезной моделью), в общем случае является технический результат, представляющий собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., который может выражаться (и далее традиционные результаты: снижение трения, предотвращение заклинивания и т.п.). А подпунктом (1.2) этого пункта установлено, что в особом случае, когда 5 при создании изобретения решается за-дача только расширения арсенала техни- ческих средств определенного назначения или их получения впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения.

Как видим, положение подпункта (1.2) представляет собой иное регулирование вопроса: что считать техническим результатом в особом случае (реализация назначения при решении задачи только расширения арсенала средств определенного назначения)? Это фактическое обстоятельство исключает возможность применения к особому случаю положения о техническом результате (подпункт (1.1), регулирующего общий случай.

В статье В.Ю.Джермакяна приведены и практические обоснования указанного умозаключения. Так, есть ссылка на Руководство по экспертизе заявок на изобретения, утвержденное приказом Роспатента 25 июля 2011 г. № 87, в п. 6.2.2.1(6) которого приведен пример с аналоговым вычислительным устройством для выполнения операции умножения.

Использование этого примера в статье — яркий образчик некорректного использования практических примеров. Так, автор статьи приводит его, чтобы подтвердить свое мнение о необходимости считать, что в случае решения задачи только по расширению арсенала средств определенного назначения в качестве результата должно выступать не обеспечение реализации назначения, а обычный технический результат. В указанном же пункте Руководства, откуда заимствован данный пример, он приведен для демонстрации применения методологических подходов к оценке соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» (в частном случае, когда изобретение основано на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, а достигаемый при этом технический результат обеспечивается только известными свойствами частей данного средства и связями между ними).

С такой проблемой использования примеров мы столкнулись еще в 1980-х гг., когда в ведомственных актах Госкомизобретений (в частности, Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений ЭЗ-2-74) для демонстрации применения тех или иных методологических подходов приводились примеры, которые в ряде случаев содержали ненужные для них, но касающиеся других методологических подходов особенности. На практике это выливалось в то, что эксперты применяли эти примеры для толкования не тех методологических подходов, в отношении которых они приведены в этой части Инструкции, а для других, как «нормативно» установленные. По этой главной причине отечественное ведомство и отказалось впоследствии приводить в своих нормативных актах практические примеры, а примеры в различного рода методических рекомендациях старались тщательно очищать от ненужных «примесей».

Что мы имеем в данном случае? Цитируем Руководство:

Предложено аналоговое вычислительное устройство для выполнения операции умножения (получение выходного напряжения, пропорционального произведению напряжений на двух входах устройства)». И далее: «В качестве технического результата выступает расширение арсенала средств данного назначения — выполнение операции умножения.

В статье В.Ю.Джермакяна на этот счет сказано: «Как видим, в примере подчеркнуто, что не расширение арсенала технических средств выступает само по себе в качестве некоего универсального технического результата, а именно возможность выполнения операции умножения конкретным средством является тем техническим результатом, который трансформирован в назначение (выполняемую функцию) и отражен в родовом понятии изобретения».

И здесь мы также не осознали этот вывод автора. По нашему мнению, слово сочетание «аналоговое вычислительное устройство для выполнения операции умножения» характеризует так называемое родовое понятие — назначение изобретения. То есть эти слова означают, что назначением изобретения является выполнение операции умножения, а средством, его реализующим, — не бухгалтерские счеты или арифмометр, а аналоговое вычислительное устройство, которое обеспечивает вычисления именно на основе операции умножения. В общем случае, если бы исследуемое изобретение было направлено на создание еще одного аналогового вычислительного устройства, которое бы осуществляло разнообразные математические операции (сложение, умножение, деление и др.), логичнее было бы назвать этот объект (определить назначение изобретения) «аналоговое вычислительное устройство». Но данный пример акцентирован на аналоговые вычислительные устройства, обеспечивающие именно операции умножения. На этом принципе и работает данное устройство (получение выходного напряжения, пропорционального произведению напряжений на двух входах устройства).

Поэтому здесь, как подсказывает логика, изобретение следовало бы ограничить только аналоговыми вычислительными устройствами для выполнения операции умножения, что и демонстрируется в Руководстве. А автор статьи пытается словосочетание «для выполнения операции умножения», ограничивающее круг объектов определенного назначения только аналоговыми вычислительными устройствами для выполнения операции умножения, «оторвать» от назначения, расширив этот круг до включения в него указанных устройств, которые не предназначены для выполнения операции умножения. При этом само словосочетание «для выполнения операции умножения» названо техническим результатом. Отрывать это от других признаков, характеризующих назначение, методологически не вполне корректно. Но и на это можно пойти, исходя из того, что без указанного словосочетания получится более общее родовое понятие, в объем которого все равно входит и наш частный случай (аналоговое вычислительное устройство для выполнения операции умножения). Однако при этом не надо путать это словосочетание, выступающее в данном случае как признак, определяющий (ограничивающий) назначение изобретения, с первичным техническим результатом типа «снижение трения» и т.п. Можно, конечно, при желании рассматривать это словосочетание и как трансформацию технического результата в назначение, но и тогда получится, что техническим результатом является реализация назначения. В любом случае данный пример не только не подтверждает позицию автора статьи, но и опровергает ее.

Приведенный в статье В.Ю.Джермакяна еще один практический пример в виде ссылки на ответ патентного ведомства США, полученный на запрос Роспатента о практике оценки патентоспособности пищевых продуктов с разными сенсорными свойствами (расширение арсенала пищевых средств), не беремся комментировать, не видя ни запроса Роспатента, ни ответа на него патентного ведомства США. Отметим лишь главное обстоятельство, содержащееся в этом комментарии автора, которое лежит в основе всех последующих его выводов. Оно заключается в том, что если улучшение сенсорных свойств пищевой композиции обеспечивается компонентом D, то представленная в формуле изобретения композиция, не содержащая этот компонент, объективно не должна обеспечить указанное улучшение сенсорных свойств композиции. Логично, но тривиально и не нуждается в подтверждении патентным ведомством США. Только при чем тут комментируемая проблема расширения арсенала средств определенного назначения, включая ситуации с альтернативно выраженными признаками?

Представляется, что в основе комментируемого подхода автора к проблеме «расширение арсенала средств определенного назначения» лежит то, что материальный объект, в котором использовано изобретение (полезная модель), направленное на решение указанной задачи расширения арсенала средств, должно обладать минимальной совокупностью технических свойств, причинно порождаемых этим изобретением (полезной моделью), необходимой для реализации изобретением (полезной моделью) своего назначения. Это действительно так и должно быть. Например, заявлено изобретение: «Письменный стол, содержащий столешницу, закрепленную на опоре, отличающийся тем, что соединение столешницы с опорой выполнено разъемным». Если условно признать, что это изобретение новое, то к нему можно применить технический результат: реализация изобретением своего назначения при решении задачи по расширению арсенала письменных столов, несмотря на то, что техническим результатом (в виде технических свойств объекта изобретения)является обеспечение монтажа-демонтажа столешницы с опорой без разрушения узла их соединения (что характерно для разъемных соединений). Но в этом случае изобретенный стол должен обладать по меньшей мере таким техническим свойством как устойчивость к опрокидыванию. Иначе он не будет выполнять свое назначение. Можно пойти еще дальше: стол должен обладать приемлемым весом, чтобы его можно было бы транспортировать, столешница должна быть удобной для работы и т.п. В такой ситуации эксперт обязан установить: не приведет ли изобретение к утрате указанного технического свойства, которым обладает объект по прототипу, необходимого для реализации своего назначения — быть письменным столом. Поскольку отличительным от прототипа признаком выступает форма выполнения соединения столешницы с опорой, эксперт обязан удостовериться, что этот отличительный признак не приводит к утрате столом своей устойчивости к опрокидыванию. В противном случае изобретение не будет обеспечивать реализацию своего назначения. Но при всем этом в данном случае решаемой изобретением технической задачей может быть расширение арсенала средств определенного назначения (здесь — расширение арсенала письменных столов), а техническим результатом — реализация изобретением этого назначения.

Кроме того, представляется, что автор не учитывает того, что выбор назначения изобретения, как и выбор совокупности признаков формулы изобретения, определяет заявитель, а не эксперт (с полезными моделями несколько иначе, но не в этом суть). Из этого следует, что если, например, заявлено изобретение, назначение которого сформулировано как: «Пищевой продукт, обладающий запахом духов «Шанель № 5», а заявитель в качестве решаемой задачи определит расширение арсенала пищевых продуктов, а в качестве технического результата — реализацию изобретением этого назначения, то эксперт обязан установить: будет ли обладать этот пищевой продукт указанным запахом, но техническим результатом является реализация назначения? Если этим запахом не может обладать пищевой продукт по заявленному изобретению, то должен последовать отказ в выдаче патента из-за несоответствия критерию «промышленная применимость» как на изобретение, не способное реализовать свое назначение. Кстати, если в такой ситуации есть возможность изменить данное назначение изобретения (например, оставить только «пищевой продукт»), и ей воспользуется заявитель, это может спасти заявку от отказа в выдаче патента.

Требования к решаемой задаче

П. 2.5.4 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в ЕАПВ (далее — Правила) определено, что «техническая задача, как правило, заключается в создании объекта, характеристики которого удовлетворяют заданным требованиям». Содержащиеся в рассматриваемой статье¹ рассуждения на этот счет мы расценили как усиливающие указанные требования указанного пункта Правил в части того, что практически всегда (а не «как правило») под задачей, решаемой изобретением, понимается создание объекта, характеристики которого удовлетворяют заданным требованиям.

Как известно, ЕПВ под технической задачей, решаемой изобретением, рассматривает техническую проблему как техническое препятствие, содержащееся в прототипе, устранение которого приводит к техническому результату (см., например, п. 11.5.2 главы IV Руководства по экспертизе в ЕПВ). Принципиально так же техническая задача рассматривается в третьем абзаце п. 10.7.4.2 Административного регламента Роспатента по изобретениям. Понятно, что толкование указанного понятия определяется практической целесообразностью. Создание объекта, характеристики которого удовлетворяют заданным требованиям, обязывают экспертизу, оценивающую решение сформулированной задачи, устанавливать характеристики объекта, полученные им за счет использования в нем изобретения, и их соответствие заданным требованиям. Как правило, это можно установить только в отношении материального объекта. Патентная экспертиза имеет дело с нематериальными объектами, оценить характеристики которых практически невозможно. При этом установление этих характеристик не нуждается в сравнении с прототипом. Например, задается характеристика объекта изобретения: должен обладать КПД в 40%. Такой подход исключает возможность использовать решаемую задачу для осмысления того, какие признаки причинно обусловливают ее решение и какой при этом обеспечивается технический результат. Подход, применяемый в ЕПВ и РФ, как и в большинстве стран мира с развитой правовой системой, позволяет использовать решаемую задачу для осмысления технических проблем прототипа, препятствующих обеспечению желаемого результата, что создает условия для однозначного суждения о признаках, которые, участвуя в решении задачи, обеспечивают и технический результат.

Принципиально непатентоспособные решения и методика отнесения решения к принципиально непатентоспособным

Традиционный перечень принципиально непатентоспособных решений установлен правилом 3 Патентной инструкции к ЕАПК. Однако он содержит два вида решений, которые традиционно в мире признаются принципиально патентоспособными: алгоритмы программ для вычислительных машин и проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий. Эти два вида решений содержались в перечне принципиально непатентоспособных решений, установленных п. 3 ст. 4 Патентного закона РФ 1992 г., но были исключены из этого перечня Патентным законом РФ 2003 г. Нет их и в перечне, установленном действующей редакцией ГК РФ.

С алгоритмами программ для ЭВМ, как нам представляется, ясно, почему они не должны считаться принципиально непатентоспособными. Это все-таки не сами программы для ЭВМ. Многочисленные так называемые схемотехнические решения, представляющие собой блок-схемы вычислительных устройств, фактически воспроизводят алгоритмы программ для ЭВМ, но при этом характеризуют материальный объект. Патентов на них выдается в мире великое множество, в том числе и ЕАПВ.

Восприятие схем планировки сооружений, зданий, территорий в своем историческом прошлом уходит еще в период СССР, когда превалировало восприятие изобретений вообще как «очень технических объектов», например, машины, приборы, их детали, которые имели общее, родовое название: устройство. Сооружения, здания, а тем более территория, находятся как-то вдали от этих классических объектов техники. С другой стороны, схема планировки, да еще и не вполне технических объектов, рассматривалась как некий проект, изображенный на бумаге и представляющий собой взаимное расположение частей указанных объектов, как правило, не создающих каких-либо «супертехнических результатов», таких, как снижение коэффициента трения, предотвращение заклинивания. Единственным результатом, на достижение которого направлены такие изобретения, является обеспечение рациональной с точки зрения использования площадей, объемов, компоновки частей указанных объектов. В совокупности это служило причиной для отнесения таких решений к принципиально непатентоспособным. Однако точно такие же по своей технической природе изобретения, заключающиеся в выборе схемы взаимного расположения частей классических технических объектов, таких, как машины и приборы, и направленные на обеспечение указанной рациональной компоновки их частей, патентуются у нас в стране, в Европе, Америке и даже в ЕАПВ. Возникает вопрос: почему такую компоновку частей сооружений, зданий и территорий нельзя считать изобретением? По той причине, что они гораздо больше по размерам, нежели машины и приборы? Здесь можно провести аналогию с промышленными образцами. Традиционно у нас в стране действовала и продолжает действовать норма патентного права, относящая решения объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм) к принципиально непатентоспособным (подпункт 2 п. 5 ст. 1352 ГК РФ). Принятые изменения в четвертую часть ГК РФ ее исключают, то есть предусматривают возможность выдачи патентов на промышленный образец, относящийся не только к малым архитектурным формам, но и к большим.

Евразийская нормативно-правовая база при этом вообще не содержит методологических подходов отнесения решений к принципиально непатентоспособным, которые детально прописаны в нормативно-правовой базе ЕПВ, Роспатента, а также в нормативно-правовых базах других стран с развитой правовой системой. Потребность в их наличии и систематическом совершенствовании в последние годы резко увеличилась в связи со стремительным развитием техники, порождающим новые виды объектов, к некоторым из которых невозможно применить стандартные методологические подходы. Показательны в этом отношении компьютерные программы, а также различные технологии, функции и действия которых осуществляются с помощью этих программ. Общий методологический подход отнесения решений к принципиально непатентоспособным, основанный на исследовании вклада изобретения в уровень техники (отличительные от прототипа признаки) с учетом характера результата, получаемого за его счет, в ряде случаев нуждается в дополнительном исследовании сущности решения. И даже при наличии таких методологических подходов в ряде системных случаев не удается обеспечить единообразного их применения. Их отсутствие в нормативно-правовой базе ЕАПВ — явный пробел в регулировании оценки принципиальной патентоспособности решений. Этот пробел на практике может обернуться множеством трудноразрешимых споров, связанных с законностью выдачи евразийских патентов, когда патентообладатели станут запрещать третьим лицам использовать охраняемые этими патентами изобретения без их разрешения.

Надеемся, что изложенные нами замечания и рассуждения по поводу нормативно-правовой базы ЕАПК окажутся полезными для ее дальнейшего совершенствования и единообразного применения.

1. Пантелеев М.В., Талянский В.Б. Про ведение экспертизы по существу в Евразийском патентном ведомстве. Части I-IV // Патентный поверенный. 2013. № 5. С. 21; № 6. С. 11; Там же. 2014. № 1. С. 37; № 2. С. 46.
2. Для советской высокоцентрализованнои административно-плановой экономики и всеобщей государственной собственности это результат, обеспечивающий научно-технический прогресс. В практике экспертизы под таким результатом понималось любое полезное для общества преимущество изобретения над прототипом.
3. В ЕПВ последнее использовали ранее. Сейчас технический характер решения там стали рассматривать в рамках изобретательского уровня.
4. Здесь и далее мы цитируем и комментируем Руководство в редакции 2010 г., которую Роспатент совместно с ЕПВ перевел на русский язык, в этой части она не отличается от действующей редакции 2013 г.
5. См.: Мещеряков В А. Изменение технического результата. Части I, II // Патентный поверенный. 2012. № 3. С. 12; № 4. С. 19.
6. Подробный анализ такой «гармонизации» отечественного законодательства с международными стандартами см.: Мещеряков В.А., Кузнецов Ю.Д. Изобретение — техническое решение, или Трудный российский путь гармонизации законодательства Части I-III // Патентный поверенный. 2011. № 1. С. 14: № 2. С. 38; № 3. С. 16; Мещеряков В.А., Кузнецов Ю.Д. Волшебные слова «техническое решение задачи». Части I-III // Там же. 2012. № 5. С. 19; № 6. С. 9; 2013. № 1. С. 16; Мещеряков В.А. Есть только вход, и то не тот, или Тайны мадридского двора в Роспатенте. Части I, II // Там же. 2013. № 3. C. 5; № 4. С. 15.
7. Джермакян В.Ю. Расширение арсенала средств не является универсальным техническим результатом // Патентный поверенный. 2013. № 3, С 19.
8. Патенты и лицензии. 2009. № 8 С. 17.
9. Там же. № 5. С. 28.