Что делать, если лицензиат не платит

1. Указать в договоре все существенные условия
2. Предусмотреть штрафные санкции
3. Зарегистрировать договор
4. Отказаться от договора/направить претензию
Регистрация франшизы

Объекты интеллектуальной собственности (ОИС) зачастую являются ценным активом и способны приносить существенную выгоду своему создателю или владельцу. При этом последним необязательно активно пользоваться ими самостоятельно, – право использования изобретений, товарных знаков, объектов авторских прав и иных ОИС может быть предоставлено другим лицам по лицензионному договору за вознаграждение, и такое использование будет считаться использованием ОИС под контролем лицензиара.

Лицензионный договор по общему правилу является возмездным: лицензиат обязуется выплатить лицензиару вознаграждение за предоставление права использования его ОИС, если договором не предусмотрено иное (п.5 ст.1235 ГК РФ). Безвозмездность же лицензионного договора должна быть прямо предусмотрена в соглашении. ОИС порой могут иметь большую ценность, чем, например, недвижимое имущество, поэтому лицензионные договоры между участниками делового оборота в большинстве случаев предусматривают выплату соразмерного вознаграждения за их использование правообладателю.

Важно отметить, что вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за сам факт предоставления права использования ОИС. Если лицензиат заключил такой договор, он не может ссылаться на фактическое неиспользование ОИС как на основание для неуплаты вознаграждения. Такой подход подтвержден Пленумом Верховного Суда РФ в Постановлении от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ): лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего ОИС (см. дела №№ А40-205925/2022, А40-205925/2022).

Естественно, заключая договор, стороны надеются на добросовестность контрагента и ожидают от него исполнения обязательств, предусмотренных соглашением. Предоставляя компании лицензию, правообладатель ОИС рассчитывает на получение вознаграждения в полном объеме и в согласованный срок. Однако на практике нередки случаи, когда лицензиат не выполняет свои обязательства по выплате предусмотренных договором платежей либо выполняет их несвоевременно и/или не в полном объеме.

Так, в деле № А40-8490/2019 у лицензиата программного обеспечения (ПО) для осуществления предпринимательской деятельности в интернет-магазине www.exist.ru возникла задолженность по выплате правообладателю вознаграждения. Лицензиар, в свою очередь, воспользовался предусмотренным лицензионным договором правом любой из сторон потребовать его расторжения, уведомив другую сторону за 60 календарных дней до предполагаемой даты расторжения, а затем направил лицензиату претензию с требованием погасить задолженность по платежам. В дальнейшем лицензиар обратился в суд с иском о взыскании с лицензиата задолженности. Лицензиат, в свою очередь, подал встречный иск к правообладателю о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение условий договора – досрочное прекращение доступа к ПО – в размере 5 млн руб. Эта сумма вдвое превышала его задолженность перед лицензиаром! Лицензиат дошел до Верховного суда, однако, несмотря на представленный нотариальный протокол осмотра доказательств, не смог доказать факта досрочного прекращения лицензиаром своих обязательств. Суды постановили взыскать с лицензиата имеющуюся задолженность, отказав в удовлетворении встречного иска.

В другом деле владелец товарного знака обратился с иском к ответчику о выплате задолженности по лицензионным платежам и пени за просрочку их выплаты. Ответчик же подал встречный иск, пытаясь оспорить действительность спорного договора. Он ссылался на мнимость заключенной сделки, поскольку стороны якобы никогда не приступали к исполнению договора. Суд, не найдя оснований для признания сделки недействительной, взыскал с лицензиата и задолженность по платежам, и неустойку (№ А40-92122/2018).

Таким образом, нередки случаи, когда лицензиаты недобросовестно исполняют свои обязанности по выплате вознаграждения за использование ОИС. Более того, зачастую они весьма активно защищаются! Что же делать владельцу ОИС, чтобы пользователь своевременно и в полном объеме выплачивал роялти по лицензионному договору?

1. Указать в договоре все существенные условия

Рекомендуется внимательно составить договор, четко прописав в нем все существенные условия, в том числе предмет договора, способы использования ОИС, размер и порядок выплаты вознаграждения.

Законом предусмотрено, что при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным (п.5 ст.1235 ГК РФ). Более того, отсутствие такого условия может препятствовать государственной регистрации договора в случаях, когда она является обязательной (см. дело №А40-63433/2011).

Если в лицензионном соглашении не указаны ОИС, лицензия на которые предоставляется, способы их использования, не прописаны или неоднозначно прописаны размер и порядок выплаты вознаграждения, недобросовестные пользователи могут попытаться признать такое соглашение незаключенным. Однако следует учесть, что сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по лицензионному договору либо иным образом подтвердившая его действие, не вправе требовать признания договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности согласно п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 432 ГК РФ (п. 40 Постановления Пленума ВС РФ).

Так, Суд по интеллектуальным правам (СИП), рассмотрев в кассационной инстанции дело №А60-20658/2022, установил факт исполнения сторонами спорного лицензионного соглашения, что послужило основанием для признания договора заключенным. Поскольку ответчик в процессе подписания договора не заявлял о несогласии с его предметом и не воспользовался возможностью отказаться от заключения договора на предложенных ему условиях, СИП согласился с выводами нижестоящих судов, что лицензиат добровольно принял на себя обязательства по спорному договору, поэтому несет ответственность за его исполнение, в том числе в части погашения образовавшейся задолженности и выплаты неустойки.

2. Предусмотреть штрафные санкции

В качестве дополнительных гарантий исполнения лицензиатом обязательств по выплате вознаграждения в лицензионном договоре рекомендуется прописать штрафные санкции (неустойку). На стадии заключения договора такие санкции оказывают «психологический» эффект на пользователя ОИС и побуждают его своевременно выплачивать вознаграждение, чтобы избежать дополнительных затрат.

Неустойка может быть выражена в твердой сумме, которая подлежит выплате однократно (штраф), либо представлять собой периодические платежи (пени). Поскольку нарушения, связанные с выплатой вознаграждения, зачастую являются длящимися во времени, то чаще всего в лицензионных договорах предусматривается неустойка в форме пени (например, определенный процент от суммы вознаграждения/платежа за каждый день просрочки выплаты).

Кроме того, весьма распространены договоры, предусматривающие такое условие: размер вознаграждения зависит от полученной лицензиатом прибыли от использования ОИС (например, процент от продаж), рассчитываемой сторонами на основании периодической отчетности, которая представляется им лицензиару. Для таких соглашений имеет смысл также предусмотреть неустойку, подлежащую уплате лицензиатом за несвоевременное предоставление отчетности, поскольку невозможность вовремя рассчитать размер вознаграждения, очевидно, повлечет его несвоевременную выплату.

Так, СИП, рассмотрев в кассационной инстанции дело №А33-20739/2022 по иску Российского авторского общества о взыскании с пользователя авторского вознаграждения, пени и штрафа, согласился с выводами нижестоящих судов о том, что, заключив лицензионный договор, пользователь принял на себя обязательства по уплате лицензионных платежей и предоставлении отчетов, но не представил доказательств должного их исполнения. Ввиду этого факт неуплаты платежей и нарушения обязанности по предоставлению отчетности обоснованно повлекли взыскание задолженности, пени и штрафа в установленном лицензионном договором размере.

3. Зарегистрировать договор

Если ОИС (например, патенты или товарные знаки) подлежат государственной регистрации, лицензиару следует проследить, чтобы лицензионный договор был должным образом зарегистрирован. И хотя отсутствие регистрации не влечет недействительности договора (п. 37 Постановления Пленума ВС РФ), все же его регистрация может существенно облегчить процесс доказывания состоявшегося предоставления права использования ОИС в суде. Особенно это касается тех случаев, когда лицензиат пытается сослаться на недействительность договора или непредоставление права использования ОИС, чтобы не выплачивать задолженность по лицензионным платежам. Так, в вышеназванном деле №А40-92122/2018 суд, отказывая в удовлетворении встречного иска о признании сделки мнимой, указывает среди прочих доводов, что лицензиар выполнил обязанность по предоставлению лицензии на товарный знак на дату подачи заявления о регистрации договора в Роспатент, и использует эту дату для отсчета исковой давности, который был ответчиком пропущен.

4. Отказаться от договора/направить претензию

Несомненно, в лицензионном договоре следует прописать основания и порядок одностороннего отказа от договора, в особенности для тех случаев, когда лицензиат не платит вознаграждение.

Стоит отметить, что в дополнение к общим основаниям для отказа от договора по ГК РФ четвертая часть ГК РФ специально предусматривает возможность лицензиара отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора при существенном нарушении лицензиатом обязанности по выплате вознаграждения в установленный договором срок. При этом лицензиар может потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение (п. 5 ст.1234 ГК РФ).

Претензия может быть эффективным досудебным средством, направленным на побуждение лицензиата выплатить вознаграждение. Чтобы донести до недобросовестного лицензиата серьезность намерений, правообладатель может указать в претензии, что в случае невыполнения лицензиатом требований правообладателя по выплате причитающихся ему средств, он намерен обратиться в суд за защитой своих прав. В суде, помимо вознаграждения и неустойки, с лицензиата могут быть также взысканы судебные расходы, что повлечет для него еще большие финансовые потери, поэтому досудебное урегулирование подобных споров выгодно обеим сторонам. Кроме того, претензия, согласно закону, является обязательной мерой досудебного урегулирования споров о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров (п.5 ст.4 АПК РФ).

Именно так поступил лицензиар в вышеприведенном деле о лицензировании ПО для ведения бизнеса в интернет-магазине www.exist.ru: заранее уведомил лицензиата о расторжении договора и направил ему претензию с требованием погасить задолженность по платежам. Не получив причитающихся выплат, он обратился в суд за защитой своих прав.

5. Обратиться в суд

Как следует из обширной практики арбитражных судов, некоторых недобросовестных пользователей ОИС не останавливают ни штрафные санкции, ни угроза судебного разбирательства, и они все равно нарушают взятые на себя обязательства по выплате вознаграждения, а иногда и «нападают» в ответ.

В таком случае правообладатель может обратиться в суд, чтобы защитить свои права и взыскать с пользователя ОИС задолженность по выплате вознаграждения и иные положенные по договору выплаты.

В суде лицензиару придется доказать, что он должным образом предоставил лицензиату право использования ОИС за вознаграждение, а лицензиат не исполнил и/или просрочил исполнение обязательств по оплате. На этапе доказывания важное значение будут иметь корректное ведение отчетности по использованию ОИС, бухгалтерской отчетности – от полноты представленных документальных доказательств напрямую зависит успех в суде. Важно регулярно направлять лицензиату предусмотренные договором документы и счета, получать от него должным образом подписанные отчетные документы, своевременно фиксировать нарушения лицензиата по предоставлению отчетности и выплате вознаграждения, уведомлять последнего о нарушениях.

Таким образом, чтобы максимально защитить себя от контрагентов-неплательщиков, владельцам ОИС, использующим в своей бизнес-модели лицензионные договоры, можно рекомендовать следующее:

• внимательно относиться к поиску потенциальных бизнес-партнеров, проводить тщательные проверки контрагентов;
• ответственно подходить к составлению лицензионных договоров, привлекать юристов, специализирующихся на праве интеллектуальной собственности;
• регистрировать лицензионные договоры, если ОИС подлежат государственной регистрации;
• аккуратно вести отчетность по использованию ОИС и бухгалтерскую отчетность;
• обращаться к специалистам для представления интересов владельцев ОИС в суде, если судебного разбирательства избежать не удалось.