Борьба с недобросовестной конкуренцией при копировании и имитации товаров

При обостряющейся конкурентной борьбе нарушители достаточно быстро реагируют на изменения рынка и адаптируют свою деятельность, чтобы извлечь максимальную прибыль. Ярким примером такой эволюции являются случаи имитации (копирования) внешнего стиля или образа товара, своеобразная «мимикрия» под хорошо себя зарекомендовавший в глазах потребителя товар. Каким же образом законодательство позволяет защитить компании внешний вид своей продукции?

Законодательство уже давно содержит нормы, позволяющие эффективно бороться с «классическими» нарушениями интеллектуальных прав, то есть со случаями незаконного использования товарных знаков и иных средств индивидуализации, объектов авторских или патентных прав.

Однако применительно к защите так называемого стиля / образа продукции как такового определенное время в этой части в законодательстве не было прямых норм. Разумеется, на практике можно было задействовать механизм защиты путем ссылки на нормы о недобросовестной конкуренции, с учетом ее общего определения в Федеральном законе от 26.07.2006 N135-ФЗ «О защите конкуренции», базовых положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, а также того факта, что перечень форм недобросовестной конкуренции как таковой является неисчерпывающим, что позволяет регулятору — Федеральной антимонопольной службе — проявлять большую гибкость применительно к реагированию на недобросовестные конкурентные действия.

Изменения в Законе о защите конкуренции

Федеральный закон от 05 октября 2015 г. № 275‑ФЗ существенным образом расширил юридический инструментарий борьбы с недобросовестной конкуренцией. В частности, в Закон о защите конкуренции была внесена статья 14.6, установившая запрет на недобросовестную конкуренцию в виде смешения.

Часть 1 указанной статьи предсказуемо охватывает запрет на недобросовестную конкуренцию в виде незаконного использования средств индивидуализации (товарного знака, фирменного наименования, коммерческого обозначения, наименования места происхождения товара) путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации.

Однако часть 2 указанной статьи как раз посвящена борьбе с недобросовестной конкуренции в виде копирования или имитации:

• внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом,
• упаковки такого товара,
• этикетки,
• наименования,
• цветовой гаммы,
• фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины)
• или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

В отношении введенного термина «смешение» регулятор в своем письме от 22.08.2018 №АД/66643/18 уточнил, что под смешением в целом следует понимать ситуацию, когда потребитель одного товара:

• отождествляет его с товаром другого производителя,
• либо допускает, несмотря на имеющиеся отличия, вероятность производства указанных товаров одним лицом.

В этой связи, ФАС подчеркнула, что последствием такого поведения на рынке является возможное перераспределение потребительского спроса от производителя оригинального товара в пользу товара конкурента-нарушителя в результате ошибочного приобретения потребителем товаров нарушителя, поскольку сходство упаковки создает ошибочное впечатление о принадлежности товаров одному производителю.

Разграничение между видами смешения при недобросовестной конкуренции

Как обратил внимание регулятор в своем письме от 30 июня 2017 №АК/44651/17, необходимость подобного разграничения вызвана тем, что индивидуализировать продукцию могут как конкретные обозначения, не зарегистрированные в качестве товарных знаков, так и общий внешний вид, элементы оформления упаковки и другие средства.

При смешении продукция хозяйствующего субъекта по тем или иным параметрам настолько напоминает продукцию конкурента, что потребитель способен принять его товар за товар конкурента.

Копирование и имитация – в чем отличие?

ФАС России в своем письме от 24.12.2015 №ИА/74666/15 «О применении «четвертого антимонопольного пакета» уточнила, что:

• Копированием внешнего вида изделия является воспроизведение внешнего вида изделия другого хозяйствующего субъекта (предпринимателя) и введение его в гражданский оборот.
• Имитация внешнего вида товара представляет собой своеобразное подражание товару конкурента с целью создания у покупателей впечатления о принадлежности таких товаров линейке имитируемых товаров.

При этом регулятор обратил внимание, что не может признаваться неправомерным копирование (имитация) внешнего вида изделия или его частей, если такое копирование обусловлено исключительно их функциональным применением.

Практика рассмотрения дел

За последние годы практика рассмотрения ФАС России дел, связанных с недобросовестной конкуренции при имитации / копировании товаров получает все большее развитие.

Разумеется, особый интерес представляют и те дела ФАС, которые стали предметом судебного контроля, в частности со стороны Суда по интеллектуальным правам. Следует отметить, что законодательство позволяет инициировать дело о недобросовестной конкуренции не только путем обращения в ФАС, но и напрямую в суд в порядке искового производства.

Рассмотрим же недавние судебные акты, предметом которых стал анализ решений ФАС по недобросовестной конкуренции в виде имитации / копирования товаров.

Так в одном из дел (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03 октября 2019 г. №С01—933/2019 по делу №А40—275171/2018) рассматривалась следующая ситуация. Российское подразделение крупного мирового производителя гигиенических товаров обратилось с жалобой в ФАС указывая на то, что в сети магазинов ответчика вводятся в оборот товары, имитирующие упаковки различных товаров заявителя (мужских дезодорантов, гелей для душа, туалетного крем-мыла и крем-гелей для душа, зубных паст и ополаскивателей для рта).

Рассмотрев материалы дела, ФАС пришла к выводу о том, что действия ответчика по введению в оборот товаров в спорных упаковках приводят к смешению с продукцией заявителя в связи с использованием дизайнерских решений заявителя.

При обжаловании решения ФАС ответчик обращал внимание судов на довод об отсутствии конкурентных отношений между ним и заявителем, ссылаясь на несоразмерность рыночных долей, объемов продаж и выручки ответчика и заявителя.

Однако суды отклонили указанные доводы, указав, что:

• небольшие объемы производства,
• ограниченная география реализации товара,
• небольшие размеры выручки
• и отсутствие (или незначительный объем) рекламных и маркетинговых затрат

В другом деле (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2019 N С01—1087/2019 по делу №А19—31735/2018) ФАС, делал вывод о смешении продукции (жевательной смолки) заявителя и ответчика, учитывал также справку ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС). В указанной справке по итогам исследования делался вывод о том, что спорные упаковки являются сходными до степени смешения, поскольку ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия сходных изобразительных элементов (прямоугольников, рамок, изображений, ветвей с шишками), наличия словесных элементов и надписей информационного характера, а также сходства композиционного решения и цветового сочетания обозначений (выполненные крупными буквами белого цвета словесные элементы расположены на зеленом фоне в центральной части прямоугольников слева от натуралистических изображений).

Ответчик пытался оспорить решение ФАС, в том числе ссылаясь на незаконность вышеуказанной справки ФИПС. Суд отклонил доводы ответчика, указав, что доводы ответчика не могут быть приняты во внимание, поскольку как таковая справка ФИПС может выступать доказательством по делу, при этом к указанной справке не применяются требования процессуального законодательства об экспертном заключении, а равно и формальные требования о необходимости указания в такой справке сведений о квалификации сотрудника ФИПС, подписавшего справку.

Еще одно недавнее дело, ставшее предметом рассмотрения Суда по интеллектуальным правам в указанной сфере, касалось иногда достаточно остро стоящего вопроса о квалификации того или иного элемента, который пытается защитить заявитель, в качестве «традиционного», присущего товарам того или иного вида как такового.

Так, в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2019 №С01—625/2019 по делу №А40—225924/2018 рассматривалась следующая ситуация. Производитель сухих кормов для птиц обратился с иском в суд, указывая, что конкурент имитирует внешний вид упаковок сухого корма для птиц.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции исковые требования были удовлетворены, в апелляционном суде же в иске было отказано.

Позиция апелляционного суда состояла в том, что размещение на товарах ответчиков аналогичных изображений птиц обусловлено целевым назначением продукции, оправдано, является традиционным, характерным для данного и других видов товаров и не является особенностью, присущей только упаковкам кормов для птиц истца. При этом апелляционный суд также подчеркнул отсутствие четких критериев в части того, что, по мнению истца и суда первой инстанции, составляет копирование или имитацию продукции истца, что создает неопределенность в части требований, предъявляемых к ответчикам, и, в конечно итоге, приводит к невозможности практического исполнения судебного решения.

Суд по интеллектуальным правам поддержал позицию апелляционного суда, отметив, что:

• объектами, несанкционированное использование которых способно вызвать смешение, могут быть только те, которые способны нести функцию индивидуализации: обладают различительной способностью либо приобрели ее в силу использования.
• при этом не может считаться вызывающим смешение, например, реализация товара, внешне аналогичного товару конкурента, при том, что эта аналогия обусловлена какими-либо объективными причинами.
• размещение на товарах ответчиков аналогичных изображений птиц обусловлено целевым назначением продукции, оправдано, является традиционным, характерным для данного и других видов товаров и не является особенностью, присущей только упаковкам кормов для птиц истца.

Указанное дело наглядно демонстрирует, что при решении вопроса об инициировании дела в отношении предполагаемой имитации товаров истцу (заявителю) необходимо тщательно подходить к вопросу в обоснование оригинального характера используемых им элементов внешнего вида своего товара.

Практические рекомендации и тактика доказывания

Исходя из анализа правоприменительной практики можно выделить следующие основные блоки доказательственных элементов, на которые стоит обратить внимание компаниям при инициировании антимонопольного дела в отношении недобросовестного конкурента в случае имитации / копирования товаров:

• необходимо четко обосновывать наличие конкурентных отношений между заявителем и предполагаемым нарушителем, в том числе приводить факты введения в оборот товаров на одном и том же рынке.
• тщательно изучить историю появления продукции конкурента на рынке, а равно убедительно представлять хронологию появления своей собственной продукции на рынке в защищаемом внешнем виде.
• предоставить документарные доказательства, относящиеся к разработке дизайна (внешнего вида) Вашей продукции и ее вывода на рынок (договоры с дизайнерами, рекламными агентствами, сведения об объемах продаж, спросе продукции).
• собрать убедительные доказательства, подтверждающие факт копирования / имитации. Особое внимание необходимо будет уделять четкому описанию элементов внешнего вида / дизайна (приемов оформления и т. п.), которые используются заявителем и копирование (имитация) которых осуществляется предполагаемым нарушителем
• проверить, существуют ли у потенциального ответчика свои интеллектуальные права, которые он может противопоставить как «защитные» в случае инициирования дела (например, промышленные образцы) и, при необходимости, оспорить такие права (например, путем подачи возражения против выдачи патента на промышленный образец при наличии к тому оснований).
• обосновать различительную способность у перечисленных элементов в качестве индивидуализации товара, который производит именно заявитель, стойкой ассоциации потребителя товаров именно с заявителем.
• устанавливать вероятность смешения — например, исходя из социологических и/или маркетинговых исследований, направленных на установление вероятности для потребителя перепутать товары и купить один вместо другого либо на создание впечатления, что товар (услуга) нарушителя каким-либо образом связаны с заявителем либо причастны к нему, относятся к параллельной продуктовой линейке и т. п.
• Обосновать причинение или возможности причинения ущерба (например, в связи с падением спроса).

При этом в качестве общего комментария, носящего стратегический характер, не стоит забывать и о последовательной работе над портфелем интеллектуальных прав компании, последовательно принимая решения, например, о патентовании соответствующих решений внешнего вида продукции или подаче новой заявки на товарный знак в случае модификации уже существующего бренда, а также проводя поиск перед выводом своей продукции на рынок на предмет оценки рисков применительно к возможному предъявлению требований со стороны третьих лиц.