Успешное представление интересов клиента в серии судебных споров о незаконном использовании изобретения

Описание ситуации

Клиент (Истец) на основании договора исключительной лицензии использует изобретение, представляющее собой техническое решение (устройство), применяемое в нефтедобывающей отрасли для безразрывного вторичного вскрытия нефтеносных пластов. Данное техническое решение применяется ведущими нефтедобывающими организациями Российской Федерации.

Ответчик допустил незаконное использование изобретения посредством изготовления, введения в гражданский оборот спорной продукции, равно как и применения изобретения в своей предпринимательской деятельности.

Решение

Юристами Екатеринбургского филиала фирмы (Е.П. Солоницына, Н.А. Рощупкин) была предложена двухэтапная стратегия защиты интересов Клиента, заключавшаяся в том, чтобы сначала предъявить неимущественный иск с целью доказать сам факт нарушения исключительного права на изобретение и запретить

Ответчику его использование, затем, основываясь на полученном судебном решении, предъявить иск о взыскании компенсации, а также об изъятии и уничтожении спорной продукции.

Ответчик находился на территории другого региона, а местонахождение его производственных площадок не было известно.

Сбор доказательств осложнялся тем, что производителям соответствующих изделий, как правило, известен субъектный состав рынка и основная деятельность друг друга. В связи с этим для сбора доказательств было привлечено третье лицо.

Так, одним из ключевых доказательств стала «контрольная закупка» спорного изделия, зафиксированная нотариально. Помимо этого, был проведен ряд мероприятий, включающих досудебное патентно-техническое исследование спорного изделия, полученного в результате «контрольной закупки», а также фиксация различными способами (нотариальные протоколы, архив сети Интернет) сведений, размещенных на интернет-сайте Ответчика о предложении к продаже спорной продукции.

Результат

В 2018г., основываясь на собранных доказательствах, был предъявлен иск о запрете использования изобретения какими-либо способами.

В процессе рассмотрения дела была назначена судебная патентно-техническая экспертиза (экспертиза комплексная, подготовленная специалистами разного профиля: патентный поверенный и технический специалист – доктор технических наук).

Спорное изделие, полученное в результате «контрольной закупки», хранилось у третьего лица на территории одного из заводов г. Екатеринбурга, в связи с чем потребовалось проведение выездного осмотра изделия, который предварительно был санкционирован судом первой инстанции. Осмотр изделия проводился на территории завода с участием сторон и сопровождался разбором спорного изделия, ввиду его конструктивной сложности.

Заключение судебной экспертизы подтвердило использование изобретения в спорном изделии, а вместе с этим и выводы досудебного патентоведческого исследования, на основе которого был предъявлен неимущественный иск.

Учитывая, что факт введения в гражданский оборот спорного изделия был зафиксирован нотариально, а использование изобретения в нём подтверждено как досудебным заключением, так и судебной экспертизой – судом первой инстанции исковые требования были удовлетворены в полном объеме и вышестоящими инстанциями оставлено без каких-либо изменений.

В 2020г., после вступления в законную силу решения суда по неимущественному иску, был предъявлен второй иск – иск о взыскании компенсации в размере 29 700 000 рублей, а также об изъятии из гражданского оборота и уничтожении спорной продукции. Размер компенсации был рассчитан как двукратный размер стоимости права использования изобретения (п.2 ст.1406.1 ГК РФ).

Между Клиентом и правообладателем был заключен договор исключительной лицензии, в связи с чем с целью минимизации рисков значительного снижения размера компенсации, предварительно было подготовлено заключение о стоимости права использования на условиях неисключительной лицензии. Кроме того, были собраны доказательства, свидетельствующие, что нарушение Ответчика является длящимся и продолжается и во время судебного разбирательства.

Судом апелляционной инстанции с Ответчика была взыскана компенсация в размере 22 440 000 (двадцати двух миллионов четырехсот сорока тысяч) рублей.

Указанный размер компенсации в рамках существующей судебной практики является значительным. Тем более, что количество судебных дел, в которых размер компенсации рассчитан как двукратный размер стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, совсем небольшое. Так, по данным, приведенным в Журнале Суда по интеллектуальным правам [1], за пять лет действия пункта 2 статьи 1406.1 ГК РФ (с 01.01.2015г. – начало действия нормы, по март 2020г.) ссылка на данную норму содержится всего в 46 судебных актах.

Двухэтапная стратегия защиты прав позволила в деле о взыскании компенсации основываться на преюдициальном судебном акте, которым уже был установлен факт нарушения и оценены многие из доказательств, ставшие ключевыми для определения размера компенсации, что позволило сократить сроки рассмотрения дела. Так, рассмотрение в суде первой инстанции неимущественного иска длилось 14 месяцев, иска же о взыскании компенсации – 6 месяцев.

В результате состоявшихся судебных актов правовой и финансовый интерес Клиента (Истца) в кратчайшие сроки был удовлетворен.

[1] Обзор судебной практики по вопросу взыскания компенсации за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. М.В. Радецкая, А.Е. Туркина \\ Журнал Суда по интеллектуальным правам. №27 (март 2020г.). Абз.4 стр.34.